제40화

이번 회차에서는 지난 3월 세간의 주목을 받았던, 디자인에 관한 일본 특허청(JPO)의 심결 취소 소송을 다루고자 합니다(지식재산고등재판소 2025년 (행고) 제10091호, 2026년 3월 10일 판결).
원고는 '오토바이'를 물품으로 하는 디자인 등록 출원을 진행하면서, 일본 특허청에 '디자인의 신규성 상실 예외 적용을 위한 증명서'(디자인법 제4조 제3항에 의거)를 제출했습니다.
디자인법 제4조 제3항과 관련된 2023년 개정 디자인법은 2024년 1월 1일부터 시행되었습니다. 본 건 출원은 2023년 8월 31일에 이루어졌으므로, 개정 전 디자인법 제4조 제3항이 적용됩니다. 해당 조항은 다음과 같이 규정하고 있습니다. "디자인법 제4조 제2항의 적용을 받으려는 자는 디자인 등록 출원 시 그 취지를 기재한 서면을 일본 특허청장에게 제출해야 하며, 디자인 등록 출원일부터 30일 이내에 해당 디자인이 (디자인법 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 사유로) 신규성 상실 예외 적용 대상임을 증명하는 서류를 제출해야 한다."
법 개정을 통해 다음과 같은 단서 조항이 추가되었습니다. "다만, 디자인 등록을 받을 권리를 가진 자에 의해 해당 디자인이 디자인법 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 행위가 2회 이상 있었던 경우에는, 그중 가장 먼저 있었던 행위에 관해서만 증명서를 제출하면 된다."
본 건에서 문제가 된 공개 디자인은 오토바이에 관한 것으로, 앞서 언급한 증명서에 기재된 전시회에서 전시되었습니다. 본 디자인 출원에 대한 최초 거절 이유 통지에서는, 전시회에서 공개된 오토바이를 출판사 편집부에서 촬영한 사진이 참조 디자인으로 제시되었습니다.
원고가 의견서를 제출한 후, 새로운 거절 이유가 통지되었습니다. 이번에 제시된 참조 디자인은 출판사 편집부가 제작한 컴퓨터 그래픽(CG) 이미지였으며, 이는 해당 출판사가 운영하는 웹사이트의 기사에 게재된 것이었습니다.
원고는 다시 의견서를 제출했으나 결국 거절 결정이 내려졌고, 이에 원고는 해당 결정에 불복하여 심판을 청구했습니다. 이에 대해 일본 특허청(JPO)은 "심판 청구는 이유 없다"는 심결을 내렸습니다.
이 심결의 요지는 다음과 같습니다. 등록을 출원한 디자인과 참조 디자인은 동일한 종류의 물품에 관한 것이며, 형상 및 기타 특징 면에서 유사하므로 양자는 유사한 것으로 간주됩니다. 또한, 출판사 편집부가 게시한 '예측' CG 이미지는 실제로 전시된 시제품의 디자인과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정은 적용되지 않습니다. 결과적으로 해당 디자인은 디자인법 제3조 제1항 제3호에 따라 등록을 받을 수 없는 디자인에 해당합니다. 아울러, 참조 디자인이 무단으로 제작되었다거나 출원인의 의사에 반하여 공개되었다는 증거가 없으므로, 디자인법 제4조 제1항의 규정 또한 적용될 수 없습니다.
원고는 일본 특허청의 심결 취소를 구하는 본 소송을 제기했습니다. 취소 사유로는 첫째, 신규성 상실의 예외 적용에 관한 오류가 있다는 점, 둘째, 등록 출원 디자인과 참조 디자인 간의 유사성 판단에 오류가 있다는 점이 제시되었습니다.
심결 취소 소송에서 원고 측 대리인은 '디자인 심사 기준'을 근거로 해당 심결이 위법하다고 주장했으나, 이 주장은 기각되었습니다. 앞서 설명한 바와 같이—최고재판소 판례(1978년 10월 4일 대법정 판결, 1975년(행츠) 제120호, 『민집(民集)』 제32권 제7호 1223쪽)를 인용하자면—심사지침은 법규범으로서의 지위를 갖지 않습니다. 본 사건의 판결 또한 이를 확인하며, "디자인 심사지침은 법규범으로서의 지위를 갖지 않는다"고 명시하고 있습니다. 일본 특허청의 심결 등 행정처분의 취소를 구하는 소송에서 사법심사의 대상은, 해당 처분이 심사지침에 부합하는지 여부가 아니라, 행사된 권한이 법률상 부여된 재량의 범위를 일탈했는지 또는 재량을 남용했는지 여부입니다(행정사건소송법 제30조).
다음으로, 본 사건의 행정처분 취소소송에서 어떠한 주장들이 제기되었어야 했는지 살펴보기로 한다.
기본 원칙으로 돌아가 보면, "무체재산법은 본질적으로 부정경쟁을 금지하기 위한 것"이라는 견해가 있다(『기초법학 3: 재산』 290쪽; 나카야마 노부히로 저, 「무체재산권」).
오토바이 제조사와 오토바이 잡지 발행인은 경쟁 관계에 있다고 보기 어렵고, 오히려 '협력 관계'에 있다고 할 수 있다.
오토바이 잡지 발행인이 오토바이 제조사가 전시한 시제품의 디자인을 바탕으로 (출시될 것으로 예상되는 제품의 디자인을 예측한) 컴퓨터 그래픽(CG) 이미지를 제작·발행하고, 그 예측된 디자인이 실제 최종 제품과 매우 유사하다면, 이는 독자들 사이에서 해당 잡지의 평판을 높여 결과적으로 잡지 판매량 증가에 기여하게 된다.
오토바이 제조사 입장에서도, 잡지 발행인이 화제를 불러일으키기 위해 기울인 이러한 노력은 신제품 판매를 촉진하는 데 도움이 된다.
요컨대, 오토바이 제조사와 오토바이 잡지 발행인은 서로 '협력 관계'에 있다고 볼 수 있다. 협력 관계에 있는 사업자가 공개한 예측적 CG 이미지가 전시회에 출품된 실제 시제품의 디자인과 실질적으로 완전히 동일하지는 않더라도, 이러한 CG 이미지의 공개는 디자인 등록을 받을 권리를 가진 자의 행위에 의한 공개와 동일시할 수 있다. 이러한 해석은 산업 발전에 기여한다는 디자인보호법의 입법 목적(디자인보호법 제1조)과도 부합한다.
다음으로, 협력 관계에 있는 사업자가 제작한 예측적 CG 이미지의 공개가 디자인보호법 제4조 제2항의 적용 대상이 되기 위해서는, 동법 제4조 제3항에 규정된 절차를 거쳐야 하는지 여부를 검토해 보기로 한다. 본 출원의 출원일은 2023년 8월 31일이므로, 2023년 개정 전의 디자인보호법 제4조 제3항의 규정이 적용된다. "동 규정은 신규성 상실의 예외를 인정하기 위한 절차로서 마련된 것이므로, 권리자의 행위에 의해 여러 차례의 공개가 이루어진 경우, 원칙적으로는 각 공개마다 소정의 절차를 거쳐야 한다고 볼 수 있다. 그러나 이미 소정의 절차를 완료한 공개와 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 공개에 대해서는, 별도의 추가 절차 없이도 예외 규정을 적용할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다." (지적재산고등재판소 2023년 6월 12일 판결, 사건번호 2023(Gyo-Ke) 10008)
또한, 특허 관련 사건이기는 하나, 법원은 다음과 같이 판시한 바 있다. "특허법 제30조 제2항은 신규성 상실의 예외를 인정하기 위한 절차로서 마련된 것이므로, 권리자의 행위에 의해 발명이 여러 차례 공개된 경우, 원칙적으로는 각 공개마다 소정의 절차를 거쳐야 한다고 볼 수 있다. 그러나 이미 소정의 절차를 완료한 공개와 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 공개에 대해서는, 별도의 추가 절차 없이도 예외 규정을 적용할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다." (오사카지방법원 2017년 4월 20일 판결, 사건번호 2016(Wa) 928)
이상의 내용을 종합해 볼 때, 협력 관계에 있는 사업체들이 공동으로 제작한 '예측용 CG(predictive CG)'의 공개와 관련하여, 디자인보호법 제4조 제2항에 따른 예외를 적용받기 위해 동법 제4조 제3항에 규정된 절차를 반드시 거쳐야 하는 것은 아니라고 결론짓는 것이 타당하다.
2024년 1월 1일 이후에 출원된 디자인 등록 출원에는 (2023년에 개정된) 디자인보호법 제4조 제3항이 적용되므로, 신규성 상실의 예외 적용을 뒷받침하기 위해 판례를 인용할 필요가 없어졌다는 점에 유의하시기 바랍니다.
이러한 점을 고려할 때, 심결 취소를 구하는 본 소송에서는 원심결이 입법 취지(디자인보호법 제1조)에 반하며, 법률이 부여한 재량권의 남용(행정소송법 제30조)에 해당한다는 점을 주장해야 합니다.
설령 지식재산고등법원이 이러한 주장을 받아들이지 않더라도 최고재판소(대법원)에 상고할 가치는 충분합니다. 만약 최고재판소에서 승소 판결을 이끌어낸다면, 이는 지식재산법 분야에서 중요한 선례가 될 것입니다.