제40화

이번 회차에서는 지난 3월 세간의 주목을 받았던, 디자인에 관한 일본 특허청(JPO)의 심결 취소 소송을 다루고자 합니다(지식재산고등재판소 2025년 (행고) 제10091호, 2026년 3월 10일 판결).
원고는 '오토바이'를 물품으로 하는 디자인 등록 출원을 진행하면서, 일본 특허청에 '디자인의 신규성 상실 예외 적용을 위한 증명서'(디자인법 제4조 제3항에 의거)를 제출했습니다.
디자인법 제4조 제3항과 관련된 2023년 개정 디자인법은 2024년 1월 1일부터 시행되었습니다. 본 건 출원은 2023년 8월 31일에 이루어졌으므로, 개정 전 디자인법 제4조 제3항이 적용됩니다. 해당 조항은 다음과 같이 규정하고 있습니다. "디자인법 제4조 제2항의 적용을 받으려는 자는 디자인 등록 출원 시 그 취지를 기재한 서면을 일본 특허청장에게 제출해야 하며, 디자인 등록 출원일부터 30일 이내에 해당 디자인이 (디자인법 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 사유로) 신규성 상실 예외 적용 대상임을 증명하는 서류를 제출해야 한다."
법 개정을 통해 다음과 같은 단서 조항이 추가되었습니다. "다만, 디자인 등록을 받을 권리를 가진 자에 의해 해당 디자인이 디자인법 제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하게 된 행위가 2회 이상 있었던 경우에는, 그중 가장 먼저 있었던 행위에 관해서만 증명서를 제출하면 된다."
본 건에서 문제가 된 공개 디자인은 오토바이에 관한 것으로, 앞서 언급한 증명서에 기재된 전시회에서 전시되었습니다. 본 디자인 출원에 대한 최초 거절 이유 통지에서는, 전시회에서 공개된 오토바이를 출판사 편집부에서 촬영한 사진이 참조 디자인으로 제시되었습니다.
원고가 의견서를 제출한 후, 새로운 거절 이유가 통지되었습니다. 이번에 제시된 참조 디자인은 출판사 편집부가 제작한 컴퓨터 그래픽(CG) 이미지였으며, 이는 해당 출판사가 운영하는 웹사이트의 기사에 게재된 것이었습니다.
원고는 다시 의견서를 제출했으나 결국 거절 결정이 내려졌고, 이에 원고는 해당 결정에 불복하여 심판을 청구했습니다. 이에 대해 일본 특허청(JPO)은 "심판 청구는 이유 없다"는 심결을 내렸습니다.
이 심결의 요지는 다음과 같습니다. 등록을 출원한 디자인과 참조 디자인은 동일한 종류의 물품에 관한 것이며, 형상 및 기타 특징 면에서 유사하므로 양자는 유사한 것으로 간주됩니다. 또한, 출판사 편집부가 게시한 '예측' CG 이미지는 실제로 전시된 시제품의 디자인과 실질적으로 동일하다고 볼 수 없으므로, 신규성 상실의 예외 규정은 적용되지 않습니다. 결과적으로 해당 디자인은 디자인법 제3조 제1항 제3호에 따라 등록을 받을 수 없는 디자인에 해당합니다. 아울러, 참조 디자인이 무단으로 제작되었다거나 출원인의 의사에 반하여 공개되었다는 증거가 없으므로, 디자인법 제4조 제1항의 규정 또한 적용될 수 없습니다.
원고는 일본 특허청의 심결 취소를 구하는 본 소송을 제기했습니다. 취소 사유로는 첫째, 신규성 상실의 예외 적용에 관한 오류가 있다는 점, 둘째, 등록 출원 디자인과 참조 디자인 간의 유사성 판단에 오류가 있다는 점이 제시되었습니다.
심결 취소 소송에서 원고 측 대리인은 '디자인 심사 기준'을 근거로 해당 심결이 위법하다고 주장했으나, 이 주장은 기각되었습니다. 앞서 설명한 바와 같이—최고재판소 판례(1978년 10월 4일 대법정 판결, 1975년(행츠) 제120호, 『민집(民集)』 제32권 제7호 1223쪽)를 인용하자면—심사지침은 법규범으로서의 지위를 갖지 않습니다. 본 사건의 판결 또한 이를 확인하며, "디자인 심사지침은 법규범으로서의 지위를 갖지 않는다"고 명시하고 있습니다. 일본 특허청의 심결 등 행정처분의 취소를 구하는 소송에서 사법심사의 대상은, 해당 처분이 심사지침에 부합하는지 여부가 아니라, 행사된 권한이 법률상 부여된 재량의 범위를 일탈했는지 또는 재량을 남용했는지 여부입니다(행정사건소송법 제30조).
다음으로, 본 사건의 행정처분 취소소송에서 어떠한 주장들이 제기되었어야 했는지 살펴보기로 한다.
기본 원칙으로 돌아가 보면, "무체재산법은 본질적으로 부정경쟁을 금지하기 위한 것"이라는 견해가 있다(『기초법학 3: 재산』 290쪽; 나카야마 노부히로 저, 「무체재산권」).
오토바이 제조사와 오토바이 잡지 발행인은 경쟁 관계에 있다고 보기 어렵고, 오히려 '협력 관계'에 있다고 할 수 있다.
오토바이 잡지 발행인이 오토바이 제조사가 전시한 시제품의 디자인을 바탕으로 (출시될 것으로 예상되는 제품의 디자인을 예측한) 컴퓨터 그래픽(CG) 이미지를 제작·발행하고, 그 예측된 디자인이 실제 최종 제품과 매우 유사하다면, 이는 독자들 사이에서 해당 잡지의 평판을 높여 결과적으로 잡지 판매량 증가에 기여하게 된다.
오토바이 제조사 입장에서도, 잡지 발행인이 화제를 불러일으키기 위해 기울인 이러한 노력은 신제품 판매를 촉진하는 데 도움이 된다.
요컨대, 오토바이 제조사와 오토바이 잡지 발행인은 서로 '협력 관계'에 있다고 볼 수 있다. 협력 관계에 있는 사업자가 공개한 예측적 CG 이미지가 전시회에 출품된 실제 시제품의 디자인과 실질적으로 완전히 동일하지는 않더라도, 이러한 CG 이미지의 공개는 디자인 등록을 받을 권리를 가진 자의 행위에 의한 공개와 동일시할 수 있다. 이러한 해석은 산업 발전에 기여한다는 디자인보호법의 입법 목적(디자인보호법 제1조)과도 부합한다.
다음으로, 협력 관계에 있는 사업자가 제작한 예측적 CG 이미지의 공개가 디자인보호법 제4조 제2항의 적용 대상이 되기 위해서는, 동법 제4조 제3항에 규정된 절차를 거쳐야 하는지 여부를 검토해 보기로 한다. 본 출원의 출원일은 2023년 8월 31일이므로, 2023년 개정 전의 디자인보호법 제4조 제3항의 규정이 적용된다. "동 규정은 신규성 상실의 예외를 인정하기 위한 절차로서 마련된 것이므로, 권리자의 행위에 의해 여러 차례의 공개가 이루어진 경우, 원칙적으로는 각 공개마다 소정의 절차를 거쳐야 한다고 볼 수 있다. 그러나 이미 소정의 절차를 완료한 공개와 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 공개에 대해서는, 별도의 추가 절차 없이도 예외 규정을 적용할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다." (지적재산고등재판소 2023년 6월 12일 판결, 사건번호 2023(Gyo-Ke) 10008)
또한, 특허 관련 사건이기는 하나, 법원은 다음과 같이 판시한 바 있다. "특허법 제30조 제2항은 신규성 상실의 예외를 인정하기 위한 절차로서 마련된 것이므로, 권리자의 행위에 의해 발명이 여러 차례 공개된 경우, 원칙적으로는 각 공개마다 소정의 절차를 거쳐야 한다고 볼 수 있다. 그러나 이미 소정의 절차를 완료한 공개와 밀접한 관련이 있고 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 공개에 대해서는, 별도의 추가 절차 없이도 예외 규정을 적용할 수 있다고 해석하는 것이 타당하다." (오사카지방법원 2017년 4월 20일 판결, 사건번호 2016(Wa) 928)
이상의 내용을 종합해 볼 때, 협력 관계에 있는 사업체들이 공동으로 제작한 '예측용 CG(predictive CG)'의 공개와 관련하여, 디자인보호법 제4조 제2항에 따른 예외를 적용받기 위해 동법 제4조 제3항에 규정된 절차를 반드시 거쳐야 하는 것은 아니라고 결론짓는 것이 타당하다.
2024년 1월 1일 이후에 출원된 디자인 등록 출원에는 (2023년에 개정된) 디자인보호법 제4조 제3항이 적용되므로, 신규성 상실의 예외 적용을 뒷받침하기 위해 판례를 인용할 필요가 없어졌다는 점에 유의하시기 바랍니다.
이러한 점을 고려할 때, 심결 취소를 구하는 본 소송에서는 원심결이 입법 취지(디자인보호법 제1조)에 반하며, 법률이 부여한 재량권의 남용(행정소송법 제30조)에 해당한다는 점을 주장해야 합니다.
설령 지식재산고등법원이 이러한 주장을 받아들이지 않더라도 최고재판소(대법원)에 상고할 가치는 충분합니다. 만약 최고재판소에서 승소 판결을 이끌어낸다면, 이는 지식재산법 분야에서 중요한 선례가 될 것입니다.

제39화

5월말부터 6월 초에 걸쳐, 변리사 업계에서 화제가 된 책이 있습니다.
"특허실무를 위한 진보성의 전부"
저자는 8명 전원 이계학부 출신의 변리사입니다. 감수자는 이계학부 출신의 변호사입니다. 늦어지면서 도서관에서 빌려 보았습니다 (숙독은하지 않았습니다).
본서의 제1장의 1－2에 「진보성의 판단에 관련된 기본적인 사고방식」으로서, 「당업자」 「논리의 구축(논리부착)」 「기술 상식」 「주지 기술·관용 기술」 「기술 수준」에 대해서 특허청의 심사 기준을 그대로 복사하고 있습니다. 본서의 저자 및 감수자는 진보성에 대해 논하는 것은 심사기준을 복사하는 것으로 이해하고 있는 것 같습니다.
또, 「Column3 후지혜」로서, 심사 기준을 인용해 해설하고 있습니다만, 이것에는, 그 근거가 되는 지재고 재판례(지재 고재 헤세이 20년(행사) 제10096호 동 21년 1월 28일 판결)가 있습니다.
그런데 심사 기준이란, 「신청에 의해 요구된 허가등을 할지 어떨지를 그 법령의 정에 따라 판단하기 위해서 필요한 기준을 말한다.」라고 정의되고 있습니다(행정 절차법 2조 8호 로).
이 심사 기준은, 일반적으로 법규성, 재판 규범성은 없다고 여겨지고 있습니다 「축조 해설 행정 절차법〔개정 행심법 대응판〕」(일반 재단법인 행정 관리 연구 센터 편집).
이에 대해 대법원은 "행정청이 그 재량에 맡긴 사항에 대해 재량권행사의 준칙을 정하는 것이 있어도 이러한 준칙은 본래 행정청의 처분의 타당성을 확보했다. 의의 것이기 때문에, 처분이 우준칙에 위배되어 행해졌다고 해도, 원칙으로서 당부당의 문제를 일으키는 것에 그치고, 당연히 불법이 되는 것은 아니다. 법이 인정하는 재량권의 범위를 초과하거나 그 남용이 있는 경우에 한정되는 것이며, 또한 그 경우에 한하여 법원은 해당 처분을 취소할 수 있는 것으로, 행정사건소송법 30 조의 규정은 이 이론을 밝힌 것에 틀림없다.」
즉 심사기준은 법원에 대하여 법적 구속력이 없는 것은 당연히 심사관·심판관에 대해서도 법적 구속력은 없고, 심사관·심판관이 심사기준과는 다른 판단을 해도, 그것만으로는 불법이 되지 않습니다.
심결 취소 소송은 행정 사건 소송법의 적용을 받습니다(특허법 67조 3항 9호). 이 때문에 심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심판에 있어서의 판단이 심사기준에 적합하고 있는지 여부가 아니라, 법이 인정하는 재량권의 범위를 넘어서거나 그 남용이 있는지 아닌지입니다(행정사건소송법 30조).
심사단계에서 심사기준을 인용하여 반론하는 것은 허용된다고 해도 심판에서는 심사기준이 아니라 판례 내지 재판례를 인용하여 반론해야 합니다. 심판으로 거절심결하고 심결취소 소송에서 뒤집히면 심판관의 평가에 영향을 주기 때문입니다.
법원의 판단인 판결에는 판례와 재판례가 있습니다. 「판례」란, 다른 사안에 적용해야 할 법률적 견해를 포함하고 있는 판결을 말하며, 해당 사안에 있어서의 이유를 판시한 것만으로는 판례가 아닙니다(대법 쇼와 26년(아) 제3474호 동 28년 2월 12일 제1소법정 결정·형집 제7권 2호 211페이지). 즉, 최고재판결인지 고재판결인지 지재판결인지는 판례와 재판례의 구별에 관계가 없습니다. 대법원 판결에서도 판례가 있고, 지재 판결에서도 판례가 있습니다. 다만, 상고수리신청의 이유로 할 수 있는 것은 대법원 판례(이것이 없는 경우에는 항소법원인 고재의 판례)뿐입니다(민사소송법 318조 1항).
덧붙여 진보성에 대한 대법원 판결은, 이하의 1건만입니다.
・대법원 2018년(행히) 제69호령 화원년 8월 27일 제3소법정 판결 ・집민 제262호 51페이지
특허의 진보성에 대해 논할 경우, 우선, 지재 판결 중에서 판례를 추출할 필요가 있습니다만, 법률의 아마추어가 수많은 판결 중에서 판례를 추출하는 것은 곤란합니다.
거기서 법률의 프로의 힘을 빌리기 위해서, 이하의 논문을 참조합니다.
「진보성을 생각한다」(고부眞規子)(패턴트지, 2022년 1월호)
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3931
본 논문의 저자는 전지재고재소장이며, 대법원 조사관도 맡은 지재재판 전문가입니다.

제38화

펄월드 소송과 그 관련 출원이 화제가 되고 있습니다.
닌텐도 주식회사와 주식회사 포켓몬이, 게임 소프트 「펄 월드/Palworld」를 개발·전달하는 주식회사 포켓 페어를 상대로 제기한 특허권 침해 소송입니다.
게임 소프트웨어의 권리 침해에 대해서는 저작권 침해와 특허권 침해가 생각됩니다.
저작권 침해 소송은 유사성과 의존성을 입증해야 하며, 그 장애물은 높습니다. 예를 들면, 그리 주식회사가 주식회사 디·엔·에이 등에 대해, 휴대전화기용 인터넷 게임 「낚시 게이타운2」가 원고의 저작권을 침해하는 취지의 호소를 제기해, 제1심은 금지와 일부 손해 배상을 인정했습니다만, 항소심은 저작권 침해를 인정하지 않고 제1심 판결을 취소했습니다.
특허권 침해 소송에서는 게임의 알고리즘이 원고의 특허권을 침해하는 취지의 호소를 제기하게 됩니다. 원고는 원래의 출원의 일부를 분할하여 계속시키고, 또한 피의침해품에 맞춘 분할출원을 실시함으로써 소송을 유리하게 진행할 수 있습니다.
피고는 피의침해품을 설계 변경하고 특허권 침해를 피할 수 있습니다. 이 경우 원고는 「균등론」을 주장하거나 설계 변경 후의 제품에 맞추어 새로운 분할 출원을 실시할 수도 있습니다.
또 피고는, 무효 이유의 항변을 주장할 수 있습니다(특허법 104조의 3).
특허권 침해 소송은 종합 격투기입니다. 유리하게 싸움을 진행하고 있다고 생각해도, 상대가 돌려 기술을 내보내는 것으로, 한순간에 역전되는 일도 있습니다.
법원은 판결이 아니라 화해로 정리하려고 합니다(민소법 89조). 화해로 재판을 종료함으로써 법원은 판결을 작성하지 않고 완료됩니다. 재판기록은 원칙으로서 공개됩니다만(동법 91조 1항), 화해조항에 관련된 부분은 비공개이므로(동조 2항 2문), 당사자는 화해 내용을 세상에 알려지지 않고 끝납니다.
펄월드 소송에서는, 호소의 근거가 된 특허(원출원의 우선일:2021년 12월)의 분할 출원(특원 2026-19762)이, 정보 제공에 의한 게임 소프트 동영상을 인용되어 거절 사정된 것이 화제가 되고 있습니다. 그 인용 게임 소프트 동영상은 2013년 공개입니다.
원고는, 법원으로부터 화해 권시되었을 경우, 화해 조건을 유리하게 하려고 분할 출원한 것으로 생각됩니다만, 호소의 근거가 된 특허권의 우선일보다 전에 공개된 게임 소프트 동영상을 인용되어 거절 사정된 것에 의해, 상대방에게 무효 이유의 항변 이유를 제공한 것이 됩니다. 즉 藪을 붙여 뱀을 낸 것입니다.