제19화

특허출원의 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있으며(특허법 제48조의3 제1항), 그 기간 내에 심사청구가 없으면 해당 특허출원은 취하된 것으로 간주된다(특허법 제4조 제4항).
출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 특허출원이 공개된다(특허법 제64조 제1항), 따라서 취하된 특허출원과 동일한 내용의 출원을 하더라도 동법 제29조 제1항(신규성)에 해당하여 거절된다(특허법 제49조 제2항).
특허출원에 대한 심사청구율은 74.8%(2020년)이다(https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020202.pdf). 즉, 특허출원 4건 중 1건은 권리를 부여받지 못하고, 출원공개 후 후속 출원을 배제하는 효과만 있을 뿐이다(특허법 제29조 제1항 또는 제29조 제2항).
출원 당시 심사청구 여부를 결정하지 않고 출원 후 3년 뒤에 권리를 취득할 필요성이 발생하더라도 권리를 취득할 기회는 이미 상실된 것이다.
반면 실용신안은 실체심사 없이 등록되므로(실용신안법 제14조 제2항) 실용신안 기술평가서를 제출하고 경고를 받아야만 권리를 행사할 수 있다(실용신안법 제29조의2). 실용신안권이 만료된 후에도 실용신안 기술평가 청구가 가능하다(실용신안법 제12조 제2항).
실용신안권자는 실용신안등록출원일로부터 3년 이내에 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있다(특허법 제46조의2 제1항).
이에 따라 출원 당시 심사청구 여부가 미정인 경우, 일단 실용신안등록출원을 하고 출원일로부터 3년 이내에 권리획득의 필요성이 발생하면 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있고, 그렇지 않은 경우 실용신안등록을 유지한 경우 출원 후 3년이 지나 권리획득의 필요성이 발생하더라도 실용신안기술평가를 청구하여 권리를 행사할 수 있다.
실용신안등록에 따른 특허출원제도를 활용하면 출원 및 권리획득 비용을 절감할 수 있으며, 필요에 따라 출원내용에 대한 권리획득도 가능하다.

제18화

입체적인 형상은 디자인 등록 신청도 가능하며, 입체상표로서 등록출원하는 것도 가능합니다.
디자인권은 인간의 정신적 활동에 의한 창작물이므로, 등록에는 신규성과 창작성이 요구되며, 권리기간도 유한(출원일로부터 25년)입니다.
반면 상표권은 보호대상이 영업상의 신용이므로, 사용에 의한 주지성이 요구되며, 권리 기간은 갱신 등록에 의해 반영구적입니다.
이에 대해 지적재산고등법원는 다음과 같은 판시를 하고 있습니다.
「상표권은 유효기간을 반복적으로 갱신함으로써 반영구적으로 보유할 수 있으므로, 실용신안권 또는 디자인권의 대상이었던 입체도형을 상표권을 통해 보호하면 특정인에게 실용신안법 또는 디자인법에 따른 권리기간을 초과하여 반영구적으로 독점적 권리를 부여하는 결과가 될 수 있으며, 이는 사업자 간의 공정한 경쟁을 부당하게 제한할 수 있습니다. 따라서, 실용신안권이나 디자인권의 대상이 되고 있던 입체적 형상에 대해 권리에 의한 독점과는 무관하게 자타식별력을 취득한 등의 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정할 수 없다. 」(지적재산고등법원 헤세이 29년(행케) 제10155호 헤세이 30년 1월 15일 판결)
최근, 이 「사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정한다」특단의 사정이 인정되어, 신 고질라의 입체 상표가 인정되었습니다.
「고질라 캐릭터의 압도적인 인지도」를 전제로, 「본원 상표는 상표법 3조 1항 3호에 해당하지만, 본원 상표에 대해서는, 그 지정 상품에 사용된 결과, 수요자인 일반소비자가 원고의 업무에 관련된 상품임을 인식할 수 있게 된 것으로 인정할 수 있으므로 동조 2항에 해당한다. 」 (지적재산고등법원령 화 6년(행케) 제10047호 령화 6년 10월 30일 판결)

제17화

무형재산권(지식재산권)에는 인간의 정신활동의 결과인 창작물에 대한 권리와 영업권(기본법률 3: 재산권, 281쪽, 나카야마 노부히로 지음 "무형재산권")이 포함됩니다.
인간의 정신활동의 결과인 창작물에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 포함됩니다. 영업권에는 상표권이 포함됩니다.
특허권 등과 달리 침해자는 상표법 제38조 제2항에 근거하여 상표권자로부터 손해배상 청구에 대한 방어수단으로 손해가 발생하지 않았다는 것을 주장하고 입증함으로써 손해배상 책임을 피할 수 있습니다(대법원, 1994(O) 제1102호, 제3소법원 판결, 1997년 3월 11일, 민슈 제51권 제3호, 1055쪽).
즉, 상표권은 상표 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표에 내재된 영업권을 보호하기 때문에, 상표를 등록하더라도 그것만으로는 권리를 행사할 수 없습니다. 대법원은 이 문제에 대해 다음과 같은 해설을 하고 있다.
"특허권이나 실용신안권과 같은 권리는 상표권과 다르게 생각해야 한다. 즉, 특허권과 실용신안권 자체에 창작적 가치가 있고, 침해물품은 그 성능, 유용성 등에 있어서 특허권을 활용하고 있으므로 침해물품의 판매액의 일부는 필연적으로 특허권의 가치에 상응한다. 나아가 침해물품의 판매는 특허권을 구현한 제품에 대한 수요가 있음을 의미하며, 침해물품이 애초에 판매된다는 사실은 특허권에 대한 라이센스 설정에 대한 수요가 있음을 의미한다고 할 수 있다.
반면 상표권은 그 자체로는 창작적 가치가 없고, 그 제품이 유래한 회사 또는 기타 단체의 사업적 신용과 연계될 때에만 일정한 가치를 갖는다. 즉, 상표가 부착된 제품이 판매된다는 사실이 곧 상표가 판매에 기여했다는 것을 의미하지 않으며, 제품이 판매된다는 것이 상표 사용에 대한 라이센스에 대한 수요가 있음을 의미하지도 않는다." (동일 판결, 대법원 판례 해설, 민사 사건, 1997(1부)(370페이지))
상표권은 두 가지 요건이 충족되지 않는 한 행사할 수 없습니다. 즉, 상표가 특허청에 등록되어 있어야 하고 상표가 실제로 사용 중이며 사업에서 영업권을 확립해야 합니다.