제17화

무형재산권(지식재산권)에는 인간의 정신활동의 결과인 창작물에 대한 권리와 영업권(기본법률 3: 재산권, 281쪽, 나카야마 노부히로 지음 "무형재산권")이 포함됩니다.
인간의 정신활동의 결과인 창작물에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 포함됩니다. 영업권에는 상표권이 포함됩니다.
특허권 등과 달리 침해자는 상표법 제38조 제2항에 근거하여 상표권자로부터 손해배상 청구에 대한 방어수단으로 손해가 발생하지 않았다는 것을 주장하고 입증함으로써 손해배상 책임을 피할 수 있습니다(대법원, 1994(O) 제1102호, 제3소법원 판결, 1997년 3월 11일, 민슈 제51권 제3호, 1055쪽).
즉, 상표권은 상표 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표에 내재된 영업권을 보호하기 때문에, 상표를 등록하더라도 그것만으로는 권리를 행사할 수 없습니다. 대법원은 이 문제에 대해 다음과 같은 해설을 하고 있다.
"특허권이나 실용신안권과 같은 권리는 상표권과 다르게 생각해야 한다. 즉, 특허권과 실용신안권 자체에 창작적 가치가 있고, 침해물품은 그 성능, 유용성 등에 있어서 특허권을 활용하고 있으므로 침해물품의 판매액의 일부는 필연적으로 특허권의 가치에 상응한다. 나아가 침해물품의 판매는 특허권을 구현한 제품에 대한 수요가 있음을 의미하며, 침해물품이 애초에 판매된다는 사실은 특허권에 대한 라이센스 설정에 대한 수요가 있음을 의미한다고 할 수 있다.
반면 상표권은 그 자체로는 창작적 가치가 없고, 그 제품이 유래한 회사 또는 기타 단체의 사업적 신용과 연계될 때에만 일정한 가치를 갖는다. 즉, 상표가 부착된 제품이 판매된다는 사실이 곧 상표가 판매에 기여했다는 것을 의미하지 않으며, 제품이 판매된다는 것이 상표 사용에 대한 라이센스에 대한 수요가 있음을 의미하지도 않는다." (동일 판결, 대법원 판례 해설, 민사 사건, 1997(1부)(370페이지))
상표권은 두 가지 요건이 충족되지 않는 한 행사할 수 없습니다. 즉, 상표가 특허청에 등록되어 있어야 하고 상표가 실제로 사용 중이며 사업에서 영업권을 확립해야 합니다.

제16화

메리야스 편기 사건(대법원 쇼와 42년(행츠) 제28호 동 51년 3월 10일 대법정 판결·민집 제30권 2호 79페이지)와 셰트와 사건(대법원 쇼와 63년(행츠) ) 제37호 헤세이 3년 4월 23일 제3소법정 판결·민집 제45권 4호 538페이지)와는, 모순되는 것은 아닐까 하는 지적이 있습니다. 모순이라면 어느 것이 원칙으로 어느 것이 예외인가라는 것이 됩니다.
종래의 대법원의 판단은 “원심이 사실심인 이상 심판 시 주장되지 않은 과실 사실, 심결청이 심결의 기초로 하지 않은 사실을 당사자가 소송에서 다시 주장하는 것은 불법으로 없다”(대법원 쇼와 26년(오) 제745호 동 28년 10월 16일 제2소법정 판결·집민 10호 189페이지).
「본건 심판에 있어서의 쟁점에 관한 한, 소송의 단계에서도, 공격, 방대의 방법으로서, 새로운 사실상의 주장이 풀리지 않는 것은 아니다.」(대법원 쇼와 33년(오) 제567호 동 35년 12 월 20일 제3소법정 판결·민집 제14권 14호 3103페이지)
「등록 무효 심판의 심결의 취소 소송에 있어서, 계쟁의 법조 위반과는 별개의 등록 무효 사유를 주장해 싸울 수 없지만,・・・, 그 심리의 범위를, 심결이 결론의 기초로 한 특정 사항의 판단 또는 그 판단의 과정에 불법이 있는지의 여부에 한정하는 것은 상당하지 않다”(대법원 쇼와 39년(행츠) 제62호 동 43년 4월 4일 제1소법정 판결·민집 제22권 4호 816페이지).
메리야스 편기 사건에서는, 이하의 이유로, 상기의 각 판례를 변경했습니다.
특허무효심판의 심결취소소송에서 특정 공지사실과의 대비에서의 무효의 주장과 다른 공지사실과의 대비에서의 무효의 주장은 각각 별개의 소송물을 이루는 것으로 해석된다. 또한, 확정심결의 일사불재리(특허법 167조)의 효력이 미치는 범위를 동일사실 및 동일증거에 의한 심판의 청구에 한정하고 있는 것은 확정심결에 대하여 거기서 현실로 판단되었다 사항에 대해 대세적인 일사불재리의 효과를 부여한 것으로 생각되기 때문에, 심결의 취소 소송에 있어서도, 그 심리 범위는 심결로 현실로 판단된 구체적 사항에 한정하는 것이 상당하다 . (참고 문헌 : 대법원 판례 해설 민사편 1951년도 37페이지)
이에 반해, 셰트와 사건에서는, 불사용 취소심판의 심결취소소송에서 해당 등록상표의 사용 사실의 입증은 같은 소송물에 대한 입증시기의 문제이며, 원칙대로 사실심의 구두변론 종결시에 이르기까지 용서된다고 했습니다. (참고 문헌 : 대법원 판례 해설 민사편 2017년 253페이지)
이상으로부터, 셰트와 사건이 원칙이며, 메리야스 편기 사건이 예외입니다.

제15화

킬비 판결(대법 헤세이 10년(오) 제364호 동 12년 4월 11일 제3소법정 판결·민집 제54권 4호 1368쪽)에 의해, 침해 법원은 특허에 무효 이유가 존재하는 것 가 명확한가 아닌가에 대해서 판단할 수 있어, 무효 이유가 존재하는 것이 분명할 때는, 그 특허권에 근거하는 금지, 손해 배상등의 청구는 권리의 남용에 당당히 허용되지 않는 취지가 판시됩니다 했다.
그 후, 특허법 104조의 3 제1항이 시행되어, 침해 법원은, 무효 이유의 존재가 「분명」인 경우에 한정되지 않고, 특허의 유효성에 대해서 판단하는 것이 가능하게 되었습니다. 침해 소송에 있어서, 해당 특허가 「특허 무효 심판에 의해 무효로 되어야 하는 것으로 인정될 때」는, 특허권자는 그 권리의 행사를 할 수 없게 되었습니다.
이에 따라 특허의 유효성에 관한 판단은 '무효심판 루트(무효심판, 심결취소소송 및 상고심)'와 '침해소송루트(침해소송, 항소심 및 상고심)'의 두 가지 루트에서 이루어진다. 얻는 이른바 "더블 트랙"이라는 상황이 발생하고 있습니다.
특허의 유효성의 판단이 무효심판의 1차심결과 침해소송의 제1심판결과 다른 경우라도 침해소송의 항소심과 심결취소소송이 지재고재에 동시기에 계속한 경우에 는 같은 담당부에 배부되는 운용에 의해 지재고재로 판단이 통일되어 침해소송루트와 무효심판루트의 2개의 루트의 판단 어긋남이 생기지 않는 구조로 되어 있다고 했습니다. https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-28-shiryou/01.pdf).
위의 경우에 해당하는 최근의 재판례를 검토합니다.
침해 소송(도쿄지 재령 화 원년(와) 제25121호 동 3년 12월 9일 판결)에 있어서, 법원은, 피고가 실시하는 발명이 당해 특허권(특허 제6538097호)의 기술적 범위에 포함 하지만 당해 특허권은 인용발명(특개2015-102994호 공보)에 의해 무효이유가 있다는 이유로 청구를 기각했습니다. 그 항소심(지재 고재령 화 4년(네) 제10008호 동 4년 11월 29일 판결)도, 같은 이유로 항소를 기각했습니다.
상기 침해소송의 피고(피항소인)는 동일한 인용발명(특개2015-102994호 공보)에 의해 상기 특허권(특허 제6538097호)의 무효심판(무효2019-800106)을 청구했지만 청구 부성립으로 되었기 때문에, 심결취소 소송(지재고재령 화 3년(행케) 제10027호 동 4년 11월 29일 판결)을 제기했습니다만, 같은 이유로 청구가 기각되었습니다.
상기 항소심(지재 고재령 합계 4년(네) 제10008호 동 4년 11월 29일 판결) 및 심결취소 소송(지재 고재령 합계 3년(행케) 제10027호 동 4년 11월 29일 판결)은 같은 재판체로 같은 날에 판단되었습니다. 그럼에도 불구하고 침해 소송 루트와 무효 심판 루트에서 판단 어긋남이 발생하고 있습니다. 특히, 상기 항소심은, 「특허 무효 심판에 의해 무효가 되어야 하는 것으로 인정될 때」(특허법 104조의 3 제1항)를 위반하는 위법한 판단입니다. 양 소송의 판결문을 보면, 모두 충분한 심리를 하고 있다고는 말하기 어렵고, 제1심지재의 판단과 특허청 심판부의 판단을 추인하고 있을 뿐입니다.
올해(2024)의 7월 1일, 변리사의 날의 축하회가 있어, 지재 고재 소장도 내빈으로서 초대되었습니다. 거기서, 「빠르고, 싸고, 편리한 법원을 목표로 합니다.」 취지의 인사를 했습니다. 이 "편리한"이란 사용자에게 편리하다는 의미는 아닙니다. 법원을 운영하는 측에게 편리하다는 의미입니다. 즉, 사안을 충분히 심리하지 않고 오른쪽에서 왼쪽으로 처리한다는 의미입니다. 위의 재판 예는 전형적인 예입니다. 현재의 지재고재는 그 설립 취지(지적재산고등재판소 설치법 1조)에 반하여 기능부전에 빠져 있습니다.