제9화

최근, 상표등록출원은 증가 경향에 있어, 특히, 개인·중소기업에 의한 출원이 약 6할을 차지하고 있습니다. 그러나 등록심사 후
의 미등록 건수도 증가하고 있습니다. 또한, 불사용 취소 심판 (상표법 50 조)에 대한 청구 성립은 약 80 %입니다 (https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo.pdf).
이는 개인이나 중소기업에도 권리의식이 나온 것 및 일부 특허(상표)사무소가 저렴한 상표등록출원을 세일즈 포인트로 하고 있으므로 안이한 상표등록출원이 늘어나게 되었기 때문입니다.상표법에 따른 보호의 대상은 상표 그 자체가 아니라 상표에 구현된 영업신용입니다(법 제1조). 브랜드를 확립하고 비즈니스를 성공시키는 것이 목적이며, 상표 등록은 이를 위한 수단입니다.
상표등록된 후에도, 특히 경쟁이 심한 분야에서는, 경쟁사 등으로부터 상표등록의 무효의 심판(동법 46조)을 청구되는 경우도 있습니다. 이 경우 모처럼 등록된 상표를 지켜야 합니다. 상표 등록은 브랜드 확립과 성공적인 비즈니스 구축을 위한 여정의 한 단계일 뿐입니다.  사용하는 목적도 예정도 없는데, 요금이 싸다고와 상표등록 출원해, 등록 사정이 되어도 등록하지 않거나, 등록해도 사용하지 않으면, 결국 출원 비용은, 낭비가 됩니다.
저렴한 상표등록출원을 세일즈 포인트로 하고 있는 특허(상표)사무소 중에는, 등록 사정 후의 등록 수수료를 무료로 하고 있는 곳도 있습니다. 그러한 사무소에 있어서는, 출원인이 등록해도 등록하지 않아도, 사무소가 받는 보수에 변함은 없고, 출원인이 등록하지 않으면, 실제로 시간과 노력이 절약됩니다.

제8화

제7화에 이어, 특허 명세서의 기재에 대해 설명합니다.
특허 명세서를 작성할 때, 발명자의 작성한 제안서에 대해 변리사나 특허 기술자가 알게 된 것만으로 새로운 정보를 덧붙이는 경우가 있습니다.
[참고자료]의 「특허발명의 기술적 범위와 그 해석에 대해」의 재판례 2(맥사칼시톨 사건)는, 균등론이 적용된 사례입니다. 이에 따라 특허발명의 기술적 범위(특허법 70조)가 특허청구범위보다 넓게 해석되었다.
상기 재판례의 최고재판례의 조사관 해설을 보면, 「본 판결의 설시로부터 하면, 만일, 본건 명세서에, 트랜스체를 시스체로 전환하는 공정의 기재 등, 출발 물질 등을 트랜스체 의 비타민 D 구조의 것으로 하는 발명이 개시되어 있다고 볼 수 있는 기재가 있었다면, 균등의 주장이 허용되지 않는 특별한 사정이 존재한다고 여겨진 뚜렷성이 높았던 것처럼 보인다. 」(「법조시보」2017년 12월호 213페이지)라고의 기재가 있습니다. 즉, 본건 명세서 작성자가, 알았던 것만으로 이러한 정보를 부가하고 있었다면, 균등론은 인정되지 않았을 가능성이 높게 됩니다.
그런데, 민사계의 최고재판례에는, 「민집」과 「집민」이 있습니다. 「민집」이 공식의 대법원예로, 「집민」은 법원의 내부자료로서 작성된 것입니다.
대법원의 판결은 대법원 판관이 직접 쓰는 것이 아니라 ‘대법원 조사관’이라 불리는 엘리트 판사가 원안을 작성하고 대법원 판관이 가필 수정합니다.
「민집」에 대해서는, 월간지 「법조시보」에, 그 대법원 판결의 원안을 작성한 조사관에 의한 「대법원 판례 해설」이 게재됩니다. 이 때문에, 별명 「조사관 해설」이라고도 불립니다. 이것을 매년 정리해 제본한 것이, 「대법원 판례 해설 민사편」입니다.
대법원의 판결문은 비교적 간결하며 그 해석에는 폭이 있습니다. 그것을 보완하는 것이 “대법원 판례 해설”입니다. ‘대법원 판례 해설’은 대법원(민집)의 대법원에 의한 실질적인 공식 주석입니다. 이 때문에 대법원 판례(민집)는 반드시 「대법원 판례 해설」을 참조하면서 읽어야 합니다. 그러나, 많은 변리사는, 「대법원 판례 해설」의 존재조차 모르는 것이 현상입니다.

제7화

특허 명세서를 작성할 때, 「발명의 효과」를 기재할지의 여부, 기재한다고 하면, [발명의 효과]의 란에 기재할 것인가, [발명을 실시하기 위한 형태]의 란에 기재 해야 할 일을 논의하는 변호사와 변리사가 있습니다 (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3240).
그러나 권리행사 즉 특허권침해소송에서는 특허발명의 기술적 범위(특허법 70조)는 명세서의 기재만으로 판단되는 것이 아니라 본건 발명과 대상발명과의 상대적인 관계 로 판단되어 특허청구의 범위보다 좁게 해석되는 경우와 넓게 해석되는 경우가 있습니다(각각 [참고자료]의 「특허발명의 기술적 범위와 그 해석에 대해」 참조).
특허 명세서를 작성할 때, 발명의 효과 등을 지나치게 쓰면 권리 범위를 좁힌다는 지적은 일리가 있습니다. 그러나 진보성 부족(특허법 29조 2항 위반)의 무효 이유(동법 123조 1항 2호)를 가지면 권리를 행사할 수 없습니다(동법 104조의3). 이 경우 침해소송의 심리에 있어서 권리자가 진보성을 가진다는 것을 주장할 때 ‘유익한 효과’를 그 근거로 할 수 있습니다(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf). 특허 명세서의 기재와 권리 범위의 관계는 여러 요인에 의한 균형에 의해 결정됩니다.