제20화

최근 AI 관련 특허 출원이 늘고 있고, 특허 부여율도 상승하고 있습니다(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf).
특허청에서는 특허·실용신안심사 핸드북의 부속서A·부속서B에 총 25개의 AI 관련 사례를 게재하고 있습니다 (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf).
그런데 AI 관련 발명은 소프트웨어 관련 발명의 한 종류입니다. 권리를 효과적으로 행사할 수 있는 명세서를 작성하기 위해서는 먼저 발명의 기술적 내용을 정확히 파악하고 소프트웨어 관련 발명에 대한 명세서 작성의 기본에 따라 작성해야 합니다(참고자료(https://sophia-ip.jp/ko/%ec%b0%b8%ea%b3%a0-%ec%9e%90%eb%a3%8c/)에 저장된 "소프트웨어 심사기준의 역사적 배경" 참조).
불충분한 기재 명세서에서 권리행사하면 특허권침해소송에서 해당 특허가 무효이유를 가진다는 이유로 기각됩니다(특허법 104조의3 제1항). 특히 지원요건(동법 36조 6항 1호)을 충족하는 것이 중요합니다.
이 지원 요건과 관련하여 지식재산권 고등법원은 "청구항의 기재가 명세서의 지원 요건을 충족하는지 여부는 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명의 기재를 비교하여 청구항에 기재된 발명이 해당 발명의 상세한 설명에 기재된 발명인지 여부를 심사하여 판단해야 한다"고 판결했습니다. 발명의 상세한 설명에 기재된 사항과, 당해 기술 분야의 숙련자가 발명의 상세한 설명의 기재로부터 발명의 과제를 해결할 수 있다는 것을 인식할 수 있는 범위 내에 있는지 여부, 그리고 당해 기술 분야의 숙련자가 출원 당시의 일반적인 기술 상식에 비추어 그러한 기재 또는 시사가 없더라도 발명의 과제를 해결할 수 있다는 것을 인식할 수 있는 범위 내에 있는지 여부입니다. 명세서의 지지 요건의 존재에 대한 입증 책임은 특허 출원인 또는 특허권자에게 있다고 해석하는 것이 합리적이다."(지식재산 고등법원 대심판 결정, 2005년 10042호 사건(교케), 2005년 11월 11일).
소프트웨어 관련 발명의 경우 특허법에 의해 보호되는 것은 소프트웨어 알고리즘이다(https://sophia-ip.jp/ko/%e5%bd%93%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/). 알고리즘은 플로우차트로 표현된다.
그러나 소프트웨어 관련 발명에 대한 일부 특허 출원에는 플로우차트가 포함되지 않는다. 이는 명세서 작성자가 발명의 기술적 내용을 이해하지 못하거나 소프트웨어 관련 발명에 대한 명세서 작성의 기본 사항을 이해하지 못하기 때문일 가능성이 크다.
특허법에 의해 보호되는 것은 소프트웨어 알고리즘이므로 초록의 [선택된 도면]으로 플로우차트를 선택해야 한다. 그러나 플로우차트 외의 도면을 선택한 특허 출원이 많다.
초록에서 [선택된 그림]으로 흐름도가 선택되어 있는지 확인하면 AI 관련 발명을 포함한 소프트웨어 관련 발명에 대한 특허 명세서가 좋은지 나쁜지 쉽게 알 수 있습니다.

제19화

특허출원의 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있으며(특허법 제48조의3 제1항), 그 기간 내에 심사청구가 없으면 해당 특허출원은 취하된 것으로 간주된다(특허법 제4조 제4항).
출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 특허출원이 공개된다(특허법 제64조 제1항), 따라서 취하된 특허출원과 동일한 내용의 출원을 하더라도 동법 제29조 제1항(신규성)에 해당하여 거절된다(특허법 제49조 제2항).
특허출원에 대한 심사청구율은 74.8%(2020년)이다(https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020202.pdf). 즉, 특허출원 4건 중 1건은 권리를 부여받지 못하고, 출원공개 후 후속 출원을 배제하는 효과만 있을 뿐이다(특허법 제29조 제1항 또는 제29조 제2항).
출원 당시 심사청구 여부를 결정하지 않고 출원 후 3년 뒤에 권리를 취득할 필요성이 발생하더라도 권리를 취득할 기회는 이미 상실된 것이다.
반면 실용신안은 실체심사 없이 등록되므로(실용신안법 제14조 제2항) 실용신안 기술평가서를 제출하고 경고를 받아야만 권리를 행사할 수 있다(실용신안법 제29조의2). 실용신안권이 만료된 후에도 실용신안 기술평가 청구가 가능하다(실용신안법 제12조 제2항).
실용신안권자는 실용신안등록출원일로부터 3년 이내에 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있다(특허법 제46조의2 제1항).
이에 따라 출원 당시 심사청구 여부가 미정인 경우, 일단 실용신안등록출원을 하고 출원일로부터 3년 이내에 권리획득의 필요성이 발생하면 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있고, 그렇지 않은 경우 실용신안등록을 유지한 경우 출원 후 3년이 지나 권리획득의 필요성이 발생하더라도 실용신안기술평가를 청구하여 권리를 행사할 수 있다.
실용신안등록에 따른 특허출원제도를 활용하면 출원 및 권리획득 비용을 절감할 수 있으며, 필요에 따라 출원내용에 대한 권리획득도 가능하다.

제18화

입체적인 형상은 디자인 등록 신청도 가능하며, 입체상표로서 등록출원하는 것도 가능합니다.
디자인권은 인간의 정신적 활동에 의한 창작물이므로, 등록에는 신규성과 창작성이 요구되며, 권리기간도 유한(출원일로부터 25년)입니다.
반면 상표권은 보호대상이 영업상의 신용이므로, 사용에 의한 주지성이 요구되며, 권리 기간은 갱신 등록에 의해 반영구적입니다.
이에 대해 지적재산고등법원는 다음과 같은 판시를 하고 있습니다.
「상표권은 유효기간을 반복적으로 갱신함으로써 반영구적으로 보유할 수 있으므로, 실용신안권 또는 디자인권의 대상이었던 입체도형을 상표권을 통해 보호하면 특정인에게 실용신안법 또는 디자인법에 따른 권리기간을 초과하여 반영구적으로 독점적 권리를 부여하는 결과가 될 수 있으며, 이는 사업자 간의 공정한 경쟁을 부당하게 제한할 수 있습니다. 따라서, 실용신안권이나 디자인권의 대상이 되고 있던 입체적 형상에 대해 권리에 의한 독점과는 무관하게 자타식별력을 취득한 등의 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정할 수 없다. 」(지적재산고등법원 헤세이 29년(행케) 제10155호 헤세이 30년 1월 15일 판결)
최근, 이 「사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정한다」특단의 사정이 인정되어, 신 고질라의 입체 상표가 인정되었습니다.
「고질라 캐릭터의 압도적인 인지도」를 전제로, 「본원 상표는 상표법 3조 1항 3호에 해당하지만, 본원 상표에 대해서는, 그 지정 상품에 사용된 결과, 수요자인 일반소비자가 원고의 업무에 관련된 상품임을 인식할 수 있게 된 것으로 인정할 수 있으므로 동조 2항에 해당한다. 」 (지적재산고등법원령 화 6년(행케) 제10047호 령화 6년 10월 30일 판결)