제25화

제24화에서는 사와이 제약과 후소 제약을 상대로 한 도레이의 경구용 항소양제 사용 특허(특허번호 3531170, 등록기간 연장 2022년 11월 만료, 이하 "특허") 침해에 대한 손해배상 청구 소송의 항소심(지식재산 고등법원, 레이와 3(네) 제10037호, 2025년 5월 27일 판결)에 대해 다루었습니다. 이 소송에서 피고는 총 217억 6,381만 엔의 손해배상금과 지연이자를 지급하라는 명령을 받았는데, 이는 지식재산권 소송 역사상 최고 금액입니다. 판결은 당시(7월 1일)에는 아직 공개되지 않았지만, 7월 22일에 공개되었으므로 판결 내용을 설명드리겠습니다.
침해 이론에 대한 판결에서 법원은 특허 청구항의 "활성 성분"이라는 용어를 해석하기 위해 직접 참고문헌을 인용했습니다. 동일한 용어가 문장에서 사용될 때 문맥에 따라 다른 의미를 가질 수 있습니다. 특허법은 청구항에 기재된 용어의 의미를 명세서 및 도면의 기재를 고려하여 해석해야 한다고 규정하고 있습니다(특허법 제70조). 그러나 일반 문헌의 기재를 단순히 인용하여 청구항을 해석하는 것은 위법합니다.
손해배상 판결에서 법원은 해당 특허의 통상실시권자인 토리이 제약이 사와이 제약과 후소 제약을 상대로 손해배상을 청구할 독립적인 권리를 가지고 있으며, 도레이가 토리이 제약으로부터 이 청구에 대한 양도를 받았다고 판단했습니다.
도레이가 제조한 원고의 모든 제제는 토리이 제약을 통해 판매되었습니다. 해당 특허의 존속기간 동안, 토리이제약은 원고의 파트너로서, 적어도 원고의 제형(투석용)에 관하여는 배타적 비통상 실시권을 부여받았으며, 특허권자인 도레이는 토리이제약과 제조책임자로서 원고의 제형을 제조 및 공급하는 관계를 유지하고 있었습니다.
배타적 비통상 실시권자의 특허권 침해에 따른 이익손실에 대한 손해배상청구권과 특허권자의 손해배상청구권은 모두 침해자의 특허 침해 행위로 인한 손해배상청구권에 해당하므로, 그 내용이 중복되는 한, 사실상의 공동소유권 관계에 있습니다. (도쿄지방법원 2015년 22491호 사건 (화) 2017년 7월 27일 판결)
특허권자인 도레이(Toray)가 침해 혐의자(사와이제약 및 후소제약)를 상대로 특허 침해에 따른 손해배상청구권을 행사하면, 채무자(사와이제약 및 후소제약)는 채권자(도레이)에게 채무를 변제한 것으로 간주되어 해당 채무는 소멸됩니다(민법 473조).
전용 통상실시권은 통상실시권의 한 형태로, "특허권자가 특허권에 따라 타인에게 통상실시권을 부여하는 것"(특허법 78조)입니다. 따라서 특허권자가 자신의 특허권을 근거로 침해 혐의자를 상대로 손해배상청구권을 행사하면, 해당 특허권에 따른 청구권은 소멸되고, 전용 통상실시권자는 중복되는 부분에 한하여 권리를 행사할 수 없습니다.
그러나 지식재산권 고등법원은 "이 사건에서도 구체적인 사실관계에 비추어 토리이제약이 원고의 제제 판매에 대해 가지는 이익이 침해자에 대한 불법행위법상 보호되는 이익으로 인정될 경우, 토리이제약은 그 이익의 불법 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 있는 고유권을 인정받아야 한다"고 판시했습니다.
이 사건 지식재산권 고등법원의 판결은 특허권자(도레이)가 침해 혐의자(사와이제약 및 후소제약)를 상대로 특허권을 근거로 손해배상 청구권을 행사하여 해당 특허권에 따른 청구권이 소멸되었음에도 불구하고, 독점적 통상실시권자가 중복되는 부분에 한하여 권리를 행사할 수 있도록 허용했습니다. 이 판결은 위법하며 채무법의 틀에서 벗어나 법치주의 국가에서의 판결로 볼 수 없습니다.
만약 그러한 재판이 진행된다면, 외국 기업들은 일본의 지식재산권 소송 판결에 대한 예측 가능성이 거의 없으며, 일본에서 사업을 하는 것은 매우 위험하다고 결론지을 것입니다. 이는 일본을 "지식재산권 국가"로 옹호하는 정부의 정책에 위배됩니다.

제24화

도레이는 사와이제약과 후소제약을 상대로 경구용 항소양제(특허 제3531170호, 등록연장번호: 특허출원 제2017-700154호, 특허출원 제2017-700310호, 이하 "특허권"이라 함, 2022년 11월 만료)의 용도에 관한 특허를 근거로 한 제네릭 의약품 특허 침해 손해배상 청구 소송을 제기했습니다. 항소심(레이와 3(네) 10037호, 2025년 5월 27일자 판결)에서 사와이제약과 후소제약의 제네릭 의약품 제조 및 판매 행위가 특허 침해에 해당한다고 판결했습니다. 사와이제약은 후소제약에 142억 9,093만 엔의 손해배상금과 74억 7,287만 엔의 지연손해금을 지급하라는 판결이 내려졌습니다. 이는 지식재산권 소송에서 최고 금액입니다.
지식재산고등법원의 판결은 대법원 판례 검색 사이트에 게재되지 않았습니다. 사회적 파급력이 막대함에도 불구하고 판례 검색 사이트에 게재되지 않은 것은 이례적인 일입니다. 여기에는 이유가 있을 것입니다.
사와이 제약과 후소 제약은 지식재산고등법원의 판결에 대해 대법원에 상고했습니다. 대법원은 정치적 관점에서 이 사건을 심리할 것입니다.
 정부는 끊임없이 증가하는 의료 및 약제비 절감을 위해 제네릭 의약품 사용을 장려하고 있습니다(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf). 지식재산고등법원의 판결은 정부 정책에 위배됩니다. 따라서 의료 및 약제비 담당인 후생노동성과 국가 예산 담당인 재무성은 대법원 사무국 민사국에 민원을 제기해야 합니다. 후자는 결정을 검토하고 후생노동성과 재무성의 불만에 대한 대응 방안을 검토할 것입니다.
이 항소를 담당한 대법원 연구원은 민사국의 대응 방안에 따라 항소심 법원의 결정 이유를 검토할 것입니다. 대법원에서는 대법원 연구원이라고 불리는 정예 판사들이 항소장을 검토하고 판결문을 작성하며, 대법원 판사들은 이를 수정하여 판결을 선고합니다.
 이 사건의 경우, 1심(도쿄지방법원, 헤이세이 30년(화) 제38504호, 제38508호, 2021년 3월 30일자 판결)에서 청구 금액은 사와이 제약을 상대로 한 6억 2,210만 엔의 일부 청구액인 1,000만 엔, 후소 제약을 상대로 한 3억 2,105만 엔의 일부 청구액인 1,000만 엔이었습니다. 그러나 항소심 법원은 청구 금액의 확대 수정을 허용했습니다.
1심에서 문자적 침해가 발견되지 않았고, 고의적 배제(요건 5)로 인한 동등한 침해도 발견되지 않았습니다. 1심 재판장은 다나카 고이치 판사였습니다. 그는 막사칼시톨 사건에서 대법원 판결에서 대법원 연구원으로서 5번째 동등성 요건을 평가하는 방법에 대해 판결을 내렸고, 이후 도쿄 지방 법원 지적 재산부 재판장이 되었습니다. 그는 전통적인 지적 재산권 판사로, 제약 특허에 대한 균등론의 적용 가능성을 평가하는 전문가입니다.
 반면 항소 법원 재판장은 노동법 분쟁을 전문으로 하는 시미즈 히비키 판사입니다. 최근에는 지적 재산권에 전문화되지 않은 판사들이 지적 재산 고등 법원장으로 임명되었습니다. 판사를 임명할 권한이 있는 대법원 사무국은 순수한 지적 재산권 판사를 양성하지 않는다는 방침을 가지고 있습니다. 민사 소송에서 중요한 것은 추론이 아니라 결론입니다. 만약 지적 재산권 판사들이 순전히 지적 재산권에 대한 교육을 받았다면, 그들은 결론보다는 추론에 더 관심을 가졌을 것입니다.
지식재산권 분쟁은 사회에 상당한 영향을 미치는 경제적 문제입니다. 따라서 이러한 유형의 분쟁에서는 논리보다는 사회에 미치는 영향을 더 중시하는 판단이 필요합니다.
본 사건의 항소인(원고)인 도레이는 제네릭 의약품의 침투와 가격 조정으로 인해 제약 사업에서 손실을 보고 있습니다. 도레이가 이 소송에서 패소할 경우, 제네릭 의약품의 시장 점유율이 더욱 확대될 것이며, 도레이는 제약 사업을 철수하거나 다른 회사로 이전하는 것을 고려해야 할 것입니다.
특허법은 "이 법은 발명의 보호 및 사용을 촉진하여 발명을 장려하고, 이를 통해 산업 발전에 기여함을 목적으로 한다"(제1조)고 규정하고 있습니다. 도레이의 소송에서 패소하는 것은 특허법의 법적 목적에 반하며 제약 개발을 저해하는 결과를 초래할 것입니다.
 반면, 사와이 제약과 후소 제약이 패소하는 것은 제네릭 의약품 사용을 촉진하고 의료비 및 제약비를 절감하려는 정부의 정책에 위배됩니다.
 일반적으로 민사소송은 원만한 합의를 통해 분쟁을 해결하려고 합니다. 합의란 "당사자가 서로 양보하여 분쟁을 종결하기로 하는 합의"(민법 제695조)를 말합니다. 손해배상 청구 소송에서 피고가 원고에게 금전을 지급함으로써 타협하는 것이 일반적입니다. 본 사건의 경우, 지식재산 고등법원에서는 항소인(원고)과 피항소인(피고)의 구체적인 사정을 고려하여 합의를 요청해야 했습니다. 그러나 사와이 제약과 후소 제약은 1심에서 승소했음에도 불구하고, 금전 지급을 통한 법정 밖 합의는 받아들일 수 없었고, 이를 거부했을 가능성이 있습니다.
따라서 법정 밖 합의에 도달하기 위해 그들은 입장을 바꾸어 도레이가 양보하고 합의를 받아들이도록 강요했습니다. 이를 위해서는 먼저 도레이와의 소송에서 승소해야 했습니다.
따라서 지식재산 고등법원은 사와이 제약과 후소 제약에 상당한 손해배상금을 지급하도록 명령하여 소송에서 패소하게 했고, 원하든 원치 않든 항소를 하게 만들었습니다. 결과적으로, 이번 지식재산 고등법원의 결정은 대법원이 판결을 뒤집을 것이라는 가정에 기반한 것이었으며, 이는 논리가 부족했을 가능성이 있습니다.
 항소심에서는 먼저 구두 변론이 진행되고(민사소송법 제319조의 해석에 반함), 대법원은 원판결을 파기하고 사건을 지식재산 고등법원으로 환송합니다(동법 제325조).
환송심에서 지식재산 고등법원은 다시 합의를 권고하지만, 이번에는 도레이가 양보할 것입니다. 가능한 합의안 중 하나는 사와이 제약과 후소 제약이 도레이에 1심에서 청구된 금액에 상응하는 금액을 지급하는 것입니다. 도레이가 1심에서 청구한 금액에 상응하는 합의를 이끌어낸다면 당초 목표를 달성하는 것이며, 사와이 제약과 후소 제약은 환송 전의 23분의 1로 배상액을 줄일 수 있게 됩니다. 법원은 판결을 내릴 필요가 없으며, 관련 정보는 공개되지 않습니다. 이는 양측 모두에게 이익이 되는 합의안입니다. 합의안이 제시되면 법원은 도레이가 이를 받아들이지 않을 경우 청구를 기각하겠다고 위협합니다. 이는 법원에서 흔히 사용되는 전술입니다.
이는 지적재산권 고등법원의 이번 판결과 향후 전개될 상황의 중요성을 보여줍니다. 시미즈 히비키 재판장이 판결 전에 이러한 상황을 예측할 수 있었다면, 그는 현명한 전략가임이 분명합니다.

제23화

균등론에 관한 대법원 판결로는 볼 스플라인 사건(1998년 2월 24일 대법원 판결)과 막사칼시톨 사건(2017년 3월 24일 대법원 판결)이 있습니다.
볼 스플라인 사건에서 제시된 균등론은 일반적으로 출원 후 동일한 효과를 가진 새로운 물질이 등장할 경우 특허권자에게 구제가 가능하다는 것을 전제로 하며, 대체 용이성 판단 또한 침해 시점을 기준으로 합니다. 반면, 막사칼시톨 사건은 출원 당시 이미 존재하던 동일한 효과를 가진 물질을 사용했을 때 균등물 침해 여부가 문제가 된 사건이었습니다. (참고: 별지특허 2021년 11월호, “균등물론 재검토(균등물론 제5요건에 대한 심도 있는 고찰)”, 미무라 료이치 저 (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830))
막사칼시톨 사건의 원심(2016년 3월 25일 지식재산고등법원 대법정 판결)에서 법원은 균등성(비필수적 부분)의 첫 번째 요건을 판단하면서 “특허발명의 실질적 가치는 해당 기술 분야에서 선행기술과 비교하여 기여한 정도에 따라 결정되므로, 특허발명의 본질적 부분은 특허청구범위 및 명세서의 설명, 특히 명세서에 기재된 선행기술과의 비교를 통해 판단되어야 한다. (i) 특허발명의 기여도가 선행기술보다 크다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 일부는 더 높은 개념화로 인정되고, (ii) 특허발명의 기여도가 선행기술에 비해 크지 않다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 설명과 거의 동일하게 인정된다”라고 판시했습니다.
” 이러한 전제에 따라, 법원은 균등성(특수한 사정)의 다섯 번째 요건을 판단하면서 ” 출원 당시 특허청구범위 밖의 다른 구성이 청구항에 기재된 구성의 다른 부분에 대한 대체물로 인정되었다는 것이 객관적이고 외부적으로 인정되는 경우, 출원인이 청구항에 해당 다른 구성을 기재하지 않은 것은 제5 요건에 따른 ‘특별한 사정’에 해당한다고 할 수 있다.
막사칼시톨 사건에서 대법원 판결은 앞서 언급한 하급심 판결을 확정했습니다. 막사칼시톨 사건은 균등물(비필수적 부분)의 첫 번째 요건과 특별한 사정(특별한 상황)의 다섯 번째 요건을 판단하는 방법을 규정하여, 출원 당시 이미 존재했던 동일한 효과를 가진 재료를 사용한 경우에도 균등물 침해를 적용할 수 있도록 했습니다.
균등론은 볼 스플라인 사건에서 창안되었고 막사칼시톨 사건에서 발전했습니다.
막사칼시톨 사건 이후 특허 침해 소송은 새로운 국면에 접어들었으며, 특허 침해 소송에서 문언 침해와 균등물 침해를 함께 심리하게 되었습니다. 원고가 균등물 침해를 주장하지 않는 경우, 법원은 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려하는 관행을 가지고 있습니다. 그러나 법원이 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려한다고 해서 반드시 균등물 침해를 인정하려는 것은 아닙니다. 이는 항소심에 있어서, 제1심의 심리 부진을 지적되지 않게 하기 위해서입니다.