Folge 39
Zwischen Ende Mai und Anfang Juni rückte ein bestimmtes Buch in der Gemeinschaft der Patentanwälte in den Mittelpunkt des Interesses: *„Alles über die erfinderische Tätigkeit in der Patentpraxis“* Die Autoren sind acht Patentanwälte, die alle über einen naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrund verfügen; der verantwortliche Leiter ist ein Jurist mit einem vergleichbaren naturwissenschaftlich-technischen Hintergrund. Obwohl ich etwas spät dran war, lieh ich mir ein Exemplar aus der Bibliothek aus, um einen Blick hineinzuwerfen (auch wenn ich es nicht eingehend gelesen habe). In Abschnitt 1-2 des ersten Kapitels, unter der Überschrift „Grundlegende Konzepte zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit“, übernimmt das Buch einfach per „Copy-and-Paste“ die Prüfungsrichtlinien des JPO (Japanisches Patentamt) zu Begriffen wie „Fachmann“, „logische Herleitung (logische Argumentation)“, „allgemeines Fachwissen“, „bekannter oder allgemein gebräuchlicher Stand der Technik“ sowie „Stand der Technik“. Es hat den Anschein, als seien die Autoren und der Leiter der Ansicht, eine Erörterung der „erfinderischen Tätigkeit“ sei gleichbedeutend mit dem bloßen Kopieren der Prüfungsrichtlinien. Zudem werden in „Spalte 3: Hindsight“ (Rückschaufehler) die Prüfungsrichtlinien zitiert und erläutert; die zugrundeliegende Basis hierfür ist jedoch ein spezifisches Urteil des Intellectual Property High Court (IP High Court, Az. 2008 (Gyo-Ke) 10096, Entscheidung vom 28. Januar 2009). Übrigens sind „Prüfungsrichtlinien“ definiert als „Richtlinien, die erforderlich sind, um gemäß den Bestimmungen von Gesetzen und Verordnungen zu entscheiden, ob eine auf Antrag hin begehrte Lizenz, Genehmigung oder Ähnliches erteilt wird oder nicht“ (Artikel 2, Ziffer 8(b) des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Es herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, dass diesen Prüfungsrichtlinien keine Gesetzeskraft zukommt und sie nicht als verbindliche Normen für gerichtliche Entscheidungen dienen (Quelle: *Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz nach einzelnen Artikeln [aktualisiert für das revidierte Gesetz über Verwaltungsverfahren bei Rechtsbehelfen]*; herausgegeben vom Center for Administrative Management Research). Diesbezüglich hat der Oberste Gerichtshof entschieden: „Selbst wenn eine Verwaltungsbehörde Richtlinien für die Ausübung ihres Ermessens in ihr anvertrauten Angelegenheiten aufstellt, dienen diese Richtlinien im Wesentlichen dazu, die Ordnungsmäßigkeit der behördlichen Entscheidungen zu gewährleisten; wird daher eine Entscheidung unter Verstoß gegen diese Richtlinien getroffen, so stellt sich grundsätzlich lediglich die Frage der Ordnungsmäßigkeit oder Unordnungsmäßigkeit, ohne dass die Entscheidung automatisch rechtswidrig wird. Eine Entscheidung ist nur dann rechtswidrig, wenn sie den gesetzlich zulässigen Ermessensspielraum überschreitet oder einen Ermessensmissbrauch darstellt; nur in solchen Fällen kann ein Gericht die Entscheidung aufheben. Die Bestimmungen des Artikels 30 des Gesetzes über verwaltungsgerichtliche Verfahren (Administrative Case Litigation Act) stellen lediglich eine Klarstellung dieses Grundsatzes dar.“ (Urteil des Großen Senats des Obersten Gerichtshofs vom 4. Oktober 1978; Az. 1975 (Gyo-Tsu) 120; *Minshu* Bd. 32, Nr. 7, S. 1223). Mit anderen Worten: Es versteht sich von selbst, dass Prüfungsrichtlinien für die Gerichte rechtlich nicht bindend sind; ebenso wenig sind sie für Prüfer oder Mitglieder von Beschwerdekammern (Trial Examiners) rechtlich bindend. Folglich macht allein die Tatsache, dass ein Prüfer oder ein Mitglied einer Beschwerdekammer zu einer von den Prüfungsrichtlinien abweichenden Schlussfolgerung gelangt, die Entscheidung nicht rechtswidrig. Klagen auf Aufhebung einer Entscheidung im Beschwerdeverfahren (Trial Decision) unterliegen dem Gesetz über verwaltungsgerichtliche Verfahren (Artikel 67 Absatz 3 Nummer 9 des Patentgesetzes). Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung in einem solchen Verfahren ist daher nicht, ob die im Beschwerdeverfahren getroffene Entscheidung den Prüfungsrichtlinien entspricht, sondern vielmehr, ob die Entscheidung den gesetzlich zulässigen Ermessensspielraum überschritten hat oder einen Ermessensmissbrauch darstellte (Artikel 30 des Gesetzes über verwaltungsgerichtliche Verfahren). Während es zulässig sein mag, sich im Prüfungsverfahren bei der Vorbringung von Gegenargumenten auf Prüfungsrichtlinien zu berufen, sollte man sich im Beschwerdeverfahren bei der Vorbringung von Gegenargumenten eher auf gerichtliche Präzedenzfälle oder Gerichtsurteile stützen als auf Prüfungsrichtlinien. Dies liegt daran, dass es sich negativ auf die Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrichters auswirkt, wenn ein Verwaltungsverfahren zur Ablehnung eines Antrags führt und diese Entscheidung anschließend im Rahmen einer Anfechtungsklage aufgehoben wird. Gerichtsentscheidungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: *hanrei* (bindende Präzedenzfälle) und *saibanrei* (gerichtliche Präzedenzfälle bzw. sonstige Gerichtsentscheidungen). Der Begriff „*hanrei*“ bezeichnet ein Urteil, das eine Rechtsauslegung enthält, die auch auf andere Fälle anwendbar ist; ein Urteil, das lediglich eine für den konkreten Einzelfall spezifische Begründung darlegt, gilt nicht als *hanrei* (Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Erster Senat, 12. Februar 1953; Az. (A) 3474 von 1951; *Keishu* Bd. 7, Nr. 2, S. 211). Mit anderen Worten: Für die Unterscheidung zwischen *hanrei* und *saibanrei* ist es unerheblich, ob das Urteil vom Obersten Gerichtshof, einem Obergericht oder einem Bezirksgericht erlassen wurde. Es gibt *saibanrei* des Obersten Gerichtshofs ebenso wie *hanrei* von Bezirksgerichten. Allerdings können nur *hanrei* des Obersten Gerichtshofs (oder – in deren Ermangelung – *hanrei* des für die Berufung zuständigen Obergerichts) als Grundlage für einen Antrag auf Zulassung der Revision (*jokoku*) dienen (Art. 318 Abs. 1 der Zivilprozessordnung). Bemerkenswert ist, dass es nur ein Urteil des Obersten Gerichtshofs gibt, das sich mit der erfinderischen Stufe befasst: ・Urteil des Obersten Gerichtshofs, Dritter Senat, 27. August 2019; Az. (Gyo-Hi) 69 von 2018; *Shumin* Nr. 262, S. 51. Bei der Erörterung der erfinderischen Stufe eines Patents müssen zunächst die *hanrei* aus der Vielzahl der Urteile im Bereich des geistigen Eigentums identifiziert werden; für Nichtjuristen ist es jedoch schwierig, *hanrei* von der großen Menge sonstiger Gerichtsentscheidungen zu unterscheiden. Um von juristischer Fachexpertise zu profitieren, empfiehlt sich daher die Lektüre des folgenden Artikels: „Considering Inventive Step“ von Makiko Takabe (Zeitschrift *Patent*, Ausgabe Januar 2022) https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3931 Die Autorin des Artikels ist eine Expertin für Rechtsstreitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums; sie war als Vorsitzende Richterin am Obergericht für geistiges Eigentum (Intellectual Property High Court) sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Obersten Gerichtshof tätig.