Folge 37

In dieser Folge erkläre ich das Konzept des „Teildesigns“ und wie dessen Ähnlichkeit beurteilt wird.
Traditionell galt ein „Artikel“ als ein materieller Gegenstand, der auf dem Markt im Umlauf war. Teile eines Artikels, die nicht selbstständig vermarktet werden konnten, galten nach dem Designgesetz nicht als „Artikel“, und Designs, die sich auf Teile eines Artikels bezogen, waren nicht schutzfähig.
Es gab jedoch eine Vielzahl von raffinierten Nachahmungen – bei denen das Gesamtdesign keine Rechtsverletzung darstellte und gleichzeitig ein kreatives und unverwechselbares Element enthielt –, wodurch ein angemessener Schutz der damit verbundenen Investitionen unmöglich wurde. Daher wurde der Schutzumfang mit der Revision von 1998 auf Designs ausgeweitet, die sich auf Teile eines Artikels beziehen (*Artikel-für-Artikel-Kommentar zu Gesetzen des gewerblichen Eigentums*).
Hinsichtlich der Ähnlichkeit solcher Teildesigns haben die Gerichte Folgendes entschieden: Das System der Teildesigns zielt darauf ab, ein eingetragenes Teildesign zu schützen, wenn das Design des jeweiligen Teils mit dem eines anderen Designs identisch oder ähnlich ist, selbst wenn sich die Gesamtform des Teils (dargestellt durch gestrichelte Linien) unterscheidet. Daher ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Teildesigns sicherzustellen, dass Unterschiede in der Position (oder ähnliche Merkmale) des eingetragenen Teils im Verhältnis zum entsprechenden Teil den Zweck des Systems der Teildesigns nicht beeinträchtigen. Positionsunterschiede, die als vorhersehbar gelten können – wie etwa Positionsänderungen innerhalb eines vernünftigerweise denkbaren Bereichs, unter Berücksichtigung der Form der gestrichelten Linien und des Inhalts des Teildesigns – haben keinen Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit (Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 31. Januar 2007; Aktenzeichen 2006 (Gyo-Ke) 10317).
In Fällen der Ähnlichkeit, in denen das Hauptdesign ein „Gesamtdesign“ (ein Design, das den gesamten Artikel umfasst) und die zugehörige Designanmeldung ein „Teildesign“ betrifft, ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 29. Mai 2025 (Az.: 2024 (Gyo-Ke) 10108) als hilfreiche Referenz zu verstehen. Die vorliegende Klage zielt auf die Aufhebung einer Berufungsentscheidung (Berufung Nr. 2023-19811) ab, mit der die Eintragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes zurückgewiesen wurde. Das Design, das Gegenstand dieser Anmeldung ist, bezieht sich auf einen sogenannten „Kragen“ – einen Teil des Artikels (eines Verpackungsbehälters) –, während das zitierte Design (das fragliche eingetragene Design) den Artikel als Ganzes umfasst (einen Aufbewahrungsbehälter). Somit unterscheiden sie sich wesentlich hinsichtlich „Verwendung, Funktion, Position, Größe und Umfang“ sowie der Form. Folglich kann das Design dieser Anmeldung nicht als ähnlich dem zitierten Design angesehen und nicht gemäß Artikel 10 Absatz 1 des Designgesetzes als verwandtes Design eingetragen werden.
Da das Design dieser Anmeldung nicht als verwandtes Design eingetragen werden kann, unterliegt das zitierte Design (das fragliche eingetragene Design) nicht den Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 2 des Designgesetzes und fällt daher auch nicht unter Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 dieses Gesetzes. Die mit dem Design dieser Anmeldung und dem zitierten Design verbundenen Gegenstände sind jeweils ein „Verpackungsbehälter“ und ein „Aufbewahrungsbehälter“ mit ähnlichen Verwendungszwecken und Funktionen. Die relevanten Teile beider Designs bestehen aus einem Kragen an der linken und rechten Seite des Gegenstands, der sich vom oberen Drittel des Außenrandes bis zur Oberkante des Gegenstands erstreckt. Sie weisen gemeinsame Merkmale auf – wie die Form des oberen Endes des Kragens, dessen Profilansicht und eine ausgeprägte Einbuchtung nach einem erhabenen Abschnitt am unteren Ende des Kragens –, was auf eine Formähnlichkeit hindeutet. Daher wird der Entwurf der vorliegenden Anmeldung als ähnlich dem zitierten Entwurf (oder dem entsprechenden Teil davon) angesehen und ist gemäß Artikel 3(1)(3) des Gesetzes nicht zur Registrierung geeignet.
Beim Vergleich eines „Hauptdesigns“ (das sich auf den gesamten Artikel bezieht) mit einem „verwandten Design“, das ein Teildesign darstellt, erfolgt der Vergleich zwischen dem gesamten Hauptdesign und dem spezifischen Teil des Designs, für den die Eintragung beantragt wird. Umgekehrt gilt: Beim Vergleich des Designs, für das die Eintragung beantragt wird, mit einem zitierten Design (einem öffentlich bekannten Design) liegt ein Mangel an Neuheit (im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Designgesetzes) vor, wenn auch nur ein Teil des zitierten Designs identisch oder ähnlich ist. Der Vergleich erfolgt somit zwischen dem Design, für das die Eintragung beantragt wird, und einem Teil (dem zitierten Teil) des zitierten Designs. Wenn also ein Design ein Teildesign und das andere sich auf den gesamten Artikel bezieht (unabhängig davon, ob es sich um ein zitiertes oder ein Hauptdesign handelt), unterscheidet sich der Umfang des Vergleichs je nachdem, ob die Ähnlichkeit zwischen einem Hauptdesign und einem verwandten Design (das ein Teildesign ist) oder die Ähnlichkeit (hinsichtlich Neuheit usw.) zwischen dem Design, für das die Eintragung beantragt wird, und einem zitierten Design bewertet wird.
Grundsätzlich ist es unzulässig, ein Design, das sich auf einen gesamten Gegenstand bezieht, als Hauptdesign und einen Teil davon als verwandtes Design anzumelden.
Im Patentrecht wird das Verhältnis zwischen früheren und späteren Anmeldungen durch Vergleich der in den jeweiligen Patentansprüchen beschriebenen Erfindungen bestimmt. Hinsichtlich der Neuheits- und Ähnlichkeitskriterien erfolgt der Vergleich jedoch zwischen der in den Ansprüchen der betreffenden Anmeldung beschriebenen Erfindung und der gesamten früheren veröffentlichten Anmeldung (einschließlich ihrer Beschreibung). Ein ähnliches Vorgehen gilt für Designs.

Folge 36

Diesmal erläutere ich das Konzept der Ähnlichkeit bei Designs.
Die Ähnlichkeit von Designs spielt in zwei Phasen eine Rolle: in der Prüfungsphase (Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes) und in der Phase nach der Eintragung (Artikel 23 und Artikel 24 Absatz 2 desselben Gesetzes).
Gemäß einem Urteil des Obersten Gerichtshofs (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974, 3. Senat, Az. 45 (Gyo-Tsu) von 1970; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308) gilt Folgendes:
1. Ein Design, das einem eingetragenen Design ähnlich ist (Artikel 23 des Designgesetzes), ist ein Design, das – bei Anwendung auf einen Gegenstand, der mit dem dem eingetragenen Design zugeordneten Gegenstand identisch oder diesem ähnlich ist – bei allgemeinen Verbrauchern einen ästhetischen Eindruck hervorruft, der dem des eingetragenen Designs ähnelt.
2. Daraus folgt, dass sich die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes genannte Ähnlichkeit auf die Ähnlichkeit der ästhetischen Eindrücke hinsichtlich des Designs eines Gegenstands bezieht, betrachtet aus der Sicht allgemeiner Verbraucher.
3. Artikel 3 Absatz 2 des Designgesetzes hebt die Beschränkung hinsichtlich der Identität oder Ähnlichkeit der Gegenstände auf; stattdessen konzentriert er sich auf die Neuheit oder Originalität des Designkonzepts – betrachtet aus der Sicht eines Fachmanns – auf der Grundlage von Motiven, die in der Gesellschaft allgemein bekannt sind.
In diesem Urteil verwarf der Oberste Gerichtshof die Theorie der „Schöpfung durch einen Fachmann“ im Hinblick auf die Designähnlichkeit und folgte stattdessen der Theorie der „Verwechslung durch allgemeine Verbraucher“.
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass einige Gerichtsurteile und Praxisansätze die Designähnlichkeit aus der Sicht von Fachleuten (wie etwa Designern) beurteilten. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Beurteilungsmethoden – die von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abwichen – führte zu Unklarheiten darüber, wie die Designähnlichkeit zu bestimmen ist (wie in den Erläuterungen zur Gesetzesänderung von 2006 festgehalten). Folglich wurde im Rahmen der Gesetzesänderung von 2006 Artikel 24 Absatz 2 in das Designgesetz aufgenommen. Dieser legt fest, dass „die Beurteilung, ob ein eingetragenes Design und ein anderes Design einander ähnlich sind, auf der Grundlage des ästhetischen Eindrucks zu erfolgen hat, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern hervorgerufen wird“. Unter Berücksichtigung zahlreicher Gerichtsurteile, die bei der Bestimmung der Designähnlichkeit die Sichtweisen von Händlern und Verbrauchern einbeziehen, wurde gesetzlich verankert, dass sich diese Beurteilung auf das Vorhandensein oder Fehlen eines gemeinsamen ästhetischen Eindrucks stützt, der bei „Verbrauchern“ – und nicht etwa bei „allgemeinen Verbrauchern“ – hervorgerufen wird (Kommentar zu den Gesetzen über gewerblichen Rechtsschutz).
Wer genau ist nun als „Verbraucher“ anzusehen? Hierfür bietet der sogenannte „Dachziegel-Fall“ (Urteil des Intellectual Property High Court vom 12. Juni 2023; Az. 2023 (Gyo-Ke) Nr. 10008) einen nützlichen Anhaltspunkt. Gegenstand des Verfahrens war die Aufhebung einer Entscheidung (Nichtigkeitsverfahren Nr. 2021-880006) zur Ungültigerklärung einer Designeintragung gemäß Artikel 48 Absatz 1 Ziffer 1 des Designgesetzes (wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 3).
In diesem Urteil befand das Gericht: „Zwar basiert die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen einem eingetragenen Design und einem anderen Design auf dem ästhetischen Eindruck, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern entsteht (Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes), doch umfasst der Kreis der Verbraucher bei dem hier strittigen Design – Dachziegel – nicht nur die Bauunternehmer, welche die Ziegel verlegen, sondern auch die Auftraggeber (Grundstückseigentümer), die die Dacharbeiten in Auftrag geben und Eigentümer des fertigen Produkts werden; auch diese Auftraggeber sind maßgebliche Verbraucher. Zudem müssen selbst Bauunternehmer letztlich den ästhetischen Vorstellungen des Auftraggebers nach der Verlegung Rechnung tragen. Daher sollte die Bewertung des ästhetischen Eindrucks – ein Schlüsselfaktor für die Bestimmung der Ähnlichkeit bei dem fraglichen Design – aus der Sicht der ästhetischen Werte erfolgen, die für den Auftraggeber nach der Verlegung von Bedeutung sind, und nicht allein aus der Sicht des Bauunternehmers.“ In diesem Rechtsstreit liegt jedoch ein logischer Sprung vor: Das Gericht stützte seine Feststellung der Ähnlichkeit auf Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes, obwohl es im vorliegenden Fall um die Ähnlichkeit im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 ging. Idealerweise hätte die Entscheidung auf der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs beruhen müssen (Urteil des Dritten Senats des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974; 1970 (Gyo-Tsu) Nr. 45; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf der Grundlage dieser Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs – die auf die „Ähnlichkeit der ästhetischen Wirkung aus der Sicht durchschnittlicher Verbraucher“ abstellt – ist die ästhetische Wirkung maßgeblich, wie sie vom Auftraggeber (der Partei, die das Dach in Auftrag gibt und letztlich dessen Eigentümer ist) und nicht vom ausführenden Bauunternehmer wahrgenommen wird. Auch wenn das Ergebnis gleich bleibt, unterscheidet sich die zugrunde liegende Argumentation.
Andererseits wird in Verletzungsverfahren die Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Verletzung auf der Grundlage der Artikel 23 und 24 Abs. 2 des Designgesetzes beurteilt. Wird in einem solchen Verfahren die Einrede der Ungültigkeit erhoben, so erfolgt die Beurteilung der Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung auf der Grundlage von Artikel 3 Abs. 1 Nr. iii des Designgesetzes. Obwohl beide Beurteilungen auf der „ästhetischen Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ beruhen, kann sich diese Wahrnehmung im Laufe der Zeit wandeln.
Die Verbreitung sozialer Medien und ähnlicher Plattformen in den letzten Jahren hat gezeigt, dass sich die Wertvorstellungen der allgemeinen Verbraucher rasch ändern können. Folglich kann ein Design zum Zeitpunkt der Verletzung als unähnlich, zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung jedoch als ähnlich (oder umgekehrt) eingestuft werden.
Sollte eine Partei in künftigen Verletzungsverfahren nachweisen können, dass sich die „ästhetische Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ im Laufe der Zeit gewandelt hat, könnten Gerichtsurteile ergehen, in denen die Feststellung der Ähnlichkeit für den Zeitpunkt der Verletzung und den Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung unterschiedlich ausfällt.

Folge 35

In einem Rechtsstreit zwischen der japanischen Audiogeräte-Herstellerin ZOOM Corporation und Zoom Video Communications, Inc. (im Folgenden: Zoom Inc.) sowie deren japanischem Vertriebspartner, in dem ZOOM behauptete, das Logo des Online-Meeting-Systems „Zoom“ ähnele dem eigenen Logo und verletze somit die Markenrechte, entschied das Bezirksgericht Tokio am 24. April, dass Zoom Inc. rund 166,2 Millionen Yen und der Vertriebspartner rund 16,1 Millionen Yen zahlen muss. Das Gericht erließ keine Anordnung zur Unterlassung der Logo-Nutzung. Anmerkung: Obwohl das Urteil bereits vor über einem Monat ergangen ist, wurde es noch nicht auf der Website des Obersten Gerichtshofs veröffentlicht; diese Erklärung basiert daher auf Medienberichten.
Die ZOOM Corporation entwickelt und vertreibt Elektronik- und Audiogeräte. Im Jahr 2005 beantragte sie die Eintragung ihrer Marke für das Logo, eine stilisierte Version der vier Buchstaben „ZOOM“, die im darauffolgenden Jahr registriert wurde.
Zoom Inc. wurde 2011 in den USA gegründet und verwendet das „Zoom“-Logo, das den Namen des Dienstes repräsentiert, auf seinen Software-Bildschirmen und Webseiten.
Die Klägerin hatte zuvor auf ihrer Webseite angegeben, dass aufgrund der Handlungen der Beklagten ihre Kundendienst-Telefon- und E-Mail-Leitungen ab etwa Oktober 2019 mit Anfragen zu Videokonferenzdiensten überlastet waren. Darüber hinaus erreichte der Aktienkurs des Unternehmens im Juni 2020 nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von ZVC aufgrund von Namensverwechslungen zwei Tage in Folge den Höchststand, bevor er stark einbrach. Dies beeinträchtigte nicht nur den Geschäftsbetrieb der Klägerin, sondern schädigte auch unbeteiligte Drittinvestoren. Die Klägerin hatte diese Informationen zuvor auf ihrer Webseite veröffentlicht, sie wurden jedoch inzwischen entfernt.
Das Urteil stellte fest, dass beide Unternehmen die stilisierte Schreibweise „ZOOM“ oder „Zoom“ verwenden und dass Aussprache und Bedeutung von „Zoom“ identisch sind. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Logos beider Unternehmen insgesamt eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen und befand daher, dass das Logo von Zoom die Markenrechte von ZOOM verletzt habe.
Aufgrund der weitverbreiteten Nutzung der Online-Konferenzdienste von Zoom nach der COVID-19-Pandemie entschied das Gericht jedoch, dass nach Juli 2020 keine Verwechslungsgefahr mehr zwischen den beiden Unternehmen durch die Nutzer bestand. Daher verurteilte es Zoom Inc. zwar zur Zahlung eines Betrags in Höhe der Lizenzgebühren für frühere Markenrechtsverletzungen, untersagte dem Unternehmen jedoch nicht die weitere Verwendung des Logos.
Im Übrigen ist der Gegenstand des Markenschutzes nicht die Marke selbst, sondern der in ihr verkörperte Geschäftswert (Artikel 1 des Markengesetzes). In diesem Zusammenhang ist der Kommentar des Ermittlers im Fall Kozosushi (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 11. März 1997, Az. 1102 (O) von 1994, Dritte Kammer, Minshu, Band 51, Nr. 3, S. 1055) relevant.
Bei Rechten wie Patenten und Gebrauchsmustern sind im Vergleich zu Markenrechten unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Patente und Gebrauchsmuster besitzen einen eigenen kreativen Wert, und patentverletzende Produkte nutzen diese Rechte in ihrer Funktionsweise, Wirksamkeit usw. Daher entspricht ein Teil des Umsatzes patentverletzender Produkte zwangsläufig der Vergütung für die Patentrechte. Darüber hinaus signalisiert der Verkauf patentverletzender Produkte die Nachfrage nach Produkten, die diese Patentrechte verkörpern, und die Tatsache, dass solche Produkte verkauft werden, deutet auf eine Nachfrage nach Lizenzen für diese Patentrechte hin.
Markenrechte hingegen besitzen keinen eigenen kreativen Wert; sie erlangen erst einen Wert, wenn sie mit dem Geschäftsruf des Unternehmens oder der Organisation, die die Waren herstellt, verbunden sind. Das heißt, der Verkauf von Waren mit einer Marke bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Marke zum Umsatz beigetragen hat, noch bedeutet der Warenverkauf zwangsläufig, dass eine Nachfrage nach Lizenzen zur Nutzung dieser Marke besteht. (Gleiches Urteil, Supreme Court Case Commentary, Civil Cases, 1997 (Teil 1)) (Seite 370)
In diesem Rechtsstreit ist die Beklagte, Zoom, Inc., ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen. Das „Zoom“-Logo, das mit ihrem Online-Meeting-System verbunden ist, wurde schnell zu einer bekannten Marke. Zoom, Inc. hat kein Interesse daran, eine Lizenz für die Marke der ZOOM Corporation in Japan zu erwerben.
Es trifft jedoch auch zu, dass der ZOOM Corporation durch die Verwechslung der beiden Logos bei den Verbrauchern ein Schaden entstanden ist.
Daher hätte die ZOOM Corporation Zoom, Inc. auffordern müssen, einen Hinweis zur Vermeidung von Irreführung und Verwechslung aufzunehmen, wenn Anfragen zu ihrem Videokonferenzdienst eingingen. Zoom, Inc. hätte zudem auf ihren Software-Bildschirmen und Webseiten darauf hinweisen müssen, dass sie in keiner Verbindung zur ZOOM Corporation steht.
Sollte die ZOOM Corporation Zoom, Inc. nicht dazu aufgefordert haben, einen solchen Hinweis aufzunehmen, trägt die ZOOM Corporation die Verantwortung für die Verwechslung und Verwechslung bei den Verbrauchern.
Wenn die ZOOM Corporation die Zoom Inc. zur Verwendung einer irreführenden oder verwechslungsfähigen Markenangabe aufgefordert hat und die Zoom Inc. dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist, stellt dies eine „vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Rechte oder gesetzlich geschützten Interessen einer anderen Person“ (Artikel 709 des Bürgerlichen Gesetzbuches) dar und begründet somit eine allgemeine unerlaubte Handlung. Dieser Fall sollte nicht nach Markenrecht, insbesondere nicht im Hinblick auf Lizenzgebühren (Artikel 38 Absatz 3 des Markengesetzes), sondern nach allgemeinem Deliktsrecht (Artikel 709 des Bürgerlichen Gesetzbuches) behandelt werden. Das Urteil in diesem Fall lässt auf mangelnde Kompetenz des Richters schließen.