Folge 24

Toray reichte Schadensersatzklage gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical wegen Verletzung des Generikapatents ein, das auf dem Patent für die Verwendung eines oralen Antipruritikums (Patent Nr. 3531170, eingetragene Verlängerung: Patentanmeldung Nr. 2017-700154, Patentanmeldung Nr. 2017-700310, nachfolgend „das Patentrecht“, gültig bis November 2022) basiert. In der Berufungsverhandlung (Oberster Gerichtshof für geistiges Eigentum, Reiwa 3 (Ne) Nr. 10037, Urteil vom 27. Mai 2025) wurde festgestellt, dass die Herstellung und der Vertrieb von Generika durch Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical eine Patentverletzung darstellten. Sawai Pharmaceutical wurde per Urteil zur Zahlung von 14.290.930.000 Yen Schadensersatz und 7.472.870.000 Yen Verzugsschadenersatz an Fuso Pharmaceutical verurteilt. Dies ist der höchste Betrag in einem Rechtsstreit um geistiges Eigentum.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum wurde nicht auf der Rechtsprechungssuchseite des Obersten Gerichtshofs veröffentlicht. Es ist ungewöhnlich, dass diese Entscheidung trotz ihrer immensen gesellschaftlichen Auswirkungen nicht auf einer Rechtsprechungssuchseite veröffentlicht wird. Dafür muss es einen Grund geben.
Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical haben gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt. Der Oberste Gerichtshof wird den Fall aus politischer Perspektive prüfen. Die Regierung fördert die Verwendung von Generika, um die ständig steigenden medizinischen und pharmazeutischen Kosten zu senken (https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf). Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum widerspricht der Regierungspolitik.
 Daher müssen das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales, das für die medizinischen und pharmazeutischen Kosten zuständig ist, und das Finanzministerium, das für die öffentlichen Haushalte zuständig ist, beim Büro für Zivilangelegenheiten des Sekretariats des Obersten Gerichtshofs Beschwerde einreichen. Dieses prüft die Entscheidung und erwägt Maßnahmen zur Reaktion auf die Beschwerden des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales sowie des Finanzministeriums.
Der mit dieser Berufung betraute wissenschaftliche Mitarbeiter des Obersten Gerichtshofs prüft die Gründe für die Entscheidung des Berufungsgerichts gemäß den Reaktionsmaßnahmen des Büros für Zivilangelegenheiten. Am Obersten Gerichtshof prüfen hochrangige Richter, die sogenannten wissenschaftlichen Mitarbeiter des Obersten Gerichtshofs, die Berufungsakte und verfassen ein Urteil, das dann von den Richtern des Obersten Gerichtshofs geändert und verkündet wird.
 In diesem Fall belief sich die Forderung in erster Instanz (Bezirksgericht Tokio, Heisei 30 (Wa) Nr. 38504, Nr. 38508, Urteil vom 30. März 2021) auf 10 Millionen Yen, was einer Teilforderung von 622,1 Millionen Yen gegen Sawai Pharmaceutical entspricht, und 10 Millionen Yen, was einer Teilforderung von 321,05 Millionen Yen gegen Fuso Pharmaceutical entspricht. Das Berufungsgericht ließ jedoch eine erweiterte Änderung der Forderung zu.
In erster Instanz wurde weder eine wörtliche Patentverletzung noch eine äquivalente Patentverletzung aufgrund bewussten Ausschlusses (Anforderung 5) festgestellt. Vorsitzender Richter in erster Instanz war Richter Tanaka Koichi. In der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall äußerte er sich als Forscher am Obersten Gerichtshof zur Methode zur Beurteilung der fünften Äquivalenzanforderung und wurde später Vorsitzender Richter der Abteilung für geistiges Eigentum des Bezirksgerichts Tokio. Er ist ein traditioneller Richter für geistiges Eigentum und Experte für die Beurteilung der Anwendbarkeit der Äquivalenzdoktrin auf Arzneimittelpatente.
 Vorsitzender Richter des Berufungsgerichts ist hingegen Richter Hibiki Shimizu, der auf Arbeitsrechtsstreitigkeiten spezialisiert ist. In den letzten Jahren wurden Richter ohne Spezialisierung auf geistiges Eigentum zu Präsidenten des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum ernannt. Das Sekretariat des Obersten Gerichtshofs, das zur Ernennung von Richtern befugt ist, verfolgt die Politik, keine reinen Richter für geistiges Eigentum auszubilden. In Zivilsachen zählt die Schlussfolgerung, nicht die Begründung. Wenn Richter für geistiges Eigentum ausschließlich im Bereich des geistigen Eigentums ausgebildet würden, würden sie sich mehr mit der Begründung als mit der Schlussfolgerung befassen.
Streitigkeiten um geistiges Eigentum sind wirtschaftliche Angelegenheiten mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Daher ist es in solchen Streitigkeiten notwendig, Urteile zu fällen, die den Auswirkungen auf die Gesellschaft mehr Gewicht verleihen als der Argumentation.
Toray, der Beschwerdeführer (Kläger) in diesem Fall, erleidet in seinem Pharmageschäft aufgrund der Verbreitung von Generika und Preisanpassungen Verluste. Sollte Toray diesen Prozess verlieren, würden Generika zunehmend verbreitet sein und Toray wäre gezwungen, einen Rückzug aus dem Pharmageschäft oder dessen Übertragung an ein anderes Unternehmen in Erwägung zu ziehen.
Das Patentgesetz besagt: „Zweck dieses Gesetzes ist es, Erfindungen zu fördern, indem deren Schutz und Nutzung gefördert werden, um so zur Entwicklung der Branche beizutragen“ (Artikel 1). Ein Verlust von Torays Fall würde dem rechtlichen Ziel des Patentgesetzes zuwiderlaufen und die pharmazeutische Entwicklung behindern.
 Andererseits würde ein Verlust von Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical der Regierungspolitik zuwiderlaufen, die Verwendung von Generika zu fördern und die medizinischen und pharmazeutischen Kosten zu senken.
 Zivilklagen versuchen in der Regel, den Streit durch eine gütliche Einigung beizulegen. Ein Vergleich ist eine Vereinbarung zwischen den Parteien, einander Zugeständnisse zu machen und den Streit zwischen ihnen zu beenden (Artikel 695 des Zivilgesetzbuches). Bei Schadensersatzklagen ist es üblich, dass der Beklagte dem Kläger durch Zahlung eines Geldbetrags einen Kompromiss eingeht. Im vorliegenden Fall vor dem Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum musste der Vergleichsantrag unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Beschwerdeführers (Klägers) und des Beklagten (Beklagten) gestellt werden. Aus Sicht von Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical war die Idee einer außergerichtlichen Einigung durch eine Geldzahlung trotz ihres Sieges in erster Instanz jedoch nicht akzeptabel, und sie hätten dies möglicherweise abgelehnt.
Um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, wechselten sie daher die Seiten und zwangen Toray zu Zugeständnissen und einem Vergleich. Dazu mussten sie zunächst ihren Fall gegen Toray gewinnen.
Der Oberste Gerichtshof für geistiges Eigentum verurteilte Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical daher zur Zahlung erheblichen Schadensersatzes, wodurch diese den Prozess verloren und – ob gewollt oder nicht – Berufung einlegen mussten. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum basierte dieses Mal daher auf der Annahme, der Oberste Gerichtshof würde die möglicherweise schlecht begründete Entscheidung aufheben.
 In der Berufungsverhandlung finden zunächst mündliche Verhandlungen statt (entgegen der Auslegung von Artikel 319 der Zivilprozessordnung), anschließend hebt der Oberste Gerichtshof das ursprüngliche Urteil auf und verweist den Fall an den Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum zurück (Artikel 325 desselben Gesetzes).
In der Zurückverweisungsverhandlung wird der Oberste Gerichtshof für geistiges Eigentum erneut einen Vergleich anstreben, doch dieses Mal wird Toray Zugeständnisse machen. Ein möglicher Vergleichsvorschlag wäre, dass Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical Toray einen Betrag zahlen, der dem in erster Instanz geforderten Betrag entspricht. Gelingt es Toray, einen Vergleich in Höhe des erstinstanzlich geforderten Betrags zu erzielen, hat das Unternehmen sein ursprüngliches Ziel erreicht. Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical können die Entschädigungssumme auf 1/23 des Betrags vor der Zurückverweisung reduzieren. Das Gericht muss kein Urteil fällen, und die Informationen werden nicht veröffentlicht. Dies ist ein Win-Win-Win-Vergleichsvorschlag. Bei Vorlage des Vergleichsvorschlags droht das Gericht mit der Ablehnung des Antrags, falls Toray ihn nicht annimmt. Dies ist eine gängige Taktik der Gerichte.
Dies verdeutlicht die Bedeutung dieser Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum und die zu erwartenden künftigen Entwicklungen. Wenn der Vorsitzende Richter Shimizu Hibiki eine solche Situation vor seiner Entscheidung vorhersehen konnte, muss er ein kluger Stratege sein.

Folge 23

Zu den Urteilen des Obersten Gerichtshofs zur Äquivalenzlehre gehören der Ball-Spline-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. Februar 1998) und der Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017).
Die im Ball-Spline-Fall dargelegte Äquivalenzlehre geht typischerweise von einer Entlastung des Patentinhabers aus, wenn nach der Anmeldung ein neues Material mit gleicher Wirkung erscheint. Die Beurteilung der Ersetzbarkeit basiert zudem auf dem Zeitpunkt der Patentverletzung. Im Gegensatz dazu stellte sich im Maxacalcitol-Fall die Frage, ob eine Verletzung von Äquivalenten vorlag, als ein zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits vorhandenes Material mit gleicher Wirkung verwendet wurde (Referenz: Bessatsu Patent, Ausgabe November 2021, „Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents)“ von Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
Im ursprünglichen Verfahren im Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Thema geistiges Eigentum vom 25. März 2016) entschied das Gericht bei der Bestimmung des ersten Erfordernisses der Äquivalente (nicht wesentliche Teile): „Da der wesentliche Wert einer patentierten Erfindung nach ihrem Beitrag zum Stand der Technik auf ihrem technischen Gebiet bestimmt wird, sollten die wesentlichen Teile einer patentierten Erfindung anhand der Ansprüche und der Beschreibung der Spezifikation bestimmt werden, insbesondere anhand eines Vergleichs mit dem in der Spezifikation beschriebenen Stand der Technik. (i) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung als größer als der des Stands der Technik eingeschätzt, wird ein Teil der Ansprüche als höhere Konzeptualisierung anerkannt. (ii) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik als nicht so groß eingeschätzt, wird sie als nahezu identisch mit der Beschreibung in den Ansprüchen anerkannt.
“ Auf dieser Grundlage entschied das Gericht bei der Bestimmung des fünften Erfordernisses der Äquivalente (besondere Umstände): „Wenn es objektiv und äußerlich Da zum Zeitpunkt der Anmeldung eine andere Konfiguration außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs als Ersatz für einen anderen Teil der in den Ansprüchen beschriebenen Konfiguration anerkannt wurde, kann die Tatsache, dass der Anmelder diese andere Konfiguration nicht in den Ansprüchen beschrieben hat, als „besonderer Umstand“ im Sinne der fünften Voraussetzung angesehen werden.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall bestätigte die oben genannte Entscheidung des Untergerichts.Der Maxacalcitol-Fall legte eine Reihe von Methoden zur Bestimmung der ersten Voraussetzung der Äquivalente (nicht wesentliche Teile) und der fünften Voraussetzung (besondere Umstände) fest, sodass eine Verletzung von Äquivalenten auch dann geltend gemacht werden kann, wenn ein Material mit gleicher Wirkung verwendet wird, das zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits existierte.
Die Äquivalentdoktrin wurde im Ball Spline-Fall eingeführt und im Maxacalcitol-Fall weitergeführt.
Seit dem Maxacalcitol-Fall sind Patentverletzungsverfahren in eine neue Phase eingetreten, und sowohl die Verletzung von Wortlaut als auch die Verletzung von Äquivalenten werden in Patentverletzungsverfahren gemeinsam geprüft. In Fällen, in denen der Kläger keine Verletzung gleichwertiger Schutzrechte geltend macht, ermutigen die Gerichte den Kläger in der Regel, eine solche geltend zu machen. Selbst wenn das Gericht den Kläger jedoch zur Geltendmachung einer Verletzung gleichwertiger Schutzrechte ermutigt, beabsichtigt es nicht zwangsläufig, eine solche anzuerkennen. Dies soll verhindern, dass das erstinstanzliche Gericht im Berufungsverfahren auf die mangelnde Fairness seines Verfahrens hinweist.

Folge 22

Beim Aufbau eines Markenimages kann es sinnvoll sein, das Hintergrundmuster auf der Produktoberfläche oder das Hintergrundmuster auf dem Geschenkpapier rechtlich schützen zu lassen.
Die Richtlinien des japanischen Patentamts zur Markenprüfung besagen in Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Punkt 6 des Markengesetzes (eine Marke, die von Verbrauchern nicht als Produkt oder Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens erkannt werden kann), der Voraussetzung für die Markenregistrierung ist, Folgendes: „Zu Marken, die aus Hintergrundmustern bestehen, gilt: Wird eine Marke lediglich als Hintergrundmuster erkannt, weil sie aus sich wiederholenden Figuren usw. besteht, fällt sie unter diesen Punkt. Selbst wenn sie als Hintergrundmuster erkannt wird, werden Umstände wie eine besondere Form in ihrer Zusammensetzung berücksichtigt, um zu entscheiden, ob sie unter diesen Punkt fällt.“ Mit anderen Worten: Hintergrundmuster können grundsätzlich nicht registriert werden, können aber bei besonderer Unterscheidungskraft registriert werden.
In einem Einspruch gegen einen Zurückweisungsbescheid wurde festgestellt, dass eine Marke, bestehend aus einer Ellipsenfigur mit in der Mitte des Ellipsenumrisses kombinierten Arabeskenmustern, wobei der Musterteil goldfarben und der Hintergrund hellgrün ist, unter Artikel 3 Absatz 1 Punkt 6 des Markengesetzes fällt und nicht eingetragen werden kann (Berufungsfall Nr. 6195 von 1971).
In einer Klage auf Aufhebung des Berufungsbescheids stellte das Gericht daraufhin fest, dass die Blumen- und Arabeskenmuster, aus denen die Bildmarke besteht, lediglich strukturelle Elemente sind und dass selbst bei Alltäglichkeit der einzelnen Elemente leicht erkennbar ist, dass die Marke als Ganzes durch ihre Anordnung, Kombination, Farbgebung usw. Unterscheidungskraft besitzen kann (Tokio High Court Case 1974 (Gyo-ke) Nr. 7, Urteil vom 18. September 1974).
Um ein Hintergrundmuster auf der Oberfläche eines Produkts oder auf Geschenkpapier als Marke eintragen zu lassen, muss das Muster Unterscheidungskraft besitzen. Selbst wenn das Muster weiterhin verwendet wird, verliert es daher seine Unterscheidungskraft, wenn ein anderes Unternehmen in der Zwischenzeit ein ähnliches Muster verwendet.
Zunächst wird das Hintergrundmuster als Design registriert. Die Designeintragung erfordert Neuheit (Artikel 3 Absatz 1 des Designgesetzes) und darf nicht leicht zu erstellen sein (Artikel 3 Absatz 2). Anders ausgedrückt: Neue Hintergrundmuster lassen sich leichter eintragen. Designrechte haben eine Schutzdauer von 25 Jahren ab dem Tag der Anmeldung zur Designeintragung (Artikel 21 Absatz 1 des Designgesetzes). Erlangt das Design während dieser Zeit durch Verwendung die Fähigkeit, seine Produkte von anderen zu unterscheiden, kann das Hintergrundmuster nach Ablauf der Designrechte dauerhaft verwendet werden, indem es als Marke eingetragen wird.