Folge 31

Dieser Artikel erläutert Ausschlussansprüche bei Patentansprüchen und deren Berichtigung.
Ein Ausschlussanspruch ist ein Anspruch, der explizit nur einen Teil der beanspruchten Erfindung ausschließt, während der eigentliche Schutzumfang unberührt bleibt (Prüfungsrichtlinien, Kapitel 2, 3.3.1(4) – Änderungen zur Aufnahme eines Ausschlussanspruchs).
Dieser Artikel erläutert den Begriff „Ausschlussanspruch“ anhand der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 30. Mai 2008, Rechtssache 10563 (Gyo-Ke) aus dem Jahr 2006. Als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Berichtigung zur Aufnahme eines Ausschlussanspruchs legte diese Entscheidung die folgenden allgemeinen Kriterien fest, anhand derer sich feststellen lässt, ob eine Berichtigung „im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte“ gemäß dem Patentgesetz erforderlich ist.
„‚Die in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ sind solche, die Dritten als Voraussetzung für die Erlangung eines Monopols durch Patentrechte an Erfindungen, die auf hochentwickelten technischen Ideen beruhen, offengelegt werden. Daher handelt es sich bei den hier genannten ‚Sachverhalten‘ vermutlich um technische Sachverhalte, die mit der in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbarten Erfindung in Zusammenhang stehen. ‚Die in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ sind technische Sachverhalte, die ein Fachmann durch Kombination aller Beschreibungen in der Beschreibung oder den Zeichnungen ableiten kann. Führt eine Änderung keine neuen technischen Sachverhalte in Bezug auf die auf diese Weise abgeleiteten technischen Sachverhalte ein, so kann die Änderung als ‚im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ vorgenommen gelten.“ Das Gericht entschied anschließend wie folgt und stellte klar, dass der allgemeine Beurteilungsmaßstab auch dann gilt, wenn eine Berichtigung beantragt wird, um mittels eines sogenannten ‚Ausschlussanspruchs‘ einen Teil einer Erfindung in einer Patentanmeldung auszuschließen, der mit einer früheren Erfindung identisch ist, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung nicht öffentlich offenbart war.
„…da dem Patentinhaber die Existenz der früheren Erfindung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht bekannt ist, enthalten die Beschreibung oder die Zeichnungen der Patentanmeldung üblicherweise keine spezifische Beschreibung der früheren Erfindung. Die Ausnahmebestimmung in Artikel 134-2 Absatz 1 des Patentgesetzes gilt jedoch weiterhin für Berichtigungen, die Sachverhalte korrigieren, die nicht ausdrücklich in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschrieben sind. Solange solche Berichtigungen nicht als Einführung neuer technischer Sachverhalte in die durch die Beschreibungen in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbarten technischen Sachverhalte angesehen werden, sind sie als Berichtigungen zu betrachten, die „im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte“ vorgenommen wurden.“
Es ist nicht angemessen anzunehmen, dass Änderungen zur Begründung eines Ausschlussanspruchs grundsätzlich unzulässig sind. Anders ausgedrückt: Selbst wenn die Änderungen negativ formuliert sind, wie beispielsweise bei einer Änderung zur Begründung eines Ausschlussanspruchs, und die zu ändernden Sachverhalte in der Spezifikation usw. beschrieben sind, so kann – wie bei Änderungen mit positiven Beschreibungen – davon ausgegangen werden, dass keine neuen technischen Sachverhalte eingeführt werden, sofern keine besonderen Umstände vorliegen. Umgekehrt bedeutet jedoch nicht, dass die Änderung neue technische Sachverhalte einführt, nur weil die zu ändernden Sachverhalte selbst nicht in der Spezifikation usw. beschrieben sind.
Daher sollte letztlich beurteilt werden, ob eine Änderung zur Begründung eines Ausschlussanspruchs als „im Rahmen der in der Spezifikation usw. beschriebenen Sachverhalte“ liegend angesehen werden kann, ob die Änderung keine neuen technischen Sachverhalte im Verhältnis zu den in der Spezifikation usw. beschriebenen technischen Sachverhalten einführt.