제31화

특허청구의 범위의 보정 또는 정정에 있어서 제외하는 클레임에 대해 해설합니다.
"제외하는 클레임"이란 청구항에 기재한 사항의 기재표현을 남긴 채로 청구항에 관련된 발명에 포함되는 일부 사항만을 그 청구항에 기재한 사항으로부터 제외하는 것을 명시한 청구항을 말한다(심사기준 제2장 3.3.1(4) 제외하는 클레임으로 하는 보정의 경우).
「제외 클레임」에 대해서, 지재고재 헤세이 18년(행케) 제10563호 동 20년 5월 30일 대합의 판결을 인용해 해설합니다.
본 판결은, 「제외하는 클레임」으로 하는 정정이 인정될지 어떨지를 판단하는 전제로서, 정정의 요건으로서 특허법이 정하는 「명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서」에 대해, 다음과 같은 일반적인 판단 기준을 제시했다.
『명세서 또는 도면에 기재한 사항』이란, 기술적 사상의 고도의 창작인 발명에 대해서, 특허권에 의한 독점을 얻는 전제로서, 제3자에 대해서 개시되는 것이기 때문에, 여기서 말하는 『사항』이란 명세서 또는 도면에 의해 개시된 발명에 관한 기술적 사항인 것이 전제가 되는 곳 『 명세서 또는 도면에 기재한 사항 '이란 당업자에 의해 명세서 또는 도면의 모든 기재를 종합함으로써 인도되는 기술적 사항이며, 보정이 이와 같이 인도되는 기술적 사항과의 관계에서 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것일 때에는 해당 보정은 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'할 수 있다'.
그 위에 다음과 같이 판시하여 특허출원에 관한 발명 가운데 특허출원시에는 공개되지 않았던 선원발명과 동일한 부분을 소위 「제외하는 클레임」에 의해 제외하는 정정을 청구하는 경우에 대해서도 일반적인 판단기준이 적용되는 것을 밝혔다.
"특허권자는 특허출원시에 선원발명의 존재를 인식하고 있지 않기 때문에 당해 특허출원에 관한 명세서 또는 도면에는 선원발명에 관한 구체적인 기재가 존재하지 않는 것이 통상이지만, 명세서 또는 도면에 구체적으로 기재되어 있지 않은 사항을 정정사항으로 하는 정정에 대해서도 특허법 134조 2 제1항 단서가 적용되는 것에 변함이 없으며, 이러한 정정도 명세서 또는 도면의 기재에 의해 개시된 기술적 사항에 대하여 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것으로 인정되는 한 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'하는 정정이어야 한다.
'제외하는 클레임'으로 하는 보정이 본래 인정되지 않는 것임을 전제로 하는 사고방식은 적절하지 않다. 즉 「제외하는 클레임」으로 하는 보정과 같이 보정사항이 소극적인 기재가 되어 있는 경우에서도, 보정사항이 명세서 등에 기재된 사항일 때는, 적극적인 기재를 보정사항으로 하는 경우와 마찬가지로, 특별한 사정이 없는 한 , 새로운 기술적 사항을 도입하는 것은 아니다고 할 수 있지만, 반대로, 보정사항 자체가 명세서 등에 기재되어 있지 않다고 해서, 해당 보정에 의해 새로운 기술적 사항이 도입되게 된다는 성질의 것은 아니다.
따라서, 「제외하는 클레임」으로 하는 보정에 대해서도 해당 보정이 명세서 등에 「기재한 사항의 범위 내에서」하는 것일 수 있는지에 대해서는, 최종적으로, 명세서 등에 기재된 기술적 사항과의 관계에 있어서, 보정이 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것인지를 기준으로서 판단해야 한다.