제32화

제7화에서는 특허 출원서 작성 시 발명의 효과에 대한 과도한 설명이 권리 범위를 제한할 수 있다는 점을 다루었습니다.
발명의 진보성과 그 효과 간의 연관성에 관하여, 법원은 다음과 같은 판결을 내렸습니다(도쿄도 고등법원, 사건번호 2002(교케) 제460호, 2004년 3월 23일 판결): "발명의 진보성은 원칙적으로 그 객관적인 구조에 비추어 평가되어야 한다. 특정한 문제를 해결하기 위해 그러한 구조를 사용하려는 행위 자체는 궁극적으로 발명가의 주관적인 의도에서 비롯된다. 그러한 의도에 근거하여 특허성을 주장하는 것은 객관적으로 동일한 구조를 가진 여러 특허를 부여하는 결과를 초래하므로 용납될 수 없다." 그러나, 예외적인 상황에서는 그 구조가 쉽게 상상 가능한 발명이라 할지라도 특허를 부여할 수 있다. 예를 들어, 당업자가 쉽게 예측하거나 발견할 수 없었던 효과가 발견된 경우이다.
발명 단계와 발명의 효과 사이의 연관성에 관하여, 대법원은 (2019년 8월 27일 제3재판부, 사건번호 262, 51쪽, 2018년 제69호 판결) “화합물의 약학적 용도에 관한 특허 발명의 발명 단계 존재 여부와 관련하여, 하급심은 특허 발명의 효과가 예측 불가능하고 중대하다는 주장을 기각하였다.”라고 판시했다.
이 판결은 “화합물의 약학적 용도에 관한 특허 발명이 발명 단계를 포함하는지 여부”라는 문제를 구체적으로 다루고 있지만, 그 기본 원칙은 특허 출원 심사 시 발명 단계를 판단하는 데에도 적용될 수 있다.
명세서에서 발명의 효과를 설명하는 방식은 발명의 특징이 기본 구성에 있는지, 아니면 그 구성에 의해 달성되는 중요한 효과에 있는지에 따라 달라집니다. 명세서를 작성할 때에는, 출원 당시 당업자가 발명 구성의 효과를 예측할 수 있었는지, 그리고 그 효과가 당업자가 예측할 수 있었던 범위를 넘어서는 중요한 효과인지를 신중하게 고려해야 합니다. 만약 그렇다면, 그 효과는 명세서에 반드시 기재되어야 합니다.
현재, 균등물에 의한 침해는 특허 침해 소송의 틀 안에서 심사되고 있습니다(23화 참조). 청구된 발명과 다른 구성을 가진 침해 제품에 대한 균등물 침해를 쉽게 인정받기 위해서는, 청구된 발명이 가져다주는 이점을 구체적으로 명시하여 균등성의 두 번째 조건(동일한 기능적 효과)을 명확히 하는 것이 효과적이라고 여겨집니다. 균등물 침해의 인정을 용이하게 함으로써 권리의 범위를 확대할 수 있을 것입니다.