제23화

균등론에 관한 대법원 판결로는 볼 스플라인 사건(1998년 2월 24일 대법원 판결)과 막사칼시톨 사건(2017년 3월 24일 대법원 판결)이 있습니다.
볼 스플라인 사건에서 제시된 균등론은 일반적으로 출원 후 동일한 효과를 가진 새로운 물질이 등장할 경우 특허권자에게 구제가 가능하다는 것을 전제로 하며, 대체 용이성 판단 또한 침해 시점을 기준으로 합니다. 반면, 막사칼시톨 사건은 출원 당시 이미 존재하던 동일한 효과를 가진 물질을 사용했을 때 균등물 침해 여부가 문제가 된 사건이었습니다. (참고: 별지특허 2021년 11월호, “균등물론 재검토(균등물론 제5요건에 대한 심도 있는 고찰)”, 미무라 료이치 저 (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830))
막사칼시톨 사건의 원심(2016년 3월 25일 지식재산고등법원 대법정 판결)에서 법원은 균등성(비필수적 부분)의 첫 번째 요건을 판단하면서 “특허발명의 실질적 가치는 해당 기술 분야에서 선행기술과 비교하여 기여한 정도에 따라 결정되므로, 특허발명의 본질적 부분은 특허청구범위 및 명세서의 설명, 특히 명세서에 기재된 선행기술과의 비교를 통해 판단되어야 한다. (i) 특허발명의 기여도가 선행기술보다 크다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 일부는 더 높은 개념화로 인정되고, (ii) 특허발명의 기여도가 선행기술에 비해 크지 않다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 설명과 거의 동일하게 인정된다”라고 판시했습니다.
” 이러한 전제에 따라, 법원은 균등성(특수한 사정)의 다섯 번째 요건을 판단하면서 ” 출원 당시 특허청구범위 밖의 다른 구성이 청구항에 기재된 구성의 다른 부분에 대한 대체물로 인정되었다는 것이 객관적이고 외부적으로 인정되는 경우, 출원인이 청구항에 해당 다른 구성을 기재하지 않은 것은 제5 요건에 따른 ‘특별한 사정’에 해당한다고 할 수 있다.
막사칼시톨 사건에서 대법원 판결은 앞서 언급한 하급심 판결을 확정했습니다. 막사칼시톨 사건은 균등물(비필수적 부분)의 첫 번째 요건과 특별한 사정(특별한 상황)의 다섯 번째 요건을 판단하는 방법을 규정하여, 출원 당시 이미 존재했던 동일한 효과를 가진 재료를 사용한 경우에도 균등물 침해를 적용할 수 있도록 했습니다.
균등론은 볼 스플라인 사건에서 창안되었고 막사칼시톨 사건에서 발전했습니다.
막사칼시톨 사건 이후 특허 침해 소송은 새로운 국면에 접어들었으며, 특허 침해 소송에서 문언 침해와 균등물 침해를 함께 심리하게 되었습니다. 원고가 균등물 침해를 주장하지 않는 경우, 법원은 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려하는 관행을 가지고 있습니다. 그러나 법원이 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려한다고 해서 반드시 균등물 침해를 인정하려는 것은 아닙니다. 이는 항소심에 있어서, 제1심의 심리 부진을 지적되지 않게 하기 위해서입니다.