제19화

특허출원의 심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있으며(특허법 제48조의3 제1항), 그 기간 내에 심사청구가 없으면 해당 특허출원은 취하된 것으로 간주된다(특허법 제4조 제4항).
출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 특허출원이 공개된다(특허법 제64조 제1항), 따라서 취하된 특허출원과 동일한 내용의 출원을 하더라도 동법 제29조 제1항(신규성)에 해당하여 거절된다(특허법 제49조 제2항).
특허출원에 대한 심사청구율은 74.8%(2020년)이다(https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020202.pdf). 즉, 특허출원 4건 중 1건은 권리를 부여받지 못하고, 출원공개 후 후속 출원을 배제하는 효과만 있을 뿐이다(특허법 제29조 제1항 또는 제29조 제2항).
출원 당시 심사청구 여부를 결정하지 않고 출원 후 3년 뒤에 권리를 취득할 필요성이 발생하더라도 권리를 취득할 기회는 이미 상실된 것이다.
반면 실용신안은 실체심사 없이 등록되므로(실용신안법 제14조 제2항) 실용신안 기술평가서를 제출하고 경고를 받아야만 권리를 행사할 수 있다(실용신안법 제29조의2). 실용신안권이 만료된 후에도 실용신안 기술평가 청구가 가능하다(실용신안법 제12조 제2항).
실용신안권자는 실용신안등록출원일로부터 3년 이내에 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있다(특허법 제46조의2 제1항).
이에 따라 출원 당시 심사청구 여부가 미정인 경우, 일단 실용신안등록출원을 하고 출원일로부터 3년 이내에 권리획득의 필요성이 발생하면 실용신안등록에 따른 특허출원을 할 수 있고, 그렇지 않은 경우 실용신안등록을 유지한 경우 출원 후 3년이 지나 권리획득의 필요성이 발생하더라도 실용신안기술평가를 청구하여 권리를 행사할 수 있다.
실용신안등록에 따른 특허출원제도를 활용하면 출원 및 권리획득 비용을 절감할 수 있으며, 필요에 따라 출원내용에 대한 권리획득도 가능하다.