제17화

무형재산권(지식재산권)에는 인간의 정신활동의 결과인 창작물에 대한 권리와 영업권(기본법률 3: 재산권, 281쪽, 나카야마 노부히로 지음 "무형재산권")이 포함됩니다.
인간의 정신활동의 결과인 창작물에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 포함됩니다. 영업권에는 상표권이 포함됩니다.
특허권 등과 달리 침해자는 상표법 제38조 제2항에 근거하여 상표권자로부터 손해배상 청구에 대한 방어수단으로 손해가 발생하지 않았다는 것을 주장하고 입증함으로써 손해배상 책임을 피할 수 있습니다(대법원, 1994(O) 제1102호, 제3소법원 판결, 1997년 3월 11일, 민슈 제51권 제3호, 1055쪽).
즉, 상표권은 상표 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표에 내재된 영업권을 보호하기 때문에, 상표를 등록하더라도 그것만으로는 권리를 행사할 수 없습니다. 대법원은 이 문제에 대해 다음과 같은 해설을 하고 있다.
"특허권이나 실용신안권과 같은 권리는 상표권과 다르게 생각해야 한다. 즉, 특허권과 실용신안권 자체에 창작적 가치가 있고, 침해물품은 그 성능, 유용성 등에 있어서 특허권을 활용하고 있으므로 침해물품의 판매액의 일부는 필연적으로 특허권의 가치에 상응한다. 나아가 침해물품의 판매는 특허권을 구현한 제품에 대한 수요가 있음을 의미하며, 침해물품이 애초에 판매된다는 사실은 특허권에 대한 라이센스 설정에 대한 수요가 있음을 의미한다고 할 수 있다.
반면 상표권은 그 자체로는 창작적 가치가 없고, 그 제품이 유래한 회사 또는 기타 단체의 사업적 신용과 연계될 때에만 일정한 가치를 갖는다. 즉, 상표가 부착된 제품이 판매된다는 사실이 곧 상표가 판매에 기여했다는 것을 의미하지 않으며, 제품이 판매된다는 것이 상표 사용에 대한 라이센스에 대한 수요가 있음을 의미하지도 않는다." (동일 판결, 대법원 판례 해설, 민사 사건, 1997(1부)(370페이지))
상표권은 두 가지 요건이 충족되지 않는 한 행사할 수 없습니다. 즉, 상표가 특허청에 등록되어 있어야 하고 상표가 실제로 사용 중이며 사업에서 영업권을 확립해야 합니다.