Épisode 19

Une demande d'examen d'une demande de brevet peut être formulée dans les trois ans suivant la date de dépôt (loi sur les brevets, article 48-3, paragraphe 1), et si aucune demande d'examen n'est formulée dans ce délai, la demande de brevet est réputée retirée (loi sur les brevets, article 4, paragraphe 4).
Lorsqu'un an et six mois se sont écoulés depuis la date de dépôt, la demande de brevet est publiée (loi sur les brevets, article 64, paragraphe 1), donc même si une demande ayant le même contenu que la demande de brevet retirée est déposée, elle relèvera de l'article 29, paragraphe 1 (nouveauté) de la même loi et sera rejetée (loi sur les brevets, article 49, paragraphe 2).
Le taux de demande d'examen des demandes de brevet est de 74,8 % (2020) (https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020202.pdf). En d'autres termes, une demande de brevet sur quatre ne sera pas reconnue et n'aura pour effet d'exclure les demandes ultérieures (loi sur les brevets, article 29, paragraphe 1 ou article 29, paragraphe 2) qu'après la publication de la demande.
Même si l'on ne sait pas encore au moment du dépôt s'il faut ou non demander un examen et que la nécessité d'obtenir des droits survient trois ans après le dépôt, la possibilité d'obtenir des droits est déjà perdue.
En revanche, comme les modèles d'utilité sont enregistrés sans examen de fond (loi sur les modèles d'utilité, article 14, paragraphe 2), le droit ne peut être exercé qu'après présentation d'un rapport d'évaluation technique du modèle d'utilité et avertissement (loi sur les modèles d'utilité, article 29-2). Une demande d'évaluation technique du modèle d'utilité peut être formulée même après l'expiration du droit de modèle d'utilité (loi sur les modèles d'utilité, article 12, paragraphe 2).
Le titulaire d'un droit de modèle d'utilité peut déposer une demande de brevet fondée sur l'enregistrement du modèle d'utilité dans les trois ans suivant la date de dépôt de l'enregistrement du modèle d'utilité (loi sur les brevets, article 46-2, paragraphe 1).
Compte tenu de ce qui précède, si au moment du dépôt, vous n'avez pas encore décidé s'il faut ou non demander un examen, si vous déposez d'abord une demande d'enregistrement de modèle d'utilité et que la nécessité d'acquérir des droits survient dans les trois ans suivant la date de dépôt, vous pouvez déposer une demande de brevet sur la base d'un enregistrement de modèle d'utilité. Dans le cas contraire, vous pouvez conserver l’enregistrement du modèle d’utilité. Vous pouvez ensuite demander une évaluation technique du modèle d’utilité et exercer vos droits, même si la nécessité d’acquérir des droits survient trois ans après la demande.
En utilisant le système de demande de brevet basé sur l'enregistrement du modèle d'utilité, vous pouvez réduire les coûts de dépôt et d'acquisition des droits tout en acquérant des droits sur le contenu de votre demande si nécessaire.

Épisode 18

Il est possible de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle pour des formes tridimensionnelles, et il est également possible de demander l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle.
Les droits de dessin ou modèle étant des créations résultant de l'activité mentale humaine, l'enregistrement requiert la nouveauté et la créabilité, et la durée du droit est limitée (25 ans à compter de la date de la demande).
En revanche, les droits de marque protègent la réputation de l'entreprise, ils nécessitent donc une notoriété par l'utilisation, et la durée du droit est semi-permanente par le biais d'un enregistrement renouvelé.
La Haute Cour de la propriété intellectuelle a statué comme suit sur cette question.
"Étant donné que les droits de marque peuvent être détenus de manière semi-permanente en renouvelant à plusieurs reprises la durée de leur validité, l'octroi d'une protection aux formes tridimensionnelles qui ont fait l'objet de droits de modèle d'utilité ou de droits de conception par le biais de droits de marque pourrait entraîner l'octroi à une personne spécifique de droits exclusifs de manière semi-permanente au-delà de la durée des droits en vertu de la loi sur les modèles d'utilité ou de la loi sur les dessins et modèles, ce qui restreindrait injustement la concurrence loyale entre les entreprises. Par conséquent, à moins qu'il n'existe des circonstances particulières dans lesquelles les formes tridimensionnelles qui ont fait l'objet de droits de modèle d'utilité ou de droits de conception ont acquis un caractère distinctif sans rapport avec le monopole des droits, on ne peut pas considérer qu'elles ont acquis un caractère distinctif par l'usage." (Affaire de la Haute Cour de propriété intellectuelle 2017 (Gyo-Ke) n° 10155, jugement du 15 janvier 2018)
Récemment, des circonstances particulières dans lesquelles "le pouvoir distinctif par l'usage" a été reconnu, une marque tridimensionnelle pour Shin Godzilla a été approuvée.
Sur la base de la « reconnaissance écrasante du personnage de Godzilla », le tribunal a statué que « bien que la marque en question relève de l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la loi sur les marques, la marque en question relève de l'article 3, paragraphe 2 de la loi sur les marques car il peut être reconnu que l'utilisation de la marque en question sur les produits désignés a permis aux consommateurs généraux de reconnaître que les produits sont liés à l'activité du demandeur. » (Affaire de la Haute Cour de propriété intellectuelle n° 10047 de 2024 (Gyo-Ke) du 30 octobre 2024)

Épisode 17

Les droits de propriété intangible (droits de propriété intellectuelle) comprennent les droits sur les créations qui sont le résultat de l'activité mentale humaine et les droits sur la clientèle (Jurisprudence fondamentale 3 : Propriété, p. 281, « Droits de propriété intangible » par Nakayama Nobuhiro).
Les créations qui sont le résultat de l'activité mentale humaine comprennent les droits de brevet, les droits de modèle d'utilité et les droits de conception. Les droits sur la clientèle comprennent les droits de marque.
Contrairement aux droits de brevet, etc., les contrevenants peuvent éviter la responsabilité pour dommages et intérêts en affirmant et en prouvant qu'aucun dommage n'a été causé comme défense contre les demandes de dommages et intérêts des titulaires de marques sur la base de l'article 38, paragraphe 2 de la loi sur les marques (Cour suprême, 1994 (O) n° 1102, 3e jugement du tribunal de première instance, 11 mars 1997, Minshu Vol. 51, n° 3, p. 1055).
En d’autres termes, les droits de marque ne protègent pas la marque elle-même, mais la clientèle qu’elle incarne, donc même si une marque est enregistrée, cela seul ne permet pas l’exercice des droits. La Cour suprême a fait le commentaire suivant à ce sujet :
« Les droits tels que les droits de brevet et les droits de modèle d'utilité doivent être considérés différemment des droits de marque. En d'autres termes, les droits de brevet et les droits de modèle d'utilité ont eux-mêmes une valeur créative, et les produits contrefaisants utilisent les droits de brevet dans leur performance, leur utilité, etc., de sorte qu'une partie des ventes des produits contrefaisants correspond nécessairement à la valeur des droits de brevet. En outre, la vente d'un produit contrefaisant signifie qu'il existe une demande pour des produits qui mettent en œuvre les droits de brevet, et le fait que des produits contrefaisants soient vendus en premier lieu peut être considéré comme signifiant qu'il existe une demande pour l'établissement de licences sur les droits de brevet.
En revanche, les droits de marque n'ont pas de valeur créative en eux-mêmes et n'ont une certaine valeur que lorsqu'ils sont liés au crédit commercial de l'entreprise ou de toute autre entité d'où provient le produit. En d'autres termes, le fait qu'un produit portant une marque soit vendu ne signifie pas immédiatement que la marque a contribué aux ventes, pas plus que la vente d'un produit ne signifie qu'il existe une demande pour une licence d'utilisation de la marque. » (Même jugement, Commentaire de la Cour suprême, Affaires civiles, 1997 (Partie 1) (Page 370)
Les droits de marque ne peuvent être exercés que si deux conditions sont remplies : la marque est enregistrée auprès de l'Office des brevets et la marque est effectivement utilisée et a établi un fonds de commerce dans l'entreprise.