Épisode 24

Toray a intenté une action en dommages et intérêts contre Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pour contrefaçon du brevet de médicament générique fondé sur le brevet d'utilisation d'un antiprurigineux oral (brevet n° 3531170, extension enregistrée : demande de brevet n° 2017-700154, demande de brevet n° 2017-700310, ci-après « le droit de brevet », expirant en novembre 2022). Lors du procès en appel (Haute Cour de la propriété intellectuelle, Reiwa 3 (Ne) n° 10037, jugement du 27 mai 2025), il a été jugé que la fabrication et la vente de médicaments génériques par Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical constituaient une violation du droit de brevet. Un jugement a été rendu condamnant Sawai Pharmaceutical à verser 14 290 930 000 yens de dommages et intérêts et 7 472 870 000 yens de dommages et intérêts pour retard à Fuso Pharmaceutical. Il s'agit du montant le plus élevé dans un procès en propriété intellectuelle.
La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle n'a pas été publiée sur le site de recherche de jurisprudence de la Cour suprême. Il est inhabituel que cette décision ne soit pas publiée sur un site de recherche de jurisprudence, malgré son immense retentissement social. Il doit y avoir une raison à cela.
Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical ont fait appel de la décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle devant la Cour suprême. La Cour suprême examinera l'affaire sous un angle politique. Le gouvernement encourage l'utilisation de médicaments génériques afin de réduire les coûts médicaux et pharmaceutiques en constante augmentation (https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf). La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle est contraire à la politique gouvernementale. Par conséquent, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, compétent en matière de coûts médicaux et pharmaceutiques, et le ministère des Finances, compétent en matière de budget public, doivent déposer une plainte auprès du Bureau des affaires civiles du Secrétariat de la Cour suprême. Ce dernier examinera la décision et envisagera des mesures pour répondre aux plaintes du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales et du ministère des Finances.
Le chargé de recherche de la Cour suprême chargé de cet appel examinera les motifs de la décision de la cour d'appel conformément aux mesures de réponse du Bureau des affaires civiles. À la Cour suprême, des juges d'élite, appelés chargés de recherche de la Cour suprême, examinent le dossier d'appel et rédigent un projet de jugement, qui est ensuite modifié par les juges de la Cour suprême pour rendre le jugement. Dans cette affaire, en première instance (tribunal de district de Tokyo, Heisei 30 (Wa) n° 38504, n° 38508, jugement du 30 mars 2021), la demande s'élevait à 10 millions de yens, soit une réclamation partielle de 622,1 millions de yens contre Sawai Pharmaceutical, et à 10 millions de yens, soit une réclamation partielle de 321,05 millions de yens contre Fuso Pharmaceutical. Cependant, la cour d'appel a autorisé une modification élargie de la demande.
En première instance, aucune contrefaçon littérale n'a été constatée, ni aucune contrefaçon équivalente en raison d'une exclusion délibérée (exigence 5). Le juge président de la première instance était le juge Tanaka Koichi. Dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol, il a rendu un jugement sur la méthode d'appréciation de la cinquième exigence d'équivalence en tant que chercheur à la Cour suprême, puis est devenu juge président de la division de la propriété intellectuelle du tribunal de district de Tokyo. Il s'agit d'un juge de propriété intellectuelle classique, expert dans l'appréciation de l'applicabilité de la doctrine des équivalents aux brevets pharmaceutiques.
En revanche, le juge président de la cour d'appel est le juge Hibiki Shimizu, spécialisé dans les litiges en droit du travail. Ces dernières années, des juges non spécialisés en propriété intellectuelle ont été nommés présidents de la Haute Cour de la propriété intellectuelle. Le Secrétariat de la Cour suprême, habilité à nommer les juges, a pour politique de ne pas former de juges de propriété intellectuelle purs. Ce qui importe en matière civile, c'est la conclusion, et non le raisonnement. Si les juges de propriété intellectuelle étaient formés de manière pure, ils se soucieraient davantage du raisonnement que de la conclusion.
Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont des affaires économiques ayant un impact considérable sur la société. C'est pourquoi, dans ce type de litige, il est nécessaire de rendre des jugements accordant plus d'importance à l'impact sur la société qu'au raisonnement.
Toray, l'appelant (plaignant) dans cette affaire, est déficitaire dans son activité pharmaceutique en raison de la pénétration des médicaments génériques et des révisions de prix des médicaments. Si Toray perd ce procès, les médicaments génériques se répandront de plus en plus, et Toray sera contrainte d'envisager de se retirer de son activité pharmaceutique ou de la céder à une autre société.
La Loi sur les brevets stipule que « la présente loi a pour objet d'encourager les inventions en favorisant leur protection et leur utilisation, contribuant ainsi au développement de l'industrie » (article 1). Faire perdre le procès à Toray irait à l'encontre de l'objectif juridique de la Loi sur les brevets et découragerait le développement pharmaceutique.
En revanche, faire perdre le procès à Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical irait à l'encontre de la politique gouvernementale visant à promouvoir l'utilisation des médicaments génériques et à réduire les coûts médicaux et pharmaceutiques.
 En général, les procès civils tentent de résoudre le litige par un règlement à l'amiable. Un règlement à l'amiable est « un accord entre les parties visant à faire des concessions l'une à l'autre et à mettre fin au litige qui les oppose » (article 695 du Code civil). Dans les demandes de dommages et intérêts, il est courant que le défendeur transige en versant une somme d'argent au demandeur. Dans cette affaire portée devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle, la sollicitation de règlement à l'amiable a dû être menée en tenant compte des circonstances propres à l'appelant (demandeur) et à l'intimé (défendeur). Cependant, du point de vue de Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical, malgré leur victoire en première instance, l'idée d'un règlement à l'amiable par le versement d'une somme d'argent était inacceptable, et il est possible qu'elles aient refusé.
Par conséquent, pour parvenir à un règlement à l'amiable, elles ont changé de camp et contraint Toray à faire des concessions et à accepter un règlement. Pour ce faire, elles devaient d'abord obtenir gain de cause de la part de Toray.
 La Haute Cour de la propriété intellectuelle a donc eu l'idée de condamner Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical à verser des dommages et intérêts importants, les faisant perdre le procès et les forçant à faire appel, qu'elles le veuillent ou non. De ce fait, la décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle reposait cette fois sur l'hypothèse d'une annulation par la Cour suprême, ce qui pourrait être mal motivé.
Lors de l'audience d'appel, les plaidoiries orales ont lieu en premier (interprétation contraire de l'article 319 du Code de procédure civile), puis la Cour suprême annule le jugement initial et renvoie l'affaire devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle (article 325 de la même loi).
Lors de l'audience de renvoi, la Haute Cour de la propriété intellectuelle encouragera à nouveau un accord transactionnel, mais cette fois, c'est Toray qui fera des concessions. Une proposition de règlement possible consisterait à ce que Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical versent à Toray un montant équivalent au montant réclamé en première instance. Si Toray parvient à obtenir un règlement équivalent au montant réclamé en première instance, elle atteindra son objectif initial, et Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pourront réduire le montant de l'indemnisation à 1/23 de ce qu'il était avant le renvoi. Le tribunal n'aura pas à rendre de jugement et l'information ne sera pas rendue publique. Il s'agit d'une proposition de règlement gagnant-gagnant-gagnant. Lors de la présentation de la proposition de règlement, le tribunal menacera de rejeter la demande si Toray ne l'accepte pas. Il s'agit d'une tactique courante des tribunaux.
Cela illustre l'importance de cette décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle et les développements futurs attendus. Si le juge président Shimizu Hibiki a pu anticiper une telle situation avant de rendre sa décision, il doit être un fin stratège.

Épisode 23

Les décisions de la Cour suprême sur la doctrine des équivalents incluent l'affaire Ball Spline (arrêt de la Cour suprême du 24 février 1998) et l'affaire Maxacalcitol (arrêt de la Cour suprême du 24 mars 2017).
La ​​doctrine des équivalents présentée dans l'affaire Ball Spline suppose généralement un soulagement pour les titulaires de brevets lorsqu'un nouveau matériau ayant le même effet apparaît après le dépôt, et l'appréciation de la facilité de substitution est également basée sur la date de la contrefaçon. En revanche, dans l'affaire Maxacalcitol, la question de savoir s'il y avait ou non contrefaçon d'équivalents se posait lorsqu'un matériau ayant le même effet, déjà existant au moment du dépôt, était utilisé (Référence : Bessatsu Patent, numéro de novembre 2021, « Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents) », par Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
 Lors du procès initial dans l'affaire Maxacalcitol (jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle du 25 mars 2016), la Cour a statué, en déterminant la première exigence d'équivalents (parties non essentielles), que « étant donné que la valeur substantielle d'une invention brevetée est déterminée en fonction de son degré de contribution par rapport à l'état de la technique dans son domaine technique, les parties essentielles d'une invention brevetée doivent être déterminées à partir des revendications et de la description du mémoire descriptif, en particulier par comparaison avec l'état de la technique décrit dans le mémoire descriptif ; et, (i) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé supérieur à celui de l'état de la technique, une partie des revendications sera reconnue comme une conceptualisation supérieure ; et (ii) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé inférieur à l'état de la technique, elle sera alors reconnue presque identique à la description figurant dans les revendications.» Sur la base de ce principe, pour déterminer la cinquième exigence d'équivalents (circonstances particulières), la Cour a statué que « lorsqu'elle est objectivement et extérieurement reconnue ». qu'au moment du dépôt de la demande, une autre configuration, hors du champ d'application de la revendication de brevet, a été reconnue comme substitut à une partie différente de la configuration décrite dans les revendications, le fait que le demandeur n'ait pas décrit cette autre configuration dans les revendications peut être qualifié de « circonstance particulière » au sens de la cinquième exigence.
L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol a confirmé la décision susmentionnée du tribunal de première instance. L'affaire Maxacalcitol a établi un ensemble de méthodes pour déterminer la première exigence d'équivalents (parties non essentielles) et la cinquième exigence (circonstances particulières), de sorte que la contrefaçon d'équivalents puisse être appliquée même en cas d'utilisation d'un matériau ayant le même effet et existant déjà au moment du dépôt.
La doctrine des équivalents a été créée dans l'affaire Ball Spline et renforcée dans l'affaire Maxacalcitol.
Depuis l'affaire Maxacalcitol, les litiges en contrefaçon de brevets ont franchi une nouvelle étape : la contrefaçon littérale et la contrefaçon d'équivalents sont désormais examinées conjointement dans les procédures de contrefaçon de brevets. Dans les cas où le demandeur ne prétend pas à la contrefaçon d'équivalents, les tribunaux ont pour habitude de l'encourager à le faire. Cependant, même si le tribunal encourage le demandeur à invoquer la contrefaçon d'équivalents, il n'entend pas nécessairement reconnaître la contrefaçon d'équivalents. Cela vise à empêcher le tribunal de première instance de souligner le manque d'équité de sa procédure en appel.

Épisode 22

Lorsqu'une entreprise cherche à développer son image de marque, il peut être judicieux de protéger le motif de fond à la surface du produit ou celui du papier d'emballage.
À ce propos, les Directives d'examen des marques de l'Office japonais des brevets, concernant l'application de l'article 3, paragraphe 1, point 6 de la Loi sur les marques (marque non identifiable par les consommateurs comme un produit ou un service lié à une activité donnée), condition requise pour l'enregistrement d'une marque, stipulent que « Concernant les marques constituées de motifs de fond », « Si une marque est reconnue comme un simple motif de fond parce qu'elle est composée de figures, etc., répétées de manière continue, elle sera considérée comme relevant de cette catégorie. Cependant, même si elle est reconnue comme motif de fond, la présence d'une forme distinctive dans sa composition, par exemple, sera prise en compte pour déterminer si elle relève de cette catégorie.» En d'autres termes, les motifs de fond ne peuvent en principe pas être enregistrés, mais s'ils sont particulièrement distinctifs, ils peuvent l'être.
 Dans un recours contre une décision de rejet, il a été jugé qu'une marque constituée d'une ellipse ornée de motifs arabesques combinés au centre du contour de l'ellipse, la partie du motif étant de couleur or et la partie de fond de couleur vert clair, relevait de l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la loi sur les marques et ne pouvait être enregistrée (affaire n° 6195 de 1971).
En réponse, dans une action en annulation de la décision d'appel, le tribunal a estimé que les fleurs et les motifs arabesques qui composent la marque figurative ne sont que des éléments structurels et que, même si les éléments individuels sont courants, il est évident que la marque peut avoir un caractère distinctif dans son ensemble par sa disposition, sa combinaison, sa coloration, etc. (affaire de la Haute Cour de Tokyo 1974 (Gyo-ke) n° 7, jugement du 18 septembre 1974).
 Pour enregistrer un motif de fond sur la surface d'un produit ou sur du papier d'emballage en tant que marque, il est nécessaire que ce motif présente un caractère distinctif. Par conséquent, même s'il continue d'être utilisé, si une autre entreprise utilise entre-temps un motif similaire, il ne présentera aucun caractère distinctif.
Tout d'abord, le motif de fond est enregistré en tant que dessin ou modèle. L'enregistrement d'un dessin ou modèle requiert la nouveauté (article 3, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles) et la non-facilité de création (article 3, paragraphe 2). Autrement dit, l'enregistrement de nouveaux motifs de fond est plus facile. Les droits relatifs aux dessins et modèles bénéficient d'une durée de protection de 25 ans à compter de la date de la demande d'enregistrement (article 21, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles). Ainsi, si le dessin ou modèle acquiert la capacité de distinguer ses produits des autres par son utilisation pendant cette période, après l'expiration du droit, le motif de fond peut être utilisé de manière permanente en l'enregistrant en tant que marque.