Épisode 40

Dans cet épisode, j'aborderai un recours visant l'annulation d'une décision rendue par l'Office japonais des brevets (JPO) dans le cadre d'un appel concernant un dessin ou modèle — une affaire qui a suscité l'attention en mars dernier (Haute Cour de la propriété intellectuelle, 2025 (Gyo-Ke) n° 10091 ; jugement rendu le 10 mars 2026).
Le demandeur a déposé une demande d'enregistrement pour un dessin ou modèle portant sur un article identifié comme une « motocyclette » et a soumis à l'Office japonais des brevets (JPO) un « certificat relatif à l'application de l'exception à la perte de nouveauté pour les dessins ou modèles » (conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les dessins et modèles).
La ​​révision de 2023 de la loi sur les dessins et modèles, qui concerne l'article 4, paragraphe 3, est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La demande en question ayant été déposée le 31 août 2023, c'est la version de l'article 4, paragraphe 3, antérieure à cette révision qui s'applique. Cette disposition prévoit : « Quiconque souhaite bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur les dessins et modèles doit soumettre un document à cet effet au commissaire de l'Office japonais des brevets au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et doit également fournir, dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt, un document attestant que le dessin ou modèle — qui est tombé dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points 1 ou 2 — est éligible à l'application de l'exception susmentionnée. »
À la suite de la révision, la disposition suivante a été ajoutée : « Toutefois, si la personne ayant droit à l'enregistrement du dessin ou modèle a accompli deux actes ou plus ayant conduit le dessin ou modèle à tomber dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points 1 ou 2, il suffit de soumettre le certificat relatif au premier de ces actes. »
Le dessin ou modèle rendu public dans cette affaire est celui d'une motocyclette, qui a été exposé lors d'une exposition mentionnée dans le certificat susmentionné. La notification initiale des motifs de refus concernant la présente demande d'enregistrement de dessin ou modèle citait, à titre de modèle de référence, des photographies — prises par la rédaction d'un éditeur — d'une motocyclette ayant été rendue publique lors d'une exposition.
Après la soumission d'observations écrites par le demandeur, un nouveau motif de refus a été opposé. Le modèle de référence était, dans ce cas, une image générée par ordinateur (image de synthèse) — créée par la rédaction de l'éditeur — qui figurait dans un article publié sur un site web géré par cet éditeur.
Le demandeur a soumis de nouvelles observations écrites, mais une décision de refus a finalement été rendue ; le demandeur a alors formé un recours contre cette décision. En réponse, l'Office japonais des brevets (JPO) a rendu une décision concluant que « le recours est infondé ».
La substance de cette décision était la suivante : le dessin ou modèle dont l'enregistrement est sollicité et le modèle de référence se rapportent au même type d'article et présentent des similitudes quant à leur forme et à d'autres caractéristiques ; ils sont donc considérés comme similaires. Par ailleurs, étant donné que l'image de synthèse « prévisionnelle » — publiée par la rédaction — ne peut être jugée substantiellement identique au dessin ou modèle du prototype réellement exposé, l'exception relative à la perte de nouveauté ne s'applique pas. Par conséquent, le dessin ou modèle tombe sous le coup des dispositions excluant l'enregistrement, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les dessins et modèles. En outre, aucun élément ne permettant de suggérer que le modèle de référence résulterait d'une création non autorisée ou que sa divulgation aurait eu lieu contre la volonté du déposant, les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles ne sont pas non plus applicables.
Le demandeur a intenté une action en justice visant à obtenir l'annulation de la décision du JPO. Le premier moyen d'annulation porte sur une erreur alléguée dans l'application de l'exception relative à la perte de nouveauté, tandis que le second moyen concerne une erreur alléguée dans l'appréciation de la similitude entre le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et le modèle de référence.
Dans le cadre du contentieux visant à faire annuler la décision, le conseil du demandeur a soutenu que celle-ci était illégale en invoquant les « Directives d'examen des dessins et modèles » ; toutefois, cette argumentation a été rejetée. Comme expliqué précédemment — en se référant à un précédent de la Cour suprême (arrêt de la formation plénière du 4 octobre 1978 ; affaire n° 120 (Gyo-Tsu) de 1975 ; *Minshu*, vol. 32, n° 7, p. 1223) —, les directives d’examen n’ont pas le statut de normes juridiques. L’arrêt rendu en l’espèce le confirme également, en précisant que « les directives d’examen des dessins et modèles n’ont pas le statut de normes juridiques ». Dans le cadre d’un recours visant à obtenir l’annulation d’une décision administrative (telle qu’une décision rendue à l’issue d’une procédure devant l’Office japonais des brevets), l’objet du contrôle juridictionnel ne consiste pas à déterminer si la décision est conforme aux directives d’examen, mais plutôt à vérifier si l’autorité a outrepassé le cadre du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, ou si elle en a fait un usage abusif (article 30 de la loi relative au contentieux administratif).
Examinons maintenant quels types d'arguments auraient dû être avancés dans le cadre du recours visant à annuler la décision administrative en l'espèce.
En revenant aux principes fondamentaux, on peut noter que « le droit des biens incorporels a, par essence, pour objet d'interdire la concurrence déloyale » (*Basic Jurisprudence 3: Property*, p. 290 ; « Intangible Property Rights » de Nobuhiro Nakayama).
Un constructeur de motos et l'éditeur d'un magazine spécialisé dans la moto ne sauraient être considérés comme étant en situation de concurrence ; ils entretiennent, au contraire, une « relation de coopération ».
Lorsqu'un éditeur de magazine moto crée et publie des images de synthèse — préfigurant le design d'un produit susceptible d'être commercialisé — en se fondant sur le design d'un prototype présenté par un constructeur, et que ce design anticipé s'avère très proche du produit final, la réputation de l'éditeur auprès de son lectorat s'en trouve renforcée, ce qui contribue, par ricochet, à accroître les ventes du magazine.
Pour le constructeur, les efforts déployés par l'éditeur pour susciter l'intérêt du public favorisent les ventes du nouveau produit.
En somme, le constructeur de motos et l'éditeur du magazine peuvent être décrits comme étant engagés dans une « relation de coopération ». Même si une image de synthèse spéculative — rendue publique par une entité avec laquelle il existe une collaboration — n'est pas identique, sur le fond, au design du prototype effectivement exposé lors d'un salon, la divulgation d'une telle image peut être assimilée à une divulgation résultant des actes de la personne habilitée à obtenir l'enregistrement du design. Cette interprétation est, par ailleurs, conforme à l'objectif législatif consistant à favoriser le développement de l'industrie (article 1er de la loi sur les designs).
Nous examinerons ensuite si les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les designs sont requises pour que la divulgation d'une image de synthèse spéculative — créée par une entité avec laquelle il existe une collaboration — puisse bénéficier de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la même loi. La date de dépôt de la présente demande étant le 31 août 2023, ce sont les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les dessins et modèles, telles qu'elles étaient en vigueur avant la modification de 2023, qui s'appliquent. « Étant donné que cette disposition a été spécifiquement instaurée pour permettre une exception à la perte de nouveauté, dans les cas où plusieurs divulgations ont eu lieu du fait du titulaire des droits, il est, en règle générale, nécessaire de suivre les procédures prescrites pour chacune de ces divulgations. Toutefois, il est raisonnable d'interpréter que, si une divulgation est étroitement liée à une autre — pour laquelle les procédures requises ont déjà été accomplies — et peut être considérée comme étant substantiellement identique à celle-ci, l'exception peut s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'engager des procédures distinctes et supplémentaires. » (Arrêt de la Haute Cour de la propriété intellectuelle, 12 juin 2023 ; affaire n° 2023 (Gyo-Ke) 10008)
Par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'une affaire relative aux brevets, le tribunal a statué comme suit : « Étant donné que l'article 30, paragraphe 2, de la loi sur les brevets a été spécifiquement instauré pour permettre une exception à la perte de nouveauté, dans les cas où plusieurs divulgations d'une invention ont eu lieu du fait du titulaire des droits, il est, en règle générale, nécessaire de suivre les procédures prescrites pour chacune de ces divulgations. Toutefois, il est raisonnable d'interpréter que, si une divulgation est étroitement liée à une autre — pour laquelle les procédures requises ont déjà été accomplies — et peut être considérée comme étant substantiellement identique à celle-ci, l'exception peut s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'engager des procédures distinctes et supplémentaires. » (Jugement du tribunal de district d'Osaka, 20 avril 2017 ; affaire n° 2016 (Wa) 928)
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de conclure que les procédures prévues à l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les dessins et modèles ne sont pas exigées pour invoquer l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la même loi, dans le cadre de la divulgation d'une « image de synthèse prédictive » (predictive CG) créée par des entités commerciales entretenant une relation de collaboration. Il convient de noter que, pour les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles déposées à compter du 1er janvier 2024, l’article 4, paragraphe 3, de la loi sur les dessins et modèles (telle que modifiée en 2023) est applicable ; par conséquent, il n’est plus nécessaire d’invoquer des précédents jurisprudentiels pour justifier l’application de l’exception relative à la perte de nouveauté.
Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre du présent litige visant l’annulation de la décision rendue en première instance, il convient de soutenir que ladite décision contrevient à l’objectif visé par le législateur (article 1er de la loi sur les dessins et modèles) et constitue un abus du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi (article 30 de la loi sur le contentieux administratif).
Même si la Haute Cour de la propriété intellectuelle ne devait pas retenir cet argument, il serait opportun de former un pourvoi devant la Cour suprême ; si celle-ci devait trancher en notre faveur, il en résulterait un précédent majeur dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

Épisode 39

Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, un ouvrage a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des conseils en brevets :
*« Tout sur l'activité inventive dans la pratique des brevets »*
Les auteurs sont huit conseils en brevets, tous issus de formations scientifiques ou d'ingénierie, et l'ouvrage a été supervisé par un juriste possédant un parcours similaire dans ces domaines techniques. Bien qu'avec un certain retard, j'ai emprunté un exemplaire à la bibliothèque pour le consulter (sans toutefois le lire en détail).
Dans la section 1-2 du chapitre 1, sous le titre « Concepts fondamentaux relatifs à la détermination de l'activité inventive », l'ouvrage se contente de copier-coller les directives d'examen de l'Office japonais des brevets (JPO) concernant des termes tels que « homme du métier », « construction logique (raisonnement logique) », « connaissances générales communes », « technique bien connue ou couramment utilisée » et « état de la technique ». Il semble que les auteurs et le superviseur considèrent que traiter de « l'activité inventive » revient à copier-coller ces directives d'examen.
Par ailleurs, dans l'encadré « Rubrique 3 : Le biais de rétrospection » (*Hindsight*), l'ouvrage cite et explique les directives d'examen ; toutefois, le fondement sous-jacent de cette analyse est un arrêt spécifique de la Haute Cour de la propriété intellectuelle (Affaire n° 2008 (Gyo-Ke) 10096, jugée le 28 janvier 2009).
Soit dit en passant, les « directives d'examen » sont définies comme des « normes nécessaires pour déterminer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, s'il convient ou non d'accorder une licence, une autorisation ou tout autre acte similaire sollicité par voie de demande » (Article 2, point 8(b) de la Loi sur la procédure administrative).
Il est généralement admis que ces directives d'examen n'ont pas force de loi et ne constituent pas des normes contraignantes pour les décisions judiciaires (Source : *Commentaire article par article de la Loi sur la procédure administrative [Mise à jour suite à la révision de la Loi sur les recours administratifs]* ; ouvrage dirigé par le Centre de recherche sur la gestion administrative). À cet égard, la Cour suprême a statué ce qui suit : « Même lorsqu'une autorité administrative établit des directives pour l'exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant des questions relevant de sa compétence, ces directives visent essentiellement à garantir la régularité des décisions prises par ladite autorité ; par conséquent, même si une décision est prise en violation de ces directives, la question relève en principe de la simple régularité ou irrégularité, et la décision n'est pas automatiquement entachée d'illégalité. Une décision ne devient illégale que lorsqu'elle excède les limites du pouvoir discrétionnaire autorisé par la loi ou constitue un abus de ce pouvoir ; ce n'est que dans de tels cas qu'un tribunal peut annuler la décision. Les dispositions de l'article 30 de la Loi sur le contentieux administratif ne font que préciser ce principe. » (Arrêt de la Grande Chambre de la Cour suprême du 4 octobre 1978 ; affaire n° 1975 (Gyo-Tsu) 120 ; *Minshu*, vol. 32, n° 7, p. 1223).
En d'autres termes, il va de soi que les directives d'examen ne lient pas juridiquement les tribunaux, pas plus qu'elles ne lient les examinateurs ou les examinateurs en phase de recours. Par conséquent, même si un examinateur ou un examinateur en phase de recours parvient à une conclusion différente de celle prévue par les directives d'examen, ce seul fait ne rend pas la décision illégale.
Les recours visant l'annulation d'une décision rendue en phase de recours sont régis par la Loi sur le contentieux administratif (article 67, paragraphe 3, point 9 de la Loi sur les brevets). Ainsi, l'objet du contrôle juridictionnel dans le cadre d'une telle action n'est pas de déterminer si la décision prise lors de la procédure de recours est conforme aux directives d'examen, mais plutôt de vérifier si cette décision a excédé les limites du pouvoir discrétionnaire autorisé par la loi ou a constitué un abus de ce pouvoir (article 30 de la Loi sur le contentieux administratif).
S'il est permis d'invoquer les directives d'examen pour présenter des contre-arguments lors de la phase d'examen, il convient de citer des précédents judiciaires ou des décisions de justice — plutôt que les directives d'examen — lorsque l'on présente des contre-arguments lors de la phase de recours. En effet, si un recours administratif aboutit au rejet d'une demande et que cette décision est ultérieurement annulée à la suite d'une action en justice visant son annulation, cela a une incidence négative sur l'évaluation des performances du juge administratif.
Les décisions de justice se répartissent en deux catégories : les *hanrei* (précédents contraignants) et les *saibanrei* (précédents judiciaires ou décisions de justice). Le terme « *hanrei* » désigne un jugement contenant une interprétation juridique applicable à d'autres affaires ; un jugement qui se borne à exposer un raisonnement propre à l'espèce ne constitue pas un *hanrei* (arrêt de la Cour suprême, Première chambre restreinte, 12 février 1953 ; affaire n° (A) 3474 de 1951 ; *Keishu* vol. 7, n° 2, p. 211). En d'autres termes, le fait qu'un jugement ait été rendu par la Cour suprême, une Haute Cour ou un tribunal de district n'a aucune incidence sur la distinction entre *hanrei* et *saibanrei*. Il existe des *saibanrei* émanant de la Cour suprême et des *hanrei* émanant de tribunaux de district. Toutefois, seuls les *hanrei* de la Cour suprême (ou, à défaut, ceux de la Haute Cour ayant statué en appel) peuvent servir de fondement à une demande d'admission d'un pourvoi en cassation (*jokoku*) (article 318, paragraphe 1, du Code de procédure civile).
Il convient de noter qu'il n'existe qu'un seul arrêt de la Cour suprême traitant de l'activité inventive :
・Arrêt de la Cour suprême, Troisième chambre restreinte, 27 août 2019 ; affaire n° (Gyo-Hi) 69 de 2018 ; *Shumin* n° 262, p. 51.
Lorsqu'on aborde la question de l'activité inventive d'un brevet, il est nécessaire d'identifier en premier lieu les *hanrei* parmi les nombreuses décisions rendues en matière de propriété intellectuelle ; il est toutefois difficile pour un non-juriste de distinguer les *hanrei* de la masse des décisions judiciaires. Par conséquent, pour bénéficier d'un éclairage juridique expert, il convient de consulter l'article suivant :
« Considering Inventive Step » de Makiko Takabe (magazine *Patent*, numéro de janvier 2022)
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3931
L'auteure de cet article est une experte en contentieux de la propriété intellectuelle qui a exercé les fonctions de présidente de la Haute Cour de la propriété intellectuelle et de magistrate-rapporteure auprès de la Cour suprême.

Épisode 38

Le procès concernant *Palworld* et les demandes de brevets associées font la une.
Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet intentée par Nintendo Co., Ltd. et The Pokémon Company contre Pocketpair, Inc., le développeur et distributeur du jeu vidéo *Palworld*.
En matière d'atteinte aux droits relatifs aux logiciels de jeux, deux types de violations peuvent être invoqués : la violation du droit d'auteur et la contrefaçon de brevet.
Les actions en contrefaçon de droit d'auteur exigent de démontrer à la fois la similitude et l'existence d'un lien de dépendance, ce qui constitue un obstacle majeur. À titre d'exemple, la société GREE, Inc. a poursuivi DeNA Co., Ltd. et d'autres parties, alléguant que le jeu pour mobile *Tsuri-ge Town 2* violait ses droits d'auteur ; bien que le tribunal de première instance ait prononcé une injonction et accordé des dommages-intérêts partiels, la cour d'appel a conclu à l'absence de violation du droit d'auteur et a infirmé le jugement initial.
Dans les litiges relatifs aux brevets, l'argument avancé est généralement que les algorithmes du jeu portent atteinte aux droits de brevet du demandeur. Les demandeurs peuvent obtenir un avantage stratégique en scindant une partie de la demande de brevet initiale pour déposer ensuite une demande divisionnaire spécifiquement adaptée au produit présumé contrefaisant.
Les défendeurs peuvent éviter la contrefaçon en modifiant la conception du produit incriminé. Dans ce cas, le demandeur peut invoquer la « doctrine des équivalents » ou déposer une nouvelle demande divisionnaire correspondant au produit redessiné.
Les défendeurs peuvent également soulever des moyens de défense fondés sur des motifs d'invalidité (article 104-3 de la loi sur les brevets).
Le contentieux des brevets s'apparente aux arts martiaux mixtes. Même lorsque l'on pense prendre l'avantage, une contre-attaque de l'adversaire peut instantanément renverser la situation.
Les tribunaux cherchent souvent à résoudre les litiges par un accord amiable plutôt que par un jugement formel (article 89 du Code de procédure civile). Cette solution permet au tribunal de s'affranchir de la charge de rédiger un jugement. Si les dossiers judiciaires sont généralement accessibles au public (article 91, paragraphe 1 de la loi), les parties relatives aux termes de l'accord restent confidentielles (article 91, paragraphe 2, seconde phrase), permettant ainsi aux parties d'éviter la divulgation publique des détails de la transaction. Dans le cadre du litige concernant *Palworld*, une demande divisionnaire (demande de brevet n° 2026-19762) — issue du brevet à l'origine de l'action en justice (date de priorité de la demande initiale : décembre 2021) — a attiré l'attention après avoir fait l'objet d'une notification de refus. Ce refus s'appuie sur une vidéo d'un logiciel de jeu, soumise par un tiers dans le cadre d'une procédure de communication d'informations ; ladite vidéo remonte à 2013.
On peut supposer que le demandeur a déposé cette demande divisionnaire dans l'espoir d'obtenir des conditions d'accord plus avantageuses si le tribunal venait à recommander un règlement à l'amiable ; toutefois, en essuyant un refus fondé sur une vidéo publiée avant la date de priorité du brevet initial, il a en réalité fourni à la partie adverse des arguments pour contester la validité du brevet. En somme, il a mis le doigt dans un engrenage périlleux.