Épisode 37

Dans ce volet, j'expliquerai le concept de « dessin ou modèle partiel » ainsi que la manière dont leur similitude est évaluée.
Traditionnellement, un « article » était défini comme un objet tangible circulant sur le marché ; les parties d'un article ne pouvant faire l'objet d'une commercialisation indépendante n'étaient pas considérées comme des « articles » au sens de la Loi sur les dessins et modèles, et les dessins ou modèles relatifs à des parties d'un article n'étaient pas éligibles à la protection.
Toutefois, on a assisté à une multiplication des imitations « astucieuses » — où le dessin ou modèle global évitait la contrefaçon tout en reprenant une partie créative et distinctive —, rendant impossible une protection adéquate de l'investissement en jeu. En conséquence, la révision de 1998 a élargi le champ de la protection pour inclure les dessins ou modèles relatifs à des parties d'un article (*Commentaire article par article des lois sur la propriété industrielle*).
Concernant la similitude de tels dessins ou modèles partiels, les tribunaux ont statué comme suit :
Le système des dessins ou modèles partiels vise à protéger un dessin ou modèle partiel enregistré lorsque le dessin de la partie spécifique est identique ou similaire à celui d'un autre dessin ou modèle, même si la forme globale de l'article (indiquée en traits discontinus) diffère. Par conséquent, lors de l'évaluation de la similitude de dessins ou modèles partiels, il convient de s'assurer que les différences de position (ou d'attributs similaires) de la partie enregistrée par rapport à la partie correspondante ne compromettent pas l'objectif du système des dessins ou modèles partiels. Les différences de position pouvant être considérées comme prévisibles — telles que des changements de position dans une fourchette raisonnablement concevable, au regard de la forme des sections en traits discontinus et du contenu du dessin ou modèle partiel — n'affectent pas l'appréciation de la similitude (Arrêt de la Haute Cour de propriété intellectuelle du 31 janvier 2007 ; affaire n° 2006 (Gyo-Ke) 10317).
Pour les cas de similitude où le dessin ou modèle principal est un « dessin ou modèle global » (dessin ou modèle portant sur l'article entier) et où la demande de dessin ou modèle apparenté porte sur un « dessin ou modèle partiel », l'arrêt de la Haute Cour de propriété intellectuelle du 29 mai 2025 (affaire n° 2024 (Gyo-Ke) 10108) constitue une référence utile. Cette action en justice vise l'annulation d'une décision rendue sur recours (recours n° 2023-19811) confirmant un refus d'enregistrement fondé sur l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la Loi sur les dessins et modèles. Le dessin ou modèle faisant l'objet de la présente demande porte sur une partie dite « collerette » — une section de l'article (un récipient d'emballage) — alors que le dessin ou modèle cité (le dessin ou modèle enregistré en cause) englobe l'article dans son intégralité (un récipient de stockage) ; ainsi, ils diffèrent sensiblement en termes d'« usage, fonction, position, taille et portée », ainsi que de forme. Par conséquent, le dessin ou modèle de la présente demande ne peut être considéré comme similaire au dessin ou modèle cité et ne peut faire l'objet d'un enregistrement en tant que dessin ou modèle apparenté en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles.
En outre, le dessin ou modèle de la présente demande ne pouvant être enregistré comme dessin ou modèle apparenté, le dessin ou modèle cité (le dessin ou modèle enregistré en cause) n'est pas soumis aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la loi sur les dessins et modèles ; il ne peut donc être considéré comme échappant aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point 1 ou 2, de ladite loi. Les articles associés au dessin ou modèle de la présente demande et au dessin ou modèle cité sont respectivement un « récipient d'emballage » et un « récipient de stockage », partageant des usages et des fonctions communs. De plus, les parties pertinentes des deux dessins ou modèles consistent en une collerette située sur les côtés gauche et droit de l'article, s'étendant du tiers supérieur du bord extérieur jusqu'au sommet de l'article ; ils présentent des caractéristiques communes — telles que la forme de l'extrémité supérieure de la collerette, l'aspect de la collerette vue de profil et une indentation marquée faisant suite à une partie en relief à l'extrémité inférieure de la collerette — indiquant une similitude de forme. Par conséquent, le dessin ou modèle de la présente demande est considéré comme similaire au dessin ou modèle cité (ou à la partie pertinente de celui-ci) et ne peut faire l'objet d'un enregistrement en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point 3, de la loi.
Lorsqu'on compare un « dessin ou modèle principal » (qui porte sur l'article dans son ensemble) avec un « dessin ou modèle apparenté » constituant un dessin ou modèle partiel, la comparaison porte sur l'intégralité du dessin ou modèle principal par rapport à la partie spécifique du dessin ou modèle pour laquelle l'enregistrement est demandé. En revanche, lorsqu'on compare le dessin ou modèle pour lequel l'enregistrement est demandé avec un dessin ou modèle cité (un dessin ou modèle connu du public), un défaut de nouveauté (au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi sur les dessins et modèles) est constaté si ne serait-ce qu'une partie du dessin ou modèle cité est identique ou similaire ; Ainsi, la comparaison porte sur le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et une partie (la partie citée) du dessin ou modèle cité. Par conséquent, lorsqu'un dessin ou modèle est un dessin ou modèle partiel et que l'autre porte sur l'article dans son ensemble (qu'il s'agisse d'un dessin ou modèle cité ou d'un dessin ou modèle principal), la portée de la comparaison diffère selon que l'on évalue la similitude entre un dessin ou modèle principal et un dessin ou modèle apparenté (qui est un dessin ou modèle partiel) ou que l'on évalue la similitude (au regard de la nouveauté, etc.) entre le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et un dessin ou modèle cité.
Lorsqu'on compare un « dessin ou modèle principal » (qui porte sur l'article dans son ensemble) avec un « dessin ou modèle apparenté » constituant un dessin ou modèle partiel, la comparaison porte sur l'intégralité du dessin ou modèle principal par rapport à la partie spécifique du dessin ou modèle pour laquelle l'enregistrement est demandé. En revanche, lorsqu'on compare le dessin ou modèle pour lequel l'enregistrement est demandé avec un dessin ou modèle cité (un dessin ou modèle connu du public), un défaut de nouveauté (au sens de l'article 3, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi sur les dessins et modèles) est constaté si ne serait-ce qu'une partie du dessin ou modèle cité est identique ou similaire ; Ainsi, la comparaison porte sur le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et une partie (la partie citée) du dessin ou modèle cité. Par conséquent, lorsqu'un dessin ou modèle est un dessin ou modèle partiel et que l'autre porte sur l'article dans son ensemble (qu'il s'agisse d'un dessin ou modèle cité ou d'un dessin ou modèle principal), la portée de la comparaison diffère selon que l'on évalue la similitude entre un dessin ou modèle principal et un dessin ou modèle apparenté (qui est un dessin ou modèle partiel) ou que l'on évalue la similitude (au regard de la nouveauté, etc.) entre le dessin ou modèle dont l'enregistrement est demandé et un dessin ou modèle cité.
En règle générale, il est interdit d'enregistrer un dessin ou modèle portant sur l'ensemble d'un article en tant que dessin ou modèle principal et une partie de celui-ci en tant que dessin ou modèle connexe.
En matière de brevets, le lien de parenté entre les demandes antérieures et postérieures est déterminé par comparaison des inventions décrites dans les revendications respectives. Toutefois, pour ce qui est de la nouveauté et des critères de similitude, la comparaison s'effectue entre l'invention décrite dans les revendications de la demande en question et l'intégralité de la demande antérieure publiée (y compris son descriptif). Une approche similaire s'applique aux dessins ou modèles.

Épisode 36

Cette fois, j'expliquerai le concept de similitude des dessins ou modèles.
La similitude des dessins ou modèles intervient dans deux contextes : l'étape de l'examen (article 3, paragraphe 1, point 3 de la loi sur les dessins et modèles) et l'étape postérieure à l'enregistrement (articles 23 et 24, paragraphe 2 de la même loi).
Selon un arrêt de la Cour suprême (arrêt de la Cour suprême du 19 mars 1974, Troisième chambre, affaire n° 45 (Gyo-Tsu) de 1970 ; *Minshu* vol. 28, n° 2, p. 308) :
1. Un dessin ou modèle similaire à un dessin ou modèle enregistré (article 23 de la loi sur les dessins et modèles) désigne un dessin ou modèle qui, lorsqu'il est appliqué à un article identique ou similaire à celui associé au dessin ou modèle enregistré, suscite chez le consommateur moyen une impression esthétique comparable à celle du dessin ou modèle enregistré.
2. Sur cette base, la similitude visée à l'article 3, paragraphe 1, point 3 de la loi sur les dessins et modèles concerne la similitude des impressions esthétiques relatives au dessin ou modèle d'un article, du point de vue du consommateur moyen.
3. L'article 3, paragraphe 2 de la loi sur les dessins et modèles écarte la condition d'identité ou de similitude des articles ; il se concentre plutôt sur la nouveauté ou l'originalité du concept du dessin ou modèle — du point de vue d'un homme du métier — en se fondant sur des motifs largement connus du public.
Dans cet arrêt, la Cour suprême a rejeté la théorie de la « création par un homme du métier » en matière de similitude des dessins ou modèles et a adopté la théorie de la « confusion chez le consommateur moyen ».
Toutefois, il a été souligné que certaines décisions de justice et pratiques évaluaient la similitude des dessins ou modèles du point de vue d'hommes du métier (tels que des designers). Cette coexistence de méthodes de jugement divergentes — s'écartant du précédent établi par la Cour suprême — a entraîné un manque de clarté quant à la manière de déterminer la similitude des dessins ou modèles (comme l'indiquent les documents explicatifs relatifs à la révision de 2006). Par conséquent, lors de la révision de 2006, le paragraphe 2 de l'article 24 a été ajouté à la loi sur les dessins et modèles, stipulant que « l'appréciation de la similitude entre un dessin ou modèle enregistré et un autre dessin ou modèle doit se fonder sur l'impression esthétique suscitée par la perception visuelle des consommateurs ». Compte tenu de la jurisprudence abondante qui adopte le point de vue des professionnels et des consommateurs pour déterminer la similitude des dessins et modèles, la loi a été rédigée de manière à fonder ces appréciations sur la présence ou l'absence d'une impression esthétique commune ressentie par les « consommateurs » — et non par le « consommateur moyen » (Commentaire sur les lois relatives à la propriété industrielle).
Dès lors, qui constitue exactement un « consommateur » ? L'affaire dite « des tuiles de toiture » (arrêt de la Haute Cour de la propriété intellectuelle du 12 juin 2023 ; affaire n° 2023 (Gyo-Ke) 10008) constitue ici une référence utile. Ce litige visait l'annulation d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'invalidité (procédure d'invalidité n° 2021-880006) concernant l'enregistrement d'un dessin ou modèle, en vertu de l'article 48, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les dessins et modèles (au motif d'une violation de l'article 3, paragraphe 1, point 3).
Dans cet arrêt, le tribunal a statué comme suit : « Bien que l'appréciation de la similitude entre un dessin ou modèle enregistré et un autre dessin ou modèle repose sur l'impression esthétique suscitée par la perception visuelle des consommateurs (article 24, paragraphe 2, de la loi sur les dessins et modèles), le produit concerné — des tuiles de toiture — implique non seulement les entrepreneurs en bâtiment qui les installent en tant que consommateurs, mais aussi les clients (propriétaires) qui commandent les travaux de toiture et deviennent propriétaires du produit fini ; ces clients sont également des consommateurs importants. En outre, même les entrepreneurs en bâtiment doivent, en fin de compte, privilégier la perspective esthétique du client une fois l'installation terminée. Par conséquent, l'évaluation de l'impression esthétique — facteur clé pour déterminer la similitude du dessin ou modèle en cause — doit être effectuée du point de vue des valeurs esthétiques privilégiées par le client après l'installation, plutôt que du seul point de vue de l'entrepreneur en bâtiment. » Toutefois, ce litige présente un saut logique : le tribunal a fondé son appréciation de la similitude sur l'article 24, paragraphe 2, de la loi sur les dessins et modèles, alors que la question en litige concernait la similitude au regard de l'article 3, paragraphe 1, point 3. Idéalement, cette appréciation aurait dû s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour suprême (arrêt de la troisième chambre de la Cour suprême du 19 mars 1974 ; affaire n° 45 de 1970 (Gyo-Tsu) ; *Minshu*, vol. 28, n° 2, p. 308). Lors de l'évaluation de la similitude fondée sur cette jurisprudence — qui met l'accent sur la « similitude de l'attrait esthétique du point de vue des consommateurs ordinaires » —, l'appréciation doit se fonder sur l'attrait esthétique tel qu'il est perçu par le client (la partie qui commande le toit et en devient le propriétaire final) plutôt que par l'entrepreneur chargé des travaux. Bien que la conclusion demeure identique, le raisonnement sous-jacent diffère.
En revanche, dans le cadre d'un litige en contrefaçon, la similitude au moment de la contrefaçon est appréciée au regard des articles 23 et 24(2) de la loi sur les dessins et modèles. Si une exception de nullité est soulevée au cours d'un tel litige, la similitude au moment de la décision d'examen est appréciée au regard de l'article 3(1)(iii) de ladite loi. Bien que ces deux appréciations reposent sur la notion de « similitude esthétique du point de vue du consommateur moyen », cette perception est susceptible d'évoluer avec le temps.
Ces dernières années, l'essor des réseaux sociaux et de plateformes similaires a démontré que les valeurs des consommateurs peuvent changer rapidement. Par conséquent, un dessin ou modèle pourrait être jugé dissemblable au moment de la contrefaçon mais similaire au moment de la décision d'examen, ou inversement.
Si, dans un futur litige en contrefaçon, une partie parvient à démontrer que la « similitude esthétique du point de vue du consommateur moyen » a évolué, il est possible que l'on voie apparaître des décisions de justice concluant à une similitude différente selon que l'on se place au moment de la contrefaçon ou à celui de la décision d'examen.

Épisode 35

Dans le cadre d'une action en justice intentée par ZOOM Corporation, fabricant japonais d'équipements audio, contre Zoom Video Communications, Inc. (ci-après dénommée Zoom Inc.) et son distributeur japonais, ZOOM alléguait que le logo du système de visioconférence « Zoom » était similaire à son propre logo et portait atteinte à ses droits de marque, le tribunal de district de Tokyo a statué le 24 avril que Zoom Inc. devait verser environ 166,2 millions de yens et le distributeur environ 16,1 millions de yens. Le tribunal n'a pas ordonné le retrait du logo. Il est à noter que cette décision, bien que rendue il y a plus d'un mois, n'a pas encore été publiée sur le site de recherche de jurisprudence de la Cour suprême ; cette explication se fonde donc sur des articles de presse.
ZOOM Corporation est une société qui conçoit et commercialise des équipements électroniques et audio. En 2005, elle a déposé une demande d'enregistrement de marque pour son logo, une version stylisée des quatre lettres « ZOOM », qui a été enregistrée l'année suivante.
Entre-temps, Zoom Inc., société américaine fondée en 2011, affiche le logo « Zoom », nom de son service, sur ses interfaces logicielles et ses pages web.
La société plaignante avait précédemment indiqué sur son site web qu'en raison des agissements de la société défenderesse, ses services d'assistance téléphonique et électronique avaient été submergés de demandes concernant les services de visioconférence à partir d'octobre 2019 environ. De plus, en juin 2020, suite à la publication des résultats de ZVC, le cours de l'action de la société a atteint son plafond maximal pendant deux jours consécutifs en raison d'une confusion sur le nom, avant de chuter brutalement. Cette situation a non seulement perturbé les activités de la société plaignante, mais a également causé un préjudice à des investisseurs tiers. La société plaignante avait initialement publié ces informations sur son site web, mais elles ont depuis été retirées.
Le jugement souligne que les deux sociétés utilisent une typographie stylisée « ZOOM » ou « Zoom », et que la prononciation et la signification de « zoom » sont identiques. Le tribunal a conclu que, « globalement, les logos des deux sociétés sont assez similaires » et a donc jugé que le logo de Zoom portait atteinte aux droits de marque de ZOOM.
Toutefois, suite à l'adoption massive des services de visioconférence de Zoom après la pandémie de COVID-19, le tribunal a estimé qu'il n'existait plus de risque de confusion entre les deux sociétés pour le grand public après juillet 2020. Par conséquent, tout en condamnant Zoom Inc. à payer une somme équivalente aux redevances dues pour les infractions de marque antérieures, le tribunal ne lui a pas ordonné de cesser d'utiliser le logo.
Par ailleurs, l'objet de la protection des marques n'est pas la marque elle-même, mais la clientèle qu'elle représente (article 1 de la loi sur les marques). À cet égard, le commentaire de l'enquêteur dans l'affaire Kozosushi (arrêt de la Cour suprême du 11 mars 1997, affaire n° 1102 (O) de 1994, troisième chambre de première instance, Minshu, vol. 51, n° 3, p. 1055) est pertinent.
Il convient d'examiner des aspects différents des droits tels que les brevets et les modèles d'utilité par rapport aux droits de marque. En effet, les brevets et les modèles d'utilité possèdent une valeur créative intrinsèque, et les produits contrefaits exploitent ces droits dans leurs performances, leur efficacité, etc. Par conséquent, une partie des ventes de produits contrefaits correspond inévitablement à la rémunération des droits de brevet. De plus, la vente de produits contrefaits témoigne de l'existence d'une demande pour des produits intégrant lesdits droits de brevet, et le simple fait que ces produits soient vendus indique l'existence d'une demande de licences d'exploitation de ces brevets.
En revanche, les droits de marque ne possèdent pas de valeur créative intrinsèque ; ils n'acquièrent de valeur que lorsqu'ils sont liés à la réputation commerciale de l'entreprise ou de l'entité qui produit les biens. Autrement dit, la vente de biens portant une marque ne signifie pas automatiquement que la marque a contribué aux ventes, ni qu'il existe nécessairement une demande de licences d'utilisation de cette marque. (Même arrêt, Commentaire de la Cour suprême, Affaires civiles, 1997 (Partie 1)) (Page 370)
Dans cette affaire, la défenderesse, Zoom, Inc., est une société de droit américain, et le logo « Zoom » apposé à son système de visioconférence est rapidement devenu une marque notoire. Zoom, Inc. n'a aucun intérêt à obtenir une licence pour la marque de ZOOM Corporation au Japon.
Cependant, il est également vrai que ZOOM Corporation a subi un préjudice du fait de la confusion des consommateurs et de la méprise entre les deux logos.
Par conséquent, ZOOM Corporation aurait dû exiger de Zoom, Inc. l'inclusion d'une mention d'avertissement visant à prévenir toute confusion lors de la réception de demandes de renseignements concernant son service de visioconférence, et Zoom, Inc. aurait dû indiquer sur ses interfaces logicielles et ses pages web qu'elle n'a aucun lien avec ZOOM Corporation.
Si ZOOM Corporation n'a pas exigé de Zoom, Inc. l'inclusion d'une mention d'avertissement visant à prévenir toute confusion, la confusion des consommateurs et la méprise sont de sa responsabilité.
Si la société ZOOM Corporation a demandé à Zoom Inc. d'apposer une indication de marque trompeuse ou susceptible de créer la confusion, et que Zoom Inc. a refusé de s'y conformer, cela constituerait une « atteinte aux droits ou intérêts légalement protégés d'autrui, par négligence ou intentionnellement » (article 709 du Code civil), établissant ainsi un délit civil.
Cette affaire ne relève pas du droit des marques, notamment en ce qui concerne les redevances de licence (article 38, paragraphe 3 de la loi sur les marques), mais bien du droit de la responsabilité civile délictuelle (article 709 du Code civil). Le jugement rendu en l'espèce laisse supposer un défaut de compétence du juge.