Épisode 39

Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, un ouvrage a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des conseils en brevets :
*« Tout sur l'activité inventive dans la pratique des brevets »*
Les auteurs sont huit conseils en brevets, tous issus de formations scientifiques ou d'ingénierie, et l'ouvrage a été supervisé par un juriste possédant un parcours similaire dans ces domaines techniques. Bien qu'avec un certain retard, j'ai emprunté un exemplaire à la bibliothèque pour le consulter (sans toutefois le lire en détail).
Dans la section 1-2 du chapitre 1, sous le titre « Concepts fondamentaux relatifs à la détermination de l'activité inventive », l'ouvrage se contente de copier-coller les directives d'examen de l'Office japonais des brevets (JPO) concernant des termes tels que « homme du métier », « construction logique (raisonnement logique) », « connaissances générales communes », « technique bien connue ou couramment utilisée » et « état de la technique ». Il semble que les auteurs et le superviseur considèrent que traiter de « l'activité inventive » revient à copier-coller ces directives d'examen.
Par ailleurs, dans l'encadré « Rubrique 3 : Le biais de rétrospection » (*Hindsight*), l'ouvrage cite et explique les directives d'examen ; toutefois, le fondement sous-jacent de cette analyse est un arrêt spécifique de la Haute Cour de la propriété intellectuelle (Affaire n° 2008 (Gyo-Ke) 10096, jugée le 28 janvier 2009).
Soit dit en passant, les « directives d'examen » sont définies comme des « normes nécessaires pour déterminer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, s'il convient ou non d'accorder une licence, une autorisation ou tout autre acte similaire sollicité par voie de demande » (Article 2, point 8(b) de la Loi sur la procédure administrative).
Il est généralement admis que ces directives d'examen n'ont pas force de loi et ne constituent pas des normes contraignantes pour les décisions judiciaires (Source : *Commentaire article par article de la Loi sur la procédure administrative [Mise à jour suite à la révision de la Loi sur les recours administratifs]* ; ouvrage dirigé par le Centre de recherche sur la gestion administrative). À cet égard, la Cour suprême a statué ce qui suit : « Même lorsqu'une autorité administrative établit des directives pour l'exercice de son pouvoir discrétionnaire concernant des questions relevant de sa compétence, ces directives visent essentiellement à garantir la régularité des décisions prises par ladite autorité ; par conséquent, même si une décision est prise en violation de ces directives, la question relève en principe de la simple régularité ou irrégularité, et la décision n'est pas automatiquement entachée d'illégalité. Une décision ne devient illégale que lorsqu'elle excède les limites du pouvoir discrétionnaire autorisé par la loi ou constitue un abus de ce pouvoir ; ce n'est que dans de tels cas qu'un tribunal peut annuler la décision. Les dispositions de l'article 30 de la Loi sur le contentieux administratif ne font que préciser ce principe. » (Arrêt de la Grande Chambre de la Cour suprême du 4 octobre 1978 ; affaire n° 1975 (Gyo-Tsu) 120 ; *Minshu*, vol. 32, n° 7, p. 1223).
En d'autres termes, il va de soi que les directives d'examen ne lient pas juridiquement les tribunaux, pas plus qu'elles ne lient les examinateurs ou les examinateurs en phase de recours. Par conséquent, même si un examinateur ou un examinateur en phase de recours parvient à une conclusion différente de celle prévue par les directives d'examen, ce seul fait ne rend pas la décision illégale.
Les recours visant l'annulation d'une décision rendue en phase de recours sont régis par la Loi sur le contentieux administratif (article 67, paragraphe 3, point 9 de la Loi sur les brevets). Ainsi, l'objet du contrôle juridictionnel dans le cadre d'une telle action n'est pas de déterminer si la décision prise lors de la procédure de recours est conforme aux directives d'examen, mais plutôt de vérifier si cette décision a excédé les limites du pouvoir discrétionnaire autorisé par la loi ou a constitué un abus de ce pouvoir (article 30 de la Loi sur le contentieux administratif).
S'il est permis d'invoquer les directives d'examen pour présenter des contre-arguments lors de la phase d'examen, il convient de citer des précédents judiciaires ou des décisions de justice — plutôt que les directives d'examen — lorsque l'on présente des contre-arguments lors de la phase de recours. En effet, si un recours administratif aboutit au rejet d'une demande et que cette décision est ultérieurement annulée à la suite d'une action en justice visant son annulation, cela a une incidence négative sur l'évaluation des performances du juge administratif.
Les décisions de justice se répartissent en deux catégories : les *hanrei* (précédents contraignants) et les *saibanrei* (précédents judiciaires ou décisions de justice). Le terme « *hanrei* » désigne un jugement contenant une interprétation juridique applicable à d'autres affaires ; un jugement qui se borne à exposer un raisonnement propre à l'espèce ne constitue pas un *hanrei* (arrêt de la Cour suprême, Première chambre restreinte, 12 février 1953 ; affaire n° (A) 3474 de 1951 ; *Keishu* vol. 7, n° 2, p. 211). En d'autres termes, le fait qu'un jugement ait été rendu par la Cour suprême, une Haute Cour ou un tribunal de district n'a aucune incidence sur la distinction entre *hanrei* et *saibanrei*. Il existe des *saibanrei* émanant de la Cour suprême et des *hanrei* émanant de tribunaux de district. Toutefois, seuls les *hanrei* de la Cour suprême (ou, à défaut, ceux de la Haute Cour ayant statué en appel) peuvent servir de fondement à une demande d'admission d'un pourvoi en cassation (*jokoku*) (article 318, paragraphe 1, du Code de procédure civile).
Il convient de noter qu'il n'existe qu'un seul arrêt de la Cour suprême traitant de l'activité inventive :
・Arrêt de la Cour suprême, Troisième chambre restreinte, 27 août 2019 ; affaire n° (Gyo-Hi) 69 de 2018 ; *Shumin* n° 262, p. 51.
Lorsqu'on aborde la question de l'activité inventive d'un brevet, il est nécessaire d'identifier en premier lieu les *hanrei* parmi les nombreuses décisions rendues en matière de propriété intellectuelle ; il est toutefois difficile pour un non-juriste de distinguer les *hanrei* de la masse des décisions judiciaires. Par conséquent, pour bénéficier d'un éclairage juridique expert, il convient de consulter l'article suivant :
« Considering Inventive Step » de Makiko Takabe (magazine *Patent*, numéro de janvier 2022)
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3931
L'auteure de cet article est une experte en contentieux de la propriété intellectuelle qui a exercé les fonctions de présidente de la Haute Cour de la propriété intellectuelle et de magistrate-rapporteure auprès de la Cour suprême.