Folge 40

In dieser Ausgabe befasse ich mich mit einer Klage auf Aufhebung einer Entscheidung des japanischen Patentamts (JPO) in einem Beschwerdeverfahren, die ein Geschmacksmuster betrifft – ein Fall, der im vergangenen März für Aufmerksamkeit sorgte (Intellectual Property High Court, 2025 (Gyo-Ke) Nr. 10091; Urteil vom 10. März 2026).
Der Kläger reichte eine Anmeldung zur Eintragung eines Geschmacksmusters für einen als „Motorrad“ bezeichneten Gegenstand ein und legte dem japanischen Patentamt (JPO) eine „Bescheinigung zur Anwendung der Ausnahme vom Verlust der Neuheit bei Geschmacksmustern“ (gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Geschmacksmustergesetzes) vor.
Die Änderung des Geschmacksmustergesetzes aus dem Jahr 2023, die Artikel 4 Absatz 3 betrifft, trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Da die betreffende Anmeldung am 31. August 2023 eingereicht wurde, findet die Fassung von Artikel 4 Absatz 3 des Geschmacksmustergesetzes Anwendung, die vor der Änderung galt. Die Bestimmung lautet: „Wer die Anwendung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 2 des Geschmacksmustergesetzes in Anspruch nehmen möchte, muss zum Zeitpunkt der Einreichung der Geschmacksmusteranmeldung ein entsprechendes Dokument beim Präsidenten des japanischen Patentamts einreichen. Zudem muss innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Geschmacksmusteranmeldung ein Nachweis vorgelegt werden, der bestätigt, dass das Geschmacksmuster – welches unter die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 genannten Kategorien fällt – für die Anwendung der besagten Ausnahme infrage kommt.“
Im Zuge der Gesetzesänderung wurde folgender Zusatz aufgenommen: „Sollten jedoch zwei oder mehr Handlungen der zur Eintragung des Geschmacksmusters berechtigten Person dazu geführt haben, dass das Geschmacksmuster unter die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 genannten Kategorien fällt, so genügt es, den Nachweis lediglich in Bezug auf die zeitlich erste dieser Handlungen einzureichen.“
Bei dem im vorliegenden Fall öffentlich bekannt gewordenen Geschmacksmuster handelt es sich um ein Motorrad, das auf einer Ausstellung präsentiert wurde, die in der oben genannten Bescheinigung aufgeführt ist. In der ersten Mitteilung über Ablehnungsgründe bezüglich der vorliegenden Designanmeldung wurden als Referenzdesign Fotografien eines Motorrads angeführt, die von der Redaktion eines Verlags aufgenommen worden waren; das Motorrad war zuvor auf einer Ausstellung öffentlich präsentiert worden.
Nachdem der Kläger eine schriftliche Stellungnahme eingereicht hatte, wurde ein neuer Ablehnungsgrund geltend gemacht. Das Referenzdesign war in diesem Fall eine computergenerierte (CG-)Abbildung – erstellt von der Redaktion des Verlags –, die in einem Artikel auf einer vom Verlag betriebenen Website erschien.
Der Kläger reichte eine weitere schriftliche Stellungnahme ein, erhielt jedoch daraufhin einen Ablehnungsbescheid; gegen diese Entscheidung legte der Kläger Beschwerde ein. Das japanische Patentamt (JPO) erließ daraufhin eine Entscheidung, in der es feststellte, dass „die Beschwerde unbegründet“ sei.
Der Kern dieser Entscheidung lautete wie folgt: Das zur Eintragung angemeldete Design und das Referenzdesign beziehen sich auf die gleiche Art von Erzeugnis und sind hinsichtlich ihrer Form sowie weiterer Merkmale einander ähnlich; sie werden daher als ähnlich eingestuft. Da zudem die von der Redaktion veröffentlichte „prognostizierte“ CG-Abbildung nicht als im Wesentlichen identisch mit dem Design des tatsächlich ausgestellten Prototyps angesehen werden kann, findet die Ausnahmebestimmung zum Wegfall der Neuheit keine Anwendung. Folglich fällt das Design unter die Kategorie der Designs, deren Eintragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes ausgeschlossen ist. Da zudem keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Referenzdesign unbefugt erstellt wurde oder seine Offenlegung gegen den Willen des Anmelders erfolgte, sind auch die Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 1 des Designgesetzes nicht anwendbar.
Der Kläger erhob Klage mit dem Ziel, die Entscheidung des JPO aufheben zu lassen. Der erste Klagegrund betrifft einen vermeintlichen Fehler bei der Anwendung der Ausnahmebestimmung zum Wegfall der Neuheit, während der zweite Klagegrund einen vermeintlichen Fehler bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen dem zur Eintragung angemeldeten Design und dem Referenzdesign betrifft.
Im Verfahren zur Aufhebung der Entscheidung des JPO argumentierte der Rechtsbeistand des Klägers unter Verweis auf die „Prüfungsrichtlinien für Designs“, dass die Entscheidung rechtswidrig sei; die Klage wurde jedoch abgewiesen. Wie bereits unter Verweis auf einen Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs (Urteil des Großen Senats vom 4. Oktober 1978; Aktenzeichen 1975 (Gyo-Tsu) Nr. 120; *Minshu* Bd. 32, Nr. 7, S. 1223) dargelegt, besitzen Prüfungsrichtlinien nicht den Status von Rechtsnormen. Auch das Urteil im vorliegenden Fall bestätigt dies mit der Feststellung, dass „Prüfungsrichtlinien für Geschmacksmuster nicht den Status von Rechtsnormen besitzen“. In einem Klageverfahren, das auf die Aufhebung einer Verwaltungsentscheidung (etwa einer Entscheidung des Japanischen Patentamts im Rahmen eines Prüfungs- oder Beschwerdeverfahrens) abzielt, ist nicht Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung, ob die Entscheidung den Prüfungsrichtlinien entspricht, sondern vielmehr, ob die ausgeübte Befugnis den gesetzlich eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat oder einen Ermessensmissbrauch darstellt (Artikel 30 des Gesetzes über verwaltungsgerichtliche Verfahren).
Betrachten wir nun, welche Art von Argumenten in dem Verfahren zur Aufhebung der Verwaltungsentscheidung in diesem Fall hätten vorgebracht werden sollen.
Besinnt man sich auf grundlegende Prinzipien, so lässt sich feststellen, dass „das Recht an immateriellen Gütern im Wesentlichen darauf abzielt, unlauteren Wettbewerb zu unterbinden“ (*Basic Jurisprudence 3: Property*, S. 290; „Intangible Property Rights“ von Nobuhiro Nakayama).
Ein Motorradhersteller und der Herausgeber eines Motorradmagazins stehen nicht in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander; vielmehr handelt es sich um eine „kooperative Beziehung“.
Wenn der Herausgeber eines Motorradmagazins auf der Grundlage des Designs eines von einem Motorradhersteller präsentierten Prototyps computergenerierte (CG-)Bilder erstellt und veröffentlicht – wobei er das Design eines voraussichtlich auf den Markt kommenden Produkts vorwegnimmt – und dieses prognostizierte Design dem tatsächlichen Endprodukt stark ähnelt, so stärkt dies den Ruf des Herausgebers bei seiner Leserschaft, was wiederum zu höheren Verkaufszahlen des Magazins beiträgt.
Für den Motorradhersteller wiederum tragen die Bemühungen des Herausgebers, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dazu bei, den Absatz des neuen Produkts zu fördern.
Kurz gesagt: Der Motorradhersteller und der Herausgeber des Motorradmagazins stehen in einer „kooperativen Beziehung“ zueinander. Selbst wenn ein solches spekulatives CG-Bild – das von einem Unternehmen veröffentlicht wurde, mit dem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit besteht – inhaltlich nicht identisch mit dem Design des tatsächlich auf einer Fachmesse ausgestellten Prototyps ist, kann die Veröffentlichung dieses CG-Bildes einer Offenlegung gleichgesetzt werden, die auf das Handeln derjenigen Person zurückzuführen ist, die zur Anmeldung des Designs berechtigt ist. Diese Auslegung steht zudem im Einklang mit dem gesetzgeberischen Zweck, zur Entwicklung der Industrie beizutragen (Artikel 1 des Designgesetzes).
Im Folgenden untersuchen wir, ob die in Artikel 4 Absatz 3 des Designgesetzes festgelegten Verfahren erforderlich sind, damit die Veröffentlichung eines spekulativen CG-Bildes – erstellt von einem Unternehmen, mit dem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit besteht – unter die Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 desselben Gesetzes fällt. Da das Anmeldedatum der vorliegenden Anmeldung der 31. August 2023 ist, finden die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 3 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung vor der Änderung im Jahr 2023 Anwendung. „Da diese Bestimmung speziell als Verfahren zur Anerkennung einer Ausnahme vom Verlust der Neuheit konzipiert ist, wäre es in Fällen, in denen es aufgrund von Handlungen des Rechtsinhabers zu mehreren Offenbarungen gekommen ist, grundsätzlich erforderlich, für jede dieser Offenbarungen die vorgeschriebenen Verfahren zu durchlaufen. Es ist jedoch vertretbar, die Bestimmung so auszulegen, dass dann, wenn eine Offenbarung in engem Zusammenhang mit einer anderen Offenbarung steht – für die die erforderlichen Verfahren bereits abgeschlossen wurden – und als im Wesentlichen identisch mit dieser betrachtet werden kann, die Ausnahme auch ohne separate, zusätzliche Verfahren angewendet werden darf.“ (Urteil des Obergerichts für geistiges Eigentum vom 12. Juni 2023; Aktenzeichen 2023 (Gyo-Ke) 10008)
Des Weiteren – wenngleich dies einen patentrechtlichen Fall betrifft – stellte das Gericht fest: „Da Artikel 30 Absatz 2 des Patentgesetzes speziell als Verfahren zur Anerkennung einer Ausnahme vom Verlust der Neuheit konzipiert ist, wäre es in Fällen, in denen es aufgrund von Handlungen des Rechtsinhabers zu mehreren Offenbarungen einer Erfindung gekommen ist, grundsätzlich erforderlich, für jede dieser Offenbarungen die vorgeschriebenen Verfahren zu durchlaufen. Es ist jedoch vertretbar, die Bestimmung so auszulegen, dass dann, wenn eine Offenbarung in engem Zusammenhang mit einer anderen Offenbarung steht – für die die erforderlichen Verfahren bereits abgeschlossen wurden – und als im Wesentlichen identisch mit dieser betrachtet werden kann, die Ausnahme auch ohne separate, zusätzliche Verfahren angewendet werden darf.“ (Urteil des Bezirksgerichts Osaka vom 20. April 2017; Aktenzeichen 2016 (Wa) 928)
Auf dieser Grundlage lässt sich schlussfolgern, dass die in Artikel 4 Absatz 3 des Geschmacksmustergesetzes festgelegten Verfahren nicht erforderlich sind, um sich auf die Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 2 desselben Gesetzes zu berufen, sofern es um die Offenbarung einer „prädiktiven computergenerierten Darstellung“ (predictive CG) geht, die von Unternehmen im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit erstellt wurde. Es ist zu beachten, dass für Anmeldungen zur Eintragung eines Designs, die am oder nach dem 1. Januar 2024 eingereicht wurden, Artikel 4 Absatz 3 des Designgesetzes (in der Fassung von 2023) gilt; daher ist es nicht mehr erforderlich, gerichtliche Präzedenzfälle anzuführen, um die Anwendung der Ausnahme vom Verlust der Neuheit zu stützen.
Vor diesem Hintergrund sollte in dem vorliegenden Rechtsstreit, der auf die Aufhebung der ursprünglichen Entscheidung abzielt, argumentiert werden, dass diese Entscheidung dem gesetzgeberischen Zweck (Artikel 1 des Designgesetzes) zuwiderläuft und einen Missbrauch des gesetzlich eingeräumten Ermessensspielraums darstellt (Artikel 30 des Gesetzes über verwaltungsrechtliche Streitigkeiten).
Selbst wenn das Obergericht für geistiges Eigentum (Intellectual Property High Court) diesem Argument nicht folgen sollte, wäre es ratsam, den Obersten Gerichtshof anzurufen; sollte dieser zu unseren Gunsten entscheiden, würde dies einen wegweisenden Präzedenzfall im Bereich des Rechts des geistigen Eigentums schaffen.