Folge 36

Diesmal erläutere ich das Konzept der Ähnlichkeit bei Designs.
Die Ähnlichkeit von Designs spielt in zwei Phasen eine Rolle: in der Prüfungsphase (Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes) und in der Phase nach der Eintragung (Artikel 23 und Artikel 24 Absatz 2 desselben Gesetzes).
Gemäß einem Urteil des Obersten Gerichtshofs (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974, 3. Senat, Az. 45 (Gyo-Tsu) von 1970; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308) gilt Folgendes:
1. Ein Design, das einem eingetragenen Design ähnlich ist (Artikel 23 des Designgesetzes), ist ein Design, das – bei Anwendung auf einen Gegenstand, der mit dem dem eingetragenen Design zugeordneten Gegenstand identisch oder diesem ähnlich ist – bei allgemeinen Verbrauchern einen ästhetischen Eindruck hervorruft, der dem des eingetragenen Designs ähnelt.
2. Daraus folgt, dass sich die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes genannte Ähnlichkeit auf die Ähnlichkeit der ästhetischen Eindrücke hinsichtlich des Designs eines Gegenstands bezieht, betrachtet aus der Sicht allgemeiner Verbraucher.
3. Artikel 3 Absatz 2 des Designgesetzes hebt die Beschränkung hinsichtlich der Identität oder Ähnlichkeit der Gegenstände auf; stattdessen konzentriert er sich auf die Neuheit oder Originalität des Designkonzepts – betrachtet aus der Sicht eines Fachmanns – auf der Grundlage von Motiven, die in der Gesellschaft allgemein bekannt sind.
In diesem Urteil verwarf der Oberste Gerichtshof die Theorie der „Schöpfung durch einen Fachmann“ im Hinblick auf die Designähnlichkeit und folgte stattdessen der Theorie der „Verwechslung durch allgemeine Verbraucher“.
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass einige Gerichtsurteile und Praxisansätze die Designähnlichkeit aus der Sicht von Fachleuten (wie etwa Designern) beurteilten. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Beurteilungsmethoden – die von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abwichen – führte zu Unklarheiten darüber, wie die Designähnlichkeit zu bestimmen ist (wie in den Erläuterungen zur Gesetzesänderung von 2006 festgehalten). Folglich wurde im Rahmen der Gesetzesänderung von 2006 Artikel 24 Absatz 2 in das Designgesetz aufgenommen. Dieser legt fest, dass „die Beurteilung, ob ein eingetragenes Design und ein anderes Design einander ähnlich sind, auf der Grundlage des ästhetischen Eindrucks zu erfolgen hat, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern hervorgerufen wird“. Unter Berücksichtigung zahlreicher Gerichtsurteile, die bei der Bestimmung der Designähnlichkeit die Sichtweisen von Händlern und Verbrauchern einbeziehen, wurde gesetzlich verankert, dass sich diese Beurteilung auf das Vorhandensein oder Fehlen eines gemeinsamen ästhetischen Eindrucks stützt, der bei „Verbrauchern“ – und nicht etwa bei „allgemeinen Verbrauchern“ – hervorgerufen wird (Kommentar zu den Gesetzen über gewerblichen Rechtsschutz).
Wer genau ist nun als „Verbraucher“ anzusehen? Hierfür bietet der sogenannte „Dachziegel-Fall“ (Urteil des Intellectual Property High Court vom 12. Juni 2023; Az. 2023 (Gyo-Ke) Nr. 10008) einen nützlichen Anhaltspunkt. Gegenstand des Verfahrens war die Aufhebung einer Entscheidung (Nichtigkeitsverfahren Nr. 2021-880006) zur Ungültigerklärung einer Designeintragung gemäß Artikel 48 Absatz 1 Ziffer 1 des Designgesetzes (wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 3).
In diesem Urteil befand das Gericht: „Zwar basiert die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen einem eingetragenen Design und einem anderen Design auf dem ästhetischen Eindruck, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern entsteht (Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes), doch umfasst der Kreis der Verbraucher bei dem hier strittigen Design – Dachziegel – nicht nur die Bauunternehmer, welche die Ziegel verlegen, sondern auch die Auftraggeber (Grundstückseigentümer), die die Dacharbeiten in Auftrag geben und Eigentümer des fertigen Produkts werden; auch diese Auftraggeber sind maßgebliche Verbraucher. Zudem müssen selbst Bauunternehmer letztlich den ästhetischen Vorstellungen des Auftraggebers nach der Verlegung Rechnung tragen. Daher sollte die Bewertung des ästhetischen Eindrucks – ein Schlüsselfaktor für die Bestimmung der Ähnlichkeit bei dem fraglichen Design – aus der Sicht der ästhetischen Werte erfolgen, die für den Auftraggeber nach der Verlegung von Bedeutung sind, und nicht allein aus der Sicht des Bauunternehmers.“ In diesem Rechtsstreit liegt jedoch ein logischer Sprung vor: Das Gericht stützte seine Feststellung der Ähnlichkeit auf Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes, obwohl es im vorliegenden Fall um die Ähnlichkeit im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 ging. Idealerweise hätte die Entscheidung auf der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs beruhen müssen (Urteil des Dritten Senats des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974; 1970 (Gyo-Tsu) Nr. 45; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf der Grundlage dieser Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs – die auf die „Ähnlichkeit der ästhetischen Wirkung aus der Sicht durchschnittlicher Verbraucher“ abstellt – ist die ästhetische Wirkung maßgeblich, wie sie vom Auftraggeber (der Partei, die das Dach in Auftrag gibt und letztlich dessen Eigentümer ist) und nicht vom ausführenden Bauunternehmer wahrgenommen wird. Auch wenn das Ergebnis gleich bleibt, unterscheidet sich die zugrunde liegende Argumentation.
Andererseits wird in Verletzungsverfahren die Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Verletzung auf der Grundlage der Artikel 23 und 24 Abs. 2 des Designgesetzes beurteilt. Wird in einem solchen Verfahren die Einrede der Ungültigkeit erhoben, so erfolgt die Beurteilung der Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung auf der Grundlage von Artikel 3 Abs. 1 Nr. iii des Designgesetzes. Obwohl beide Beurteilungen auf der „ästhetischen Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ beruhen, kann sich diese Wahrnehmung im Laufe der Zeit wandeln.
Die Verbreitung sozialer Medien und ähnlicher Plattformen in den letzten Jahren hat gezeigt, dass sich die Wertvorstellungen der allgemeinen Verbraucher rasch ändern können. Folglich kann ein Design zum Zeitpunkt der Verletzung als unähnlich, zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung jedoch als ähnlich (oder umgekehrt) eingestuft werden.
Sollte eine Partei in künftigen Verletzungsverfahren nachweisen können, dass sich die „ästhetische Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ im Laufe der Zeit gewandelt hat, könnten Gerichtsurteile ergehen, in denen die Feststellung der Ähnlichkeit für den Zeitpunkt der Verletzung und den Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung unterschiedlich ausfällt.