Folge 32

In Folge 7 behandelten wir folgenden Punkt: Übermäßige Beschreibungen der Wirkungen einer Erfindung bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung können den Schutzumfang einschränken.
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung und ihren Wirkungen urteilte ein Gericht (Berufungsgericht Tokio, Az. 2002 (Gyo-Ke) Nr. 460, Urteil vom 23. März 2004): „Die erfinderische Tätigkeit einer Erfindung ist grundsätzlich anhand ihrer objektiven Struktur zu beurteilen. Der Versuch, ein spezifisches Problem mithilfe dieser Struktur zu lösen, entspringt letztlich allein der subjektiven Absicht des Erfinders. Die Patentierbarkeit allein auf der Grundlage einer solchen Absicht zu begründen, würde zur Erteilung mehrerer Patente mit objektiv identischen Strukturen führen und ist daher unzulässig. Ausnahmefälle können jedoch die Erteilung eines Patents für eine Erfindung rechtfertigen, deren Struktur leicht vorstellbar ist, beispielsweise wenn eine Wirkung entdeckt wird, die ein Fachmann nicht ohne Weiteres hätte vorhersehen oder entdecken können.“
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen erfinderischer Tätigkeit und der Wirkung der Erfindung entschied der Oberste Gerichtshof (Urteil Nr. 69 von 2018 (Gyo-Hi) vom 27. August 2019, Dritte Kammer, Rechtssache Nr. 262, S. 51), dass „hinsichtlich des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit bei einer patentierten Erfindung im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Verwendung eines Wirkstoffs das Untergericht das Argument zurückwies, die Wirkung der patentierten Erfindung sei unvorhersehbar und bedeutend.“
Obwohl sich dieses Urteil speziell mit der Frage befasst, „ob eine patentierte Erfindung im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Verwendung eines Wirkstoffs erfinderische Tätigkeit beinhaltet“, lässt sich der Grundsatz auch auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei der Prüfung von Patentanmeldungen anwenden.
Die Beschreibung der Wirkung der Erfindung in der Patentschrift unterscheidet sich je nachdem, ob das Merkmal der Erfindung in ihrer Grundform oder in der durch diese Form erzielten bedeutenden Wirkung liegt. Bei der Abfassung der Beschreibung ist sorgfältig zu prüfen, ob die Wirkung der Konfiguration der Erfindung für einen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung vorhersehbar war und ob es sich um eine wesentliche Wirkung handelt, die über die Vorhersehbarkeit für den Fachmann hinausgeht. Ist dies der Fall, muss sie in der Beschreibung aufgeführt werden.
Die Verletzung durch Äquivalente wird derzeit im Rahmen von Patentverletzungsverfahren geprüft (siehe Folge 23). Um die Anerkennung von Patentverletzungen durch Äquivalente bei angeblich verletzenden Produkten mit von der beanspruchten Erfindung abweichenden Konfigurationen zu erleichtern, ist es sinnvoll, die Vorteile der beanspruchten Erfindung zu spezifizieren, um die zweite Äquivalenzbedingung (gleiche funktionelle Wirkung) zu verdeutlichen. Die erleichterte Anerkennung von Patentverletzungen durch Äquivalente erweitert den Schutzumfang.