Folge 25

In Folge 24 besprachen wir die Berufung (Oberster Gerichtshof für geistiges Eigentum, Reiwa 3 (Ne) Nr. 10037, Urteil vom 27. Mai 2025) in der Klage gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical auf Schadensersatz wegen Verletzung des Patents von Toray für ein orales juckreizstillendes Mittel (Patent Nr. 3531170, verlängerte Registrierungsfrist läuft im November 2022 aus, nachfolgend „Patent“ genannt). In dieser Klage wurden die Beklagten zur Zahlung von insgesamt 21.763.810.000 Yen Schadensersatz und Verzugszinsen verurteilt – der höchste jemals in einem Rechtsstreit um geistiges Eigentum gezahlte Betrag. Das Urteil war zum Zeitpunkt des Urteils (1. Juli) noch nicht veröffentlicht, wurde aber am 22. Juli veröffentlicht. Daher erläutern wir den Inhalt des Urteils.
In der Entscheidung zur Verletzungstheorie bezog sich das Gericht direkt auf eine Referenz zur Auslegung des Begriffs „Wirkstoff“ in den Patentansprüchen. Derselbe Begriff kann je nach Kontext in einem Satz unterschiedliche Bedeutungen haben. Das Patentgesetz schreibt vor, dass die Bedeutung der in den Ansprüchen dargelegten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibungen in der Beschreibung und den Zeichnungen auszulegen ist (Artikel 70 des Patentgesetzes). Es verstößt jedoch gegen das Gesetz, Beschreibungen aus der allgemeinen Literatur lediglich zu zitieren und diese zur Auslegung eines Anspruchs heranzuziehen.
Im Schadensersatzurteil stellte das Gericht fest, dass Torii Pharmaceutical, der ausschließliche, nicht ausschließliche Lizenznehmer des betreffenden Patents, einen unabhängigen Anspruch auf Schadensersatz gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical hatte und dass Toray eine Abtretung dieses Anspruchs von Torii Pharmaceutical erhalten hatte.
Alle von Toray hergestellten Formulierungen des Klägers wurden über Torii Pharmaceutical vertrieben. Während der Laufzeit des betreffenden Patents wurde Torii Pharmaceutical als Partner des Klägers eine exklusive, nicht-exklusive Lizenz gewährt, zumindest hinsichtlich der Formulierung des Klägers (für den Dialysegebrauch), während Toray, der Patentinhaber, in einer Beziehung zu Torii Pharmaceutical stand und die Formulierung des Klägers als Produktionsleiter herstellte und lieferte.
Das Recht des exklusiven, nicht-exklusiven Lizenznehmers, Schadensersatz für entgangenen Gewinn aufgrund der aktiven Verletzung eines Anspruchs zu verlangen, und das Recht des Patentinhabers, Schadensersatz zu verlangen, sind beides Schadensersatzansprüche, die sich aus der Patentverletzung des mutmaßlichen Verletzers ergeben, und stehen daher, soweit sie sich überschneiden, in einem Verhältnis unwahrer gesamtschuldnerischer Ansprüche. (Bezirksgericht Tokio, Rechtssache Nr. 22491 von 2015 (Wa), Urteil vom 27. Juli 2017)
Wenn der Patentinhaber Toray sein Recht auf Schadensersatz wegen Patentverletzung gegenüber den mutmaßlichen Patentverletzern (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) geltend macht, gilt die Schuld des Schuldners (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) gegenüber dem Gläubiger (Toray) als beglichen, und die Schuld erlischt (Artikel 473 des Zivilgesetzbuchs).
Eine exklusive, nicht-exklusive Lizenz ist eine Form der nicht-exklusiven Lizenz, bei der ein Patentinhaber einer anderen Person im Rahmen seines Patentrechts eine nicht-exklusive Lizenz gewährt (Artikel 78 des Patentgesetzes). Wenn ein Patentinhaber daher sein Recht auf Schadensersatz gegenüber einem mutmaßlichen Patentverletzer auf Grundlage seines Patentrechts geltend macht, erlischt der Anspruch auf Grundlage dieses Patentrechts, und ein exklusiver, nicht-exklusiver Lizenznehmer kann seine Rechte im Umfang der Überschneidung nicht mehr ausüben.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum stellte jedoch fest: „Selbst in diesem Fall, wenn angesichts der konkreten Fakten das Interesse von Torii Pharmaceutical am Verkauf der Formulierung des Klägers aus deliktsrechtlicher Sicht gegenüber dem Verletzer als rechtlich geschütztes Interesse angesehen wird, sollte Torii Pharmaceutical ein inhärentes Recht auf Schadensersatz für die rechtswidrige Verletzung dieses Interesses zuerkannt werden.“
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum in diesem Fall gestattete einem exklusiven, nicht-exklusiven Lizenznehmer die Ausübung seiner Rechte im Umfang der Überschneidung, obwohl der Patentinhaber (Toray) sein Recht auf Schadensersatz gegen die mutmaßlichen Verletzer (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) auf Grundlage seines Patentrechts geltend machte und der auf diesem Patentrecht beruhende Anspruch erloschen war. Dieses Urteil ist rechtswidrig und weicht vom Rahmen des Schuldrechts ab. Es kann in einem Rechtsstaat nicht als Urteil angesehen werden.
Sollte es zu einem solchen Prozess kommen, würden ausländische Unternehmen zu dem Schluss kommen, dass die Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten zum geistigen Eigentum in Japan wenig vorhersehbar sind und dass Geschäftstätigkeiten in einem solchen Land ein hohes Risiko darstellen. Dies widerspricht der Politik der japanischen Regierung, Japan als eine „auf geistigem Eigentum basierende Nation“ zu propagieren.