Folge 23

Zu den Urteilen des Obersten Gerichtshofs zur Äquivalenzlehre gehören der Ball-Spline-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. Februar 1998) und der Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017).
Die im Ball-Spline-Fall dargelegte Äquivalenzlehre geht typischerweise von einer Entlastung des Patentinhabers aus, wenn nach der Anmeldung ein neues Material mit gleicher Wirkung erscheint. Die Beurteilung der Ersetzbarkeit basiert zudem auf dem Zeitpunkt der Patentverletzung. Im Gegensatz dazu stellte sich im Maxacalcitol-Fall die Frage, ob eine Verletzung von Äquivalenten vorlag, als ein zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits vorhandenes Material mit gleicher Wirkung verwendet wurde (Referenz: Bessatsu Patent, Ausgabe November 2021, „Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents)“ von Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
Im ursprünglichen Verfahren im Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Thema geistiges Eigentum vom 25. März 2016) entschied das Gericht bei der Bestimmung des ersten Erfordernisses der Äquivalente (nicht wesentliche Teile): „Da der wesentliche Wert einer patentierten Erfindung nach ihrem Beitrag zum Stand der Technik auf ihrem technischen Gebiet bestimmt wird, sollten die wesentlichen Teile einer patentierten Erfindung anhand der Ansprüche und der Beschreibung der Spezifikation bestimmt werden, insbesondere anhand eines Vergleichs mit dem in der Spezifikation beschriebenen Stand der Technik. (i) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung als größer als der des Stands der Technik eingeschätzt, wird ein Teil der Ansprüche als höhere Konzeptualisierung anerkannt. (ii) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik als nicht so groß eingeschätzt, wird sie als nahezu identisch mit der Beschreibung in den Ansprüchen anerkannt.
“ Auf dieser Grundlage entschied das Gericht bei der Bestimmung des fünften Erfordernisses der Äquivalente (besondere Umstände): „Wenn es objektiv und äußerlich Da zum Zeitpunkt der Anmeldung eine andere Konfiguration außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs als Ersatz für einen anderen Teil der in den Ansprüchen beschriebenen Konfiguration anerkannt wurde, kann die Tatsache, dass der Anmelder diese andere Konfiguration nicht in den Ansprüchen beschrieben hat, als „besonderer Umstand“ im Sinne der fünften Voraussetzung angesehen werden.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall bestätigte die oben genannte Entscheidung des Untergerichts.Der Maxacalcitol-Fall legte eine Reihe von Methoden zur Bestimmung der ersten Voraussetzung der Äquivalente (nicht wesentliche Teile) und der fünften Voraussetzung (besondere Umstände) fest, sodass eine Verletzung von Äquivalenten auch dann geltend gemacht werden kann, wenn ein Material mit gleicher Wirkung verwendet wird, das zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits existierte.
Die Äquivalentdoktrin wurde im Ball Spline-Fall eingeführt und im Maxacalcitol-Fall weitergeführt.
Seit dem Maxacalcitol-Fall sind Patentverletzungsverfahren in eine neue Phase eingetreten, und sowohl die Verletzung von Wortlaut als auch die Verletzung von Äquivalenten werden in Patentverletzungsverfahren gemeinsam geprüft. In Fällen, in denen der Kläger keine Verletzung gleichwertiger Schutzrechte geltend macht, ermutigen die Gerichte den Kläger in der Regel, eine solche geltend zu machen. Selbst wenn das Gericht den Kläger jedoch zur Geltendmachung einer Verletzung gleichwertiger Schutzrechte ermutigt, beabsichtigt es nicht zwangsläufig, eine solche anzuerkennen. Dies soll verhindern, dass das erstinstanzliche Gericht im Berufungsverfahren auf die mangelnde Fairness seines Verfahrens hinweist.