我想写下自从开始担任专利律师以来我所注意到的事情。
我打算确定一个主题并以一个故事的形式来写。

  • 第20集

    近年来,AI相关专利申请数量不断增加,专利授权率也不断上升(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.pdf)。
    日本特许厅在专利和实用新型审查手册的附录A和B中共公布了25个AI相关案例(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf)。
    顺便说一句,AI相关发明是软件相关发明的一种。为了制作能够有效行使权利的说明书,首先必须准确把握发明的技术内容,并按照软件相关发明说明书制作的基本原则进行制作(请参阅参考资料中的“‘软件审查标准’的历史背景”(https://sophia-ip.jp/zh/%e5%8f%82%e8%80%83%e8%b5%84%e6%96%99/))。
    如果以不充分的说明书来行使权利,专利侵权诉讼中将以专利无效为由驳回专利权(专利法第104-3条第1款)。满足支持条件(同法第36条第6款第1项)尤为重要。
    关于该支持要求,知识产权高等法院裁定:“权利要求书的陈述是否满足说明书的支持要求,应通过将权利要求书的陈述与发明的详细说明书的陈述进行比较,并审查权利要求书中所述的发明是否是发明的详细说明书中所述的发明,以及本领域技术人员是否能够从发明的详细说明书中认识到发明的问题可以解决,以及本领域技术人员是否能够认识到即使没有该陈述或建议,发明的问题也可以根据申请时的公知常识得到解决。可以合理地解释为,说明书的支持要求的举证责任在于专利申请人或专利持有人。”(知识产权高等法院大法官团裁决,2005 年第 10042 号案件(Gyo-Ke),2005 年 11 月 11 日)。
    对于软件相关发明,专利法保护的是软件算法(https://sophia-ip.jp/zh/%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%8a%9e%e5%85%ac%e5%ae%a4%e7%9a%84%e7%89%b9%e8%89%b2/)。算法以流程图的形式表达。
    但是,有些软件相关发明的专利申请没有包括流程图。这可能是因为说明书的撰写者不了解发明的技术内容,或者不了解撰写软件相关发明说明书的基本知识。
    由于专利法保护的是软件算法,因此应该选择流程图作为摘要中的[选定的图]。但是,有许多专利申请选择了流程图以外的图。
    通过检查流程图是否被选为摘要中的[选定的图],您可以轻松区分软件相关发明(包括AI相关发明)专利说明书的质量。
  • 第19集

    专利申请的审查请求可在申请日起3年内提出(专利法第48条之3第1项),如未在该期限内提出审查请求,则视为撤回专利申请(专利法第4条第4项)。
    自申请日起1年6个月后,专利申请即被公开(专利法第64条第1项),因此即使提出与撤回专利申请内容相同的申请,也属于该法第29条第1项(新颖性)并被驳回(专利法第49条第2项)。
    专利申请的审查请求率为74.8%(2020年)(https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020202.pdf)。也就是说,每4件专利申请中就有1件不被授予权利,在申请公开后,只具有排除在后申请的效果(专利法第29条第1款或第29条第2款)。
    即使在申请时未决定是否请求审查,在申请3年后才有获得权利的必要,也已经失去了获得权利的机会。
    与此相对,实用新型由于无需实质审查即可注册(实用新型法第14条第2款),因此在提交实用新型技术评估报告并发出警告之前,不能行使该权利(实用新型法第29-2条)。即使实用新型权利已过期,也可以提出实用新型技术评估请求(实用新型法第12条第2款)。
    实用新型权利人自实用新型注册申请之日起3年内,可以基于实用新型注册申请专利(专利法第46-2条第1款)。
    由此可见,如果在申请时未决定是否请求审查,则暂时提交实用新型注册申请,如果自申请之日起3年内发生取得权利的需要,则可以基于实用新型注册申请专利,如果未发生,则维持实用新型注册,即使申请3年后发生取得权利的需要,也可以请求实用新型技术评估并行使权利。
    通过利用基于实用新型注册的专利申请制度,可以减少申请和取得权利的成本,同时还可以根据需要取得申请内容的权利。
  • 第18集

    三维形状是,也可以申请外观设计注册,也可以申请注册为三维商标。
    因为外观设计权是人类智力活动创造的创造物,注册需要新颖性和需要创造力,权利期限也是有限的(自申请日起 25 年)。
    另一方面,商标权保护商业信任,因此需要通过使用提高公众意识,权利期限为半永久性,可续展登记。
    针对此事,知识产权高等法院作出如下判决。
    “基于商标权可以通过多次续展来半永久性地持有这一事实,通过对三维形状的商标权提供保护,这些形状受实用新型权和设计权的约束,这可能会导致在实用新型法或外观设计法规定的权利期限之外,半永久性地向特定人授予专有权,这将不适当地限制企业之间的公平竞争。因此,除非存在特殊情况,例如三维形状受实用新型权保护或外观设计权无论是否具有垄断性而获得显着性,不能承认区分自己和他人的能力是通过使用而获得的。 ”(知识产权高等法院2017年第10155号(Gyoke)2018年1月15日判决)
    最近,在特殊情况下,“承认通过使用获得了区分自己和他人的能力”已被认可,《新哥斯拉》三维商标已获批准。
    以“对哥斯拉这个角色的压倒性认可”为前提,“涉案商标虽属于商标法第三条第一项第三项规定,就涉案商标而言,由于其使用在指定商品上,由于可以认定作为产品使用者的普通消费者已经认识到该产品与原告的业务有关,因此属于同条第2款的范围。 ”(知识产权高等法院2024年第10047号(Gyoke)2024年10月30日判决)