第24集

东丽公司就其口服止痒剂用途专利（专利号3531170，注册延期：专利申请号2017-700154，专利申请号2017-700310，以下简称“该专利权”，有效期至2022年11月）向沢井制药和扶桑制药提起诉讼，指控其侵犯仿制药专利，并要求赔偿损失。上诉审理（高等知识产权法院，令和3（内）第10037号，判决日期2025年5月27日）认定沢井制药和扶桑制药生产和销售仿制药的行为构成专利侵权。判决沢井制药向扶桑制药支付14,290,930,000日元损害赔偿金和7,472,870,000日元的延迟损害赔偿金。这是知识产权诉讼中的最高金额。
高等知识产权法院的判决并未在最高法院的判例法搜索网站上公布。尽管该判决产生了巨大的社会影响，却没有在判例法搜索网站上公布，这很不寻常。这其中必定有其原因。
沢井制药和扶桑制药已就高等知识产权法院的判决向最高法院提起上诉。最高法院将从政治角度审查此案。政府正在鼓励使用仿制药，以降低不断上涨的医疗和药品成本（https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf）。高等知识产权法院的判决与政府政策相悖。因此，负责医疗和药品成本的厚生劳动省和负责公共预算的财政部必须向最高法院秘书处民政局提起诉讼。后者将审查该决定，并考虑采取措施应对厚生劳动省和财政部的投诉。
负责此上诉案件的最高法院研究员将根据民政局的应对措施，审查上诉法院判决的理由。在最高法院，被称为最高法院研究员的精英法官将审查上诉文件并起草判决书，然后由最高法院法官修改后作出判决。
在本案中，在一审（东京地方法院，平成30（和）第38504号、第38508号，2021年3月30日判决）中，索赔金额为1000万日元，代表对泽井制药的部分索赔6.221亿日元，以及1000万日元，代表对扶桑制药的部分索赔3.2105亿日元。但是，上诉法院允许对索赔进行扩大修改。
一审时，未发现文字侵权，也未发现由于故意排除而导致的等同侵权（要求5）。一审的主审法官是田中浩一法官。在最高法院对Maxacalcitol案的判决中，他以最高法院研究员的身份对第五项等同性要求的评估方法进行了裁定，后来成为东京地方法院知识产权部门的主审法官。他是一位传统的知识产权法官，是评估等同原则对药品专利的适用性的专家。
相反，上诉法院的主审法官是专门处理劳动法纠纷的清水响法官。近年来，非知识产权专业人士的法官被任命为知识产权高等法院的院长。有权任命法官的最高法院秘书处的政策是不培训纯粹的知识产权法官。在民事案件中重要的是结论，而不是推理。如果知识产权法官接受的是纯粹的知识产权培训，他们会更关心推理而不是结论。
知识产权纠纷是经济问题，对社会影响巨大。因此，在此类纠纷中，判决的依据更侧重于其对社会的影响而非理性。
本案上诉人（原告）东丽公司，由于仿制药的渗透和价格调整，其制药业务正遭受亏损。如果东丽败诉，仿制药将日益普及，东丽将被迫考虑退出制药业务或将其转让给其他公司。
《专利法》规定：“本法旨在通过促进发明的保护和使用，鼓励发明，从而促进产业发展”（第一条）。东丽败诉将违背《专利法》的法律目的，并阻碍药品开发。
另一方面，如果泽井制药和扶桑制药败诉，则与政府推广仿制药使用、降低医疗和药品成本的政策背道而驰。
一般而言，民事诉讼旨在通过友好和解解决纠纷。和解是“当事人之间相互让步并结束纠纷的协议”（《民法典》第695条）。在损害赔偿请求中，被告通常会通过向原告支付一定金额的方式达成和解。在本案中，高等知识产权法院审理的案件中，和解请求必须考虑到上诉人（原告）和被上诉人（被告）的具体情况。然而，从沢井制药和扶桑制药的角度来看，尽管他们在一审中胜诉，但通过金钱支付进行庭外和解的想法是不可接受的，他们可能已经拒绝了。
因此，为了达成庭外和解，他们改变了立场，迫使东丽做出让步并接受和解。要做到这一点，他们首先必须赢得东丽的诉讼。
因此，知识产权高等法院判决泽井制药和扶桑制药支付巨额赔偿金，迫使他们败诉，无论他们是否愿意，都必须上诉。因此，知识产权高等法院此次的判决是基于最高法院将推翻判决的假设，而这一判决的合理性可能不足。上诉审理中，首先进行口头辩论（《民事诉讼法》第319条的相反解释），然后最高法院推翻原判，将案件发回知识产权高等法院（同法第325条）。
在发回重审听证会上，知识产权高等法院将再次鼓励和解，但这一次，东丽将做出让步。一个可能的和解方案是，泽井制药和扶桑制药向东丽支付相当于一审索赔金额的金额。如果东丽能够获得相当于一审索赔金额的和解，则其初衷得以实现，泽井制药和扶桑制药的赔偿金额也能够降至发回重审前的二十三分之一。法院无需做出判决，相关信息也不会公开。这是一个三赢的和解方案。在提出和解方案后，法院会威胁东丽不接受申请就驳回申请。这是法院惯用的伎俩。
这体现了知识产权高等法院此次判决的重要性，以及对未来事态发展的预期。如果首席法官清水响能够在作出判决之前预见到这种情况，他一定是一位精明的战略家。

第23集

最高法院关于等同原则的裁决包括Ball Spline案（最高法院于1998年2月24日作出裁决）和Maxacalcitol案（最高法院于2017年3月24日作出裁决）。
Ball Spline案中提出的等同原则通常假设，当具有相同效果的新材料在申请后出现时，专利持有人可以获得救济，并且替代的简易性判断也基于侵权发生的时间。相比之下，在马沙骨化醇案中，当使用了申请时已经存在的、具有相同效果的材料时，是否构成等同物侵权的问题就出现了（参考文献：Bessatsu Patent 2021年11月刊，《再论等同物原则（对等同物第五要件的进一步思考）》，作者：三村量一（https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830））。
在马沙骨化醇案（2016年3月25日知识产权高等法院大法庭判决）的原审中，法院在认定第一项等同要件（非必要部分）时裁定：“鉴于专利发明的实质性价值是根据其与所属技术领域的现有技术相比所做出的贡献程度来判断的，因此，专利发明的必要部分应当根据权利要求书和说明书的记载，特别是与说明书中记载的现有技术进行比较来判断；（i）如果专利发明的贡献程度被评价为大于现有技术，则权利要求书中的一部分应当被认定为更高概念化；（ii）如果专利发明的贡献程度被评价为与现有技术相比并不大，则应当认定为与权利要求书中的记载几乎相同。
”基于此前提，在认定第五项等同要件（特殊情况）时，法院裁定：“当客观且外部认定，在提交申请时，专利权利要求范围之外的另一种配置被认定为权利要求中所述配置的不同部分的替代品，而申请人未在权利要求中描述该其他配置这一事实，可以说是第五个要求下的“特殊情况”。
Maxacalcitol案的最高法院裁决确认了下级法院的上述裁决。Maxacalcitol案规定了一套确定等同物第一要求（非必要部分）和第五个要求（特殊情况）的方法，因此即使在使用了申请时已存在的具有相同效果的材料的情况下，也可以适用等同物侵权。
等同物原则在Ball Spline案中诞生，并在Maxacalcitol案中得到发展。
自马沙骨化醇案以来，专利侵权诉讼进入了新的阶段，在专利侵权诉讼中，文字侵权和等同侵权被一并审查。在原告未主张等同侵权的案件中，法院通常会鼓励原告主张等同侵权。然而，即使法院鼓励原告主张等同侵权，也未必会认定等同侵权。这是为了防止一审法院在上诉法院指出其程序缺乏公正性。

第22集

企业在打造品牌形象时，将产品表面的背景图案或包装纸上的背景图案作为权利进行保护，或许会有效。
对此，日本特许厅的《商标审查指南》中，关于商标法第3条第1款第6项（消费者无法识别为特定业务相关产品或服务的商标）的适用规定（商标注册要求），规定如下：“关于由背景图案构成的商标”，“如果商标由连续重复的图形等构成，仅被识别为背景图案，则判定其属于此类。但是，即使被识别为背景图案，如果其构成存在显著形状等情况，则会在判断其是否属于此类时予以考虑。” 换句话说，背景图案原则上不能注册，但如果其显著性较高，则可以注册。
在针对驳回决定的上诉中，法院裁定，一个由椭圆形图形和在椭圆形轮廓中心组合的蔓藤花纹组成的商标，其图案部分为金色，背景部分为浅绿色，违反了《商标法》第3条第1款第6项的规定，不能注册（1971年上诉案第6195号）。
对此，法院在撤销上诉决定的诉讼中裁定，构成该图形商标的花卉和蔓藤花纹仅仅是结构要素，即使单个要素很常见，也可以很容易地看出，该商标可以通过其排列、组合、配色等整体具有显著性（1974年东京高等法院案件（行家）第7号，1974年9月18日判决）。
为了将产品表面的背景图案或包装纸上的背景图案注册为商标，图案必须具有显著性。因此，即使该图案继续使用，如果其他公司在此期间使用类似的图案，其也不具备显著性。
首先，背景图案注册为外观设计。外观设计注册要求新颖性（《外观设计法》第3条第1款）和非易创作性（第3条第2款）。换句话说，新的背景图案更容易注册。外观设计权的保护期为自申请注册之日起25年（《外观设计法》第21条第1款），因此，如果在该保护期内，该设计通过使用而获得了将其产品与其他产品区分开来的能力，那么在外观设计权到期后，可以通过将背景图案注册为商标永久使用。