제31화

특허청구의 범위의 보정 또는 정정에 있어서 제외하는 클레임에 대해 해설합니다.
"제외하는 클레임"이란 청구항에 기재한 사항의 기재표현을 남긴 채로 청구항에 관련된 발명에 포함되는 일부 사항만을 그 청구항에 기재한 사항으로부터 제외하는 것을 명시한 청구항을 말한다(심사기준 제2장 3.3.1(4) 제외하는 클레임으로 하는 보정의 경우).
「제외 클레임」에 대해서, 지재고재 헤세이 18년(행케) 제10563호 동 20년 5월 30일 대합의 판결을 인용해 해설합니다.
본 판결은, 「제외하는 클레임」으로 하는 정정이 인정될지 어떨지를 판단하는 전제로서, 정정의 요건으로서 특허법이 정하는 「명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서」에 대해, 다음과 같은 일반적인 판단 기준을 제시했다.
『명세서 또는 도면에 기재한 사항』이란, 기술적 사상의 고도의 창작인 발명에 대해서, 특허권에 의한 독점을 얻는 전제로서, 제3자에 대해서 개시되는 것이기 때문에, 여기서 말하는 『사항』이란 명세서 또는 도면에 의해 개시된 발명에 관한 기술적 사항인 것이 전제가 되는 곳 『 명세서 또는 도면에 기재한 사항 '이란 당업자에 의해 명세서 또는 도면의 모든 기재를 종합함으로써 인도되는 기술적 사항이며, 보정이 이와 같이 인도되는 기술적 사항과의 관계에서 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것일 때에는 해당 보정은 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'할 수 있다'.
그 위에 다음과 같이 판시하여 특허출원에 관한 발명 가운데 특허출원시에는 공개되지 않았던 선원발명과 동일한 부분을 소위 「제외하는 클레임」에 의해 제외하는 정정을 청구하는 경우에 대해서도 일반적인 판단기준이 적용되는 것을 밝혔다.
"특허권자는 특허출원시에 선원발명의 존재를 인식하고 있지 않기 때문에 당해 특허출원에 관한 명세서 또는 도면에는 선원발명에 관한 구체적인 기재가 존재하지 않는 것이 통상이지만, 명세서 또는 도면에 구체적으로 기재되어 있지 않은 사항을 정정사항으로 하는 정정에 대해서도 특허법 134조 2 제1항 단서가 적용되는 것에 변함이 없으며, 이러한 정정도 명세서 또는 도면의 기재에 의해 개시된 기술적 사항에 대하여 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것으로 인정되는 한 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'하는 정정이어야 한다.
'제외하는 클레임'으로 하는 보정이 본래 인정되지 않는 것임을 전제로 하는 사고방식은 적절하지 않다. 즉 「제외하는 클레임」으로 하는 보정과 같이 보정사항이 소극적인 기재가 되어 있는 경우에서도, 보정사항이 명세서 등에 기재된 사항일 때는, 적극적인 기재를 보정사항으로 하는 경우와 마찬가지로, 특별한 사정이 없는 한 , 새로운 기술적 사항을 도입하는 것은 아니다고 할 수 있지만, 반대로, 보정사항 자체가 명세서 등에 기재되어 있지 않다고 해서, 해당 보정에 의해 새로운 기술적 사항이 도입되게 된다는 성질의 것은 아니다.
따라서, 「제외하는 클레임」으로 하는 보정에 대해서도 해당 보정이 명세서 등에 「기재한 사항의 범위 내에서」하는 것일 수 있는지에 대해서는, 최종적으로, 명세서 등에 기재된 기술적 사항과의 관계에 있어서, 보정이 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것인지를 기준으로서 판단해야 한다.

제30화

이 글에서는 법률 체계에 대해 설명합니다. 법률 체계는 판례법과 성문법으로 나뉩니다. 판례법은 영미법이라고도 하며, 성문법은 민법이라고도 하고 로마법에 기원을 두고 있습니다.
판례법 체계는 선행 판결이 후행 판결에 구속력을 갖는다는 특징이 있습니다.
성문법 체계에서 법의 근원은 성문법입니다. 사법 판례는 성문법을 보완하는 역할을 하며, 구속력을 갖지는 않습니다.
일본은 에도 시대까지 판례법 체계를 따랐습니다. 당시에는 판사가 재판을 진행할 때 과거 법원 기록을 참고하여 유사 사례를 바탕으로 판결을 내렸습니다.
세계 여러 나라들이 과거 유럽 열강의 식민지배를 받았습니다. 독립 후 이러한 국가들은 근대화 과정에서 과거 식민 지배국의 영향력에 취약한 모습을 보입니다.
일본은 식민지배를 받은 적이 없었기 때문에 메이지 정부가 새로운 국가 체제를 구축할 당시 유럽 주요 국가(영국, 프랑스, ​​독일)를 방문하여 각국의 제도를 독자적으로 선택하고 거부한 후, 자체적인 법률 체계를 채택했습니다. 이러한 역사를 가진 나라는 일본이 유일합니다.
일본에서 "판례"란 "다른 사건에 적용될 법률적 의견을 담고 있는 판결"을 의미합니다(대법원, 1951년 (아) 제3474호, 제1소법원 판결, 1953년 2월 12일, 형사사건 제7권 제2호, 211쪽).
일본에서 "판례"는 구속력이 없으며, "모든 판사는 양심에 따라 독립적으로 판단할 수 있으며, 이 헌법과 법률에만 구속된다"고 규정하고 있습니다(헌법 제76조 제3항). "헌법 제76조 3항에 명시된 바와 같이 판사는 양심에 따라 행동해야 한다는 것은 판사가 유형적이든 무형적이든 외부의 압력이나 유혹에 굴복하지 않고 자신의 내면의 선한 판단력과 도덕적 감각을 따라야 함을 의미한다." (대법원, 1947년 (레) 제337호, 대법정 판결, 1948년 11월 17일, 형사 사건집, 제2권, 제12호, 1565쪽)

제29화

본 글에서는 산업재산권의 국경 간 침해에 대해 설명합니다. 먼저, 상표권 침해와 특허권 침해를 명확히 구분할 필요가 있습니다.

– 상표권 침해에 관하여,

① 공동 권고는 인터넷 상에서 상표를 사용하는 것은 해당 회원국에서 상업적 효과가 있는 경우에만 해당 회원국에서의 사용으로 간주된다고 명시하고 있습니다(공동 권고 제2조)(스시잔마이 사건: 지식재산고등법원 제10031호, 2014년 10월 30일).

② 상표권자는 손해 발생을 주장하거나 입증할 필요는 없지만, 침해 사실과 통상 지급될 손해배상액을 주장하고 입증하는 것으로 충분합니다. 이는 침해자가 손해배상 불가능성을 주장하고 입증함으로써 손해배상 책임을 회피할 수 있다는 의미로 해석하는 것이 타당합니다. (소승초밥사건: 대법원 1994(O) 제1102호, 1997년 3월 11일, 제3소법원, 민슈 제51권 제3호, 1055쪽)

– 특허 침해에 관하여,

① 유통 서비스를 통한 침해 시스템의 구축은 일본 내에서 침해 서비스를 제공하기 위한 정보처리 과정의 일부로 본다. 이 시스템은 일본에 위치한 단말기를 포함하고 있으며, 침해 발명의 효과는 당연히 해당 단말기에서 실현된다. 따라서 일본 국외에 있는 서버의 위치는 그 효과의 실현과 관련하여 특별한 의미를 갖지 않는다. (드왕고 대 FC2 사건: 대법원 2023(Ju) 제2028호, 2025년 3월 3일, 제2소법원)

② 특허, 실용신안 등의 경우 침해 제품 자체가 창작적 가치를 가진다. 침해제품은 그 성능, 유용성 등에 있어서 특허 등을 이용하고 있으므로, 침해제품의 판매액의 일부는 필연적으로 특허 등에 대한 대가에 상응하게 된다. 나아가 침해제품의 판매는 특허 등을 구현한 제품에 대한 수요가 있음을 의미하며, 침해제품이 판매된다는 것은 애초에 특허 등에 대한 라이센스 설정에 대한 수요가 있음을 의미한다고 할 수 있다(소승초밥사건대법원 판례 해설 민사편, 1997(1권), 370쪽).