제18화

입체적인 형상은 디자인 등록 신청도 가능하며, 입체상표로서 등록출원하는 것도 가능합니다.
디자인권은 인간의 정신적 활동에 의한 창작물이므로, 등록에는 신규성과 창작성이 요구되며, 권리기간도 유한(출원일로부터 25년)입니다.
반면 상표권은 보호대상이 영업상의 신용이므로, 사용에 의한 주지성이 요구되며, 권리 기간은 갱신 등록에 의해 반영구적입니다.
이에 대해 지적재산고등법원는 다음과 같은 판시를 하고 있습니다.
「상표권은 유효기간을 반복적으로 갱신함으로써 반영구적으로 보유할 수 있으므로, 실용신안권 또는 디자인권의 대상이었던 입체도형을 상표권을 통해 보호하면 특정인에게 실용신안법 또는 디자인법에 따른 권리기간을 초과하여 반영구적으로 독점적 권리를 부여하는 결과가 될 수 있으며, 이는 사업자 간의 공정한 경쟁을 부당하게 제한할 수 있습니다. 따라서, 실용신안권이나 디자인권의 대상이 되고 있던 입체적 형상에 대해 권리에 의한 독점과는 무관하게 자타식별력을 취득한 등의 특별한 사정이 인정되지 않는 한, 사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정할 수 없다. 」(지적재산고등법원 헤세이 29년(행케) 제10155호 헤세이 30년 1월 15일 판결)
최근, 이 「사용에 의한 자타식별력을 취득했다고 인정한다」특단의 사정이 인정되어, 신 고질라의 입체 상표가 인정되었습니다.
「고질라 캐릭터의 압도적인 인지도」를 전제로, 「본원 상표는 상표법 3조 1항 3호에 해당하지만, 본원 상표에 대해서는, 그 지정 상품에 사용된 결과, 수요자인 일반소비자가 원고의 업무에 관련된 상품임을 인식할 수 있게 된 것으로 인정할 수 있으므로 동조 2항에 해당한다. 」 (지적재산고등법원령 화 6년(행케) 제10047호 령화 6년 10월 30일 판결)

제17화

무형재산권(지식재산권)에는 인간의 정신활동의 결과인 창작물에 대한 권리와 영업권(기본법률 3: 재산권, 281쪽, 나카야마 노부히로 지음 "무형재산권")이 포함됩니다.
인간의 정신활동의 결과인 창작물에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 포함됩니다. 영업권에는 상표권이 포함됩니다.
특허권 등과 달리 침해자는 상표법 제38조 제2항에 근거하여 상표권자로부터 손해배상 청구에 대한 방어수단으로 손해가 발생하지 않았다는 것을 주장하고 입증함으로써 손해배상 책임을 피할 수 있습니다(대법원, 1994(O) 제1102호, 제3소법원 판결, 1997년 3월 11일, 민슈 제51권 제3호, 1055쪽).
즉, 상표권은 상표 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표에 내재된 영업권을 보호하기 때문에, 상표를 등록하더라도 그것만으로는 권리를 행사할 수 없습니다. 대법원은 이 문제에 대해 다음과 같은 해설을 하고 있다.
"특허권이나 실용신안권과 같은 권리는 상표권과 다르게 생각해야 한다. 즉, 특허권과 실용신안권 자체에 창작적 가치가 있고, 침해물품은 그 성능, 유용성 등에 있어서 특허권을 활용하고 있으므로 침해물품의 판매액의 일부는 필연적으로 특허권의 가치에 상응한다. 나아가 침해물품의 판매는 특허권을 구현한 제품에 대한 수요가 있음을 의미하며, 침해물품이 애초에 판매된다는 사실은 특허권에 대한 라이센스 설정에 대한 수요가 있음을 의미한다고 할 수 있다.
반면 상표권은 그 자체로는 창작적 가치가 없고, 그 제품이 유래한 회사 또는 기타 단체의 사업적 신용과 연계될 때에만 일정한 가치를 갖는다. 즉, 상표가 부착된 제품이 판매된다는 사실이 곧 상표가 판매에 기여했다는 것을 의미하지 않으며, 제품이 판매된다는 것이 상표 사용에 대한 라이센스에 대한 수요가 있음을 의미하지도 않는다." (동일 판결, 대법원 판례 해설, 민사 사건, 1997(1부)(370페이지))
상표권은 두 가지 요건이 충족되지 않는 한 행사할 수 없습니다. 즉, 상표가 특허청에 등록되어 있어야 하고 상표가 실제로 사용 중이며 사업에서 영업권을 확립해야 합니다.

제16화

메리야스 편기 사건(대법원 쇼와 42년(행츠) 제28호 동 51년 3월 10일 대법정 판결·민집 제30권 2호 79페이지)와 셰트와 사건(대법원 쇼와 63년(행츠) ) 제37호 헤세이 3년 4월 23일 제3소법정 판결·민집 제45권 4호 538페이지)와는, 모순되는 것은 아닐까 하는 지적이 있습니다. 모순이라면 어느 것이 원칙으로 어느 것이 예외인가라는 것이 됩니다.
종래의 대법원의 판단은 “원심이 사실심인 이상 심판 시 주장되지 않은 과실 사실, 심결청이 심결의 기초로 하지 않은 사실을 당사자가 소송에서 다시 주장하는 것은 불법으로 없다”(대법원 쇼와 26년(오) 제745호 동 28년 10월 16일 제2소법정 판결·집민 10호 189페이지).
「본건 심판에 있어서의 쟁점에 관한 한, 소송의 단계에서도, 공격, 방대의 방법으로서, 새로운 사실상의 주장이 풀리지 않는 것은 아니다.」(대법원 쇼와 33년(오) 제567호 동 35년 12 월 20일 제3소법정 판결·민집 제14권 14호 3103페이지)
「등록 무효 심판의 심결의 취소 소송에 있어서, 계쟁의 법조 위반과는 별개의 등록 무효 사유를 주장해 싸울 수 없지만,・・・, 그 심리의 범위를, 심결이 결론의 기초로 한 특정 사항의 판단 또는 그 판단의 과정에 불법이 있는지의 여부에 한정하는 것은 상당하지 않다”(대법원 쇼와 39년(행츠) 제62호 동 43년 4월 4일 제1소법정 판결·민집 제22권 4호 816페이지).
메리야스 편기 사건에서는, 이하의 이유로, 상기의 각 판례를 변경했습니다.
특허무효심판의 심결취소소송에서 특정 공지사실과의 대비에서의 무효의 주장과 다른 공지사실과의 대비에서의 무효의 주장은 각각 별개의 소송물을 이루는 것으로 해석된다. 또한, 확정심결의 일사불재리(특허법 167조)의 효력이 미치는 범위를 동일사실 및 동일증거에 의한 심판의 청구에 한정하고 있는 것은 확정심결에 대하여 거기서 현실로 판단되었다 사항에 대해 대세적인 일사불재리의 효과를 부여한 것으로 생각되기 때문에, 심결의 취소 소송에 있어서도, 그 심리 범위는 심결로 현실로 판단된 구체적 사항에 한정하는 것이 상당하다 . (참고 문헌 : 대법원 판례 해설 민사편 1951년도 37페이지)
이에 반해, 셰트와 사건에서는, 불사용 취소심판의 심결취소소송에서 해당 등록상표의 사용 사실의 입증은 같은 소송물에 대한 입증시기의 문제이며, 원칙대로 사실심의 구두변론 종결시에 이르기까지 용서된다고 했습니다. (참고 문헌 : 대법원 판례 해설 민사편 2017년 253페이지)
이상으로부터, 셰트와 사건이 원칙이며, 메리야스 편기 사건이 예외입니다.