제37화

이번은, 부분 디자인과 그 유사에 대해서 해설합니다.
종래, 「물품」이란 시장에서 유통하는 유체물이며, 독립적으로 거래의 대상이 될 수 없는 물품의 부분은, 디자인법상의 「물품」이 아닌 것으로 취급되어, 물품의 부분에 관련된 디자인은 보호 대상이 되어 있지 않았습니다.
하지만, 독창적이고 특징 있는 부분을 도입하면서 디자인 전체에서 침해를 피하는 교묘한 모방이 증가해, 충분히 그 투자를 보호할 수 없는 것이 되어 있었기 때문에, 헤세이 10년 개정으로 물품의 부분에 관련된 디자인도 보호 대상이 되도록 했습니다(공업 소유권 법).
이 부분 디자인의 유사에 대해, 법원은, 이하와 같이 판시했습니다.
부분 디자인 제도는 파선으로 표시된 물품 전체의 형태에 대해 동일 또는 유사한 물품의 디자인과 다른 곳이 있어도 부분 디자인에 관련된 부분의 디자인과 동일 또는 유사한 경우 에, 등록을 받은 부분 디자인을 보호하려고 하는 것에 비추면, 부분 디자인의 유부 판단에 있어서, 디자인 등록에 관련된 부분과 그것에 상당하는 부분의 위치 등의 차이에 대해 있어서는, 부분 디자인 제도의 취지를 몰각하는 일이 없도록 해야 하고, 파선부의 형상 등이나 부분 디자인의 내용 등에 비추어, 통상 생각할 수 있는 범위에서의 위치 등의 변경 등, 예 정해져 있다고 해석할 수 있는 위치 등의 차이는 부분 디자인의 유부 판단에 영향을 미치는 것은 아니다(지재고재 헤세이 18년(행사) 제10317호 동 19년 1월 31일 판결).
본 디자인이 전체 디자인, 관련 디자인 등록 출원이 부분 디자인의 경우의 유사에 대해서는, 지재 고재령화 6년(행사) 제10108호 동 7년 5월 29일 판결이 참고가 됩니다. 본건 소송은, 디자인법 3조 1항 3호 위반에 의한 거절 사정 불복 심판(불복 2023-19811호)에 대한 심결 취소 소송입니다.
본원 디자인은, 디자인에 관련된 물품인 포장용 용기의 일부인 이른바 플랜지 부분인 곳, 본 디자인(본건 등록 디자인)은, 디자인에 관련된 물품인 수납 용기 전체이기 때문에, 양자는 그 「용도 및 기능 및 위치에 있어서 크기, 범위 등」 그러면 본원디자인은 본디자인과 유사하다고는 할 수 없고, 관련디자인으로서 디자인법 10조 1항에 따른 등록을 받을 수 없다.
다음에, 인수장인 본건등록디자인은, 본원디자인이 관련디자인으로서 등록을 받을 수 없는 이상, 디자인법 10조 2항의 적용을 받을 수 없고, 본건 등록 디자인이 동법 3조 1항 1호 또는 2호에 해당하는 것에 이르지 못한 것으로 간주할 수 없다. 그리고 본원의 디자인과 인수장의 디자인에 관련된 물품은, 「포장용 용기」와 「수납 용기」로서, 용도·기능이 공통된다. 또한, 본원 부분과 인용 부분은, 모두 물품의 좌우 측면에 있어서의 물품 외변의 상부 약 3분의 1의 위치로부터 물품 상단부에 걸쳐 설치된 플랜지부로서, 주로 당해 플랜지부 상단부, 측면시에 있어서의 플랜지부, 플랜지부 하단의 융기 후의 극단적인 오목 등에 있어서 공통의 특징. 그러면 본원 디자인은 인용장(인용부분)과 유사하다고 할 수 있지만, 동법 3조 1항 3호에 의하여 디자인등록을 받을 수 없다.
전체 디자인인 본 디자인과 그 관련 디자인으로서 부분 디자인을 대비하는 경우에는, 본 디자인 전체와 디자인 등록을 받고자 하는 부분을 대비하게 되는 것에 대해, 본원 디자인과 공지의 디자인으로서의 인정 장인을 대비하는 경우는, 이미 되어 있는 인제장의 일부에 있어서도 동일 또는 유사한 부분이 포함되어 있는 경우에는, 신규성의 결여(디자인법 3조 1항 1호~3호)를 인정하는 것이 상당하기 때문에, 본원 디자인과 인 준비 장의 일부(인용 부분)를 대비하게 된다. 이와 같이, 한편(본원디자인)이 부분디자인이고, 다른 쪽(인제장장 또는 본디자인)이 전체 디자인인 경우에는, 본디자인과 관련 디자인으로서의 본원 디자인이 유사한가를 판단할 때와, 본원 디자인과 인정장이 유사할까(신규)
이상으로부터, 전체 디자인을 본디자인으로, 그 부분 디자인을 관련 디자인으로서 등록을 받는 것은 원칙으로서 인정되지 않게 됩니다.
특허법에서 선행 출원과 후행 출원 간의 관계는 각 특허 청구항에 기재된 발명을 비교하여 판단합니다. 그러나 신규성 및 유사성 기준에 있어서는, 해당 출원의 청구항에 기재된 발명과 선행 공개 출원 전체(명세서 포함)를 비교하여 판단합니다. 디자인의 경우에도 유사한 절차가 적용됩니다.

제36화

이번에는 디자인의 유사성 개념에 대해 설명하겠습니다.
디자인의 유사성은 심사 단계(디자인보호법 제3조 제1항 제3호)와 등록 후 단계(동법 제23조 및 제24조 제2항)라는 두 가지 맥락에서 문제됩니다.
대법원 판결(대법원 쇼와 45년(행츠) 제45호 동 49년 3월 19일 제3소법정 판결·민집 제28권 2호 308페이지)에 따르면 다음과 같습니다.
1. 등록디자인과 유사한 디자인(디자인보호법 제23조)이란, 등록디자인의 대상 물품과 동일하거나 유사한 물품에 적용되었을 때 일반 수요자에게 등록디자인과 유사한 심미감을 불러일으키는 디자인을 의미합니다.
2. 이를 바탕으로 볼 때, 디자인보호법 제3조 제1항 제3호에서 말하는 유사성은 일반 수요자의 관점에서 보았을 때 물품의 디자인이 불러일으키는 심미감이 유사한지 여부에 관한 것입니다.
3. 디자인보호법 제3조 제2항은 물품의 동일성 또는 유사성에 관한 제한을 배제하는 대신, 사회적으로 널리 알려진 모티프를 기준으로 삼아 당업자의 관점에서 디자인의 창작적 구상의 신규성이나 독창성에 초점을 맞춥니다.
해당 대법원 판결에서 법원은 디자인 유사성에 관하여 '당업자에 의한 창작' 이론을 배척하고 '일반 수요자에 의한 혼동' 이론을 채택했습니다.
그러나 일부 법원 판례와 실무에서는 디자인의 유사성을 해당 분야의 숙련된 전문가(예: 디자이너)의 관점에서 판단하기도 한다는 점이 지적되었습니다. 이처럼 대법원 판례와는 다른 판단 기준이 공존함에 따라, 디자인 유사성 판단 기준의 불확실성이 초래되었습니다(헤이세이 18년 개정안 설명 자료 참조).
이에 따라헤이세이 18년 개정 시 디자인보호법 제24조 제2항이 신설되었으며, 동 조항은 "등록디자인과 타 디자인의 유사 여부는 소비자의 시각적 인식을 통해 환기되는 심미적 인상을 기초로 판단한다"고 규정하고 있습니다. 디자인 유사성 판단 시 거래자나 소비자의 관점을 채택한 다수의 법원 판례를 고려하여, 법은 '일반 소비자'가 아닌 '소비자'에게서 환기되는 공통된 심미적 인상의 유무를 기준으로 판단하도록 규정하였습니다(산업재산권법 해설).
그렇다면 과연 '소비자'란 누구를 의미할까요? 이와 관련하여 '기와 사건(지재 고재령 화 5년(행사) 제10008호 동 5년 6월 12일 판결)'이 유용한 참고가 됩니다. 이 소송은 디자인보호법 제48조 제1항 제1호(제3조 제1항 제3호 위반을 이유로 함)에 따른 디자인 등록 무효 심결(무효 2021-880006호)의 취소를 구하는 사건이었습니다.
해당 판결에서 법원은 다음과 같이 판시했습니다. "등록 디자인과 다른 디자인의 유사 여부는 소비자의 시각적 인식을 통해 환기되는 심미적 인상을 기준으로 판단되지만(디자인법 제24조 제2항), 문제의 디자인 대상인 '지붕 기와'의 경우, 이를 시공하는 건설업자뿐만 아니라 지붕 공사를 발주하고 완성된 결과물의 소유자가 되는 고객(건물주) 또한 중요한 소비자에 해당합니다. 나아가 건설업자라 하더라도 시공 후에는 결국 고객의 심미적 관점을 우선시해야 합니다. 따라서 해당 디자인의 유사성 판단의 핵심 요소인 심미적 인상에 대한 평가는, 건설업자의 관점이 아니라 시공 후 고객이 중시하는 심미적 가치의 관점에서 이루어져야 합니다."
그러나 이 소송에는 논리적 비약이 존재합니다. 즉, 쟁점은 디자인법 제3조 제1항 제3호에 따른 유사성임에도 불구하고, 법원은 디자인법 제24조 제2항을 근거로 유사성을 판단했습니다. 이상적으로는 대법원 판례(대법원 쇼와 45년(행츠) 제45호 동 49년 3월 19일 제3 소법정 판결·민집 제28권 2호 308페이지)에 근거하여 판단했어야 합니다.
해당 대법원 판례에 따르면, 유사성 판단(구체적으로 '일반 소비자의 관점에서의 심미적 유사성')은 실제 시공을 수행하는 건설업자가 아니라 고객(지붕 공사를 발주하고 최종적으로 소유하는 당사자)의 관점에서 이루어져야 합니다. 결론은 동일하더라도 그 판단의 근거가 되는 논리는 다릅니다.
한편, 침해 소송에서는 침해 시점의 유사성을 디자인법 제23조 및 제24조 제2항에 근거하여 평가합니다. 만약 해당 소송에서 무효 항변이 제기될 경우, 심결 시점의 유사성은 디자인법 제3조 제1항 제3호에 근거하여 평가됩니다. 두 평가 모두 '일반 소비자의 관점에서의 심미적 유사성'에 의존하지만, 이러한 인식은 시간이 지남에 따라 변화할 수 있습니다.
최근 몇 년간 소셜 미디어와 유사 플랫폼이 확산됨에 따라, 일반 소비자가 지닌 가치관이 급격하게 변화할 수 있음이 확인되었습니다. 그 결과, 어떤 디자인이 침해 시점에는 서로 다른 것으로 간주되더라도 심사 결정 시점에는 유사한 것으로 판단되거나, 혹은 그 반대의 상황이 발생할 수 있습니다.
향후 침해 소송에서 당사자가 '일반 소비자의 관점에서의 심미적 유사성'이 시간의 흐름에 따라 변화했음을 입증할 수 있다면, 침해 시점과 심사 결정 시점 간에 유사성 판단이 달라지는 법원 판결이 나올 가능성도 있습니다.

제35화

일본의 음향 기기 메이커인 주식회사 줌이, 미국 Zoom Video Communications, Inc.(이하 Zoom사) 및 일본에서의 대리점에 대해서, 온라인 회의 시스템 「Zoom」의 로고가 자사의 로고와 유사하고, 상표권을 침해되었다고 로고의 사용 중지와 배상을 요구한 소송에 있어서, 4월 24일, 도쿄 지재는, Zoom사에 약 1억6620만엔, 대리점에 약 1610만엔의 지불을 명하는 판결을 전했습니다. 로고의 사용 중지는 인정하지 않았습니다. 덧붙여 본건 판결은, 판결로부터 1월 이상 경과하고 있음에도 불구하고, 대법원이 제공하는 재판례 검색 사이트에서 공표되어 있지 않기 때문에, 보도 기관에 의한 보도에 근거하는 해설입니다.
주식회사 줌은, 전자기기나 오디오 기기의 개발이나 판매를 다루는 기업으로, 2005년에 「ZOOM」의 알파벳 4문자를 디자인화한 로고를 출원해, 다음해에 상표 등록되었습니다.
한편, Zoom사는 2011년에 미국에서 설립되어, 서비스명을 나타내는 로고 「Zoom」을 소프트웨어의 화면이나 웹 페이지에 표시하고 있습니다.
원고는 피고의 행위에 따라 2019년 10월경부터 고객지원의 접수전화나 메일 대응 창구에 화상회의 서비스에 관한 문의가 쇄도하는 상황에 빠져 2020년 6월에는 ZVC 사의 결산 발표를 계기로, 사명 오인에 의해 주가가 2일 연속으로 스톱고를 기록해, 그 후 급락하는 사태에 이르는 등, 원고의 업무상의 지장에 머무르지 않고, 선의의 제삼자인 투자가에게 손해를 주는 결과가 되어, 지장이 발생하고 있는 상황으로부터 제소하기에 이른 것, 원고 Web 사이트에서.
판결에서는, 양사 모두 「ZOOM」이나 「Zoom」의 문자를 디자인화하고 있어, 「줌」이라고 하는 호칭이나 의미 내용도 같다고 지적해, 「전체적으로 생각하면, 양사의 로고는 일단 유사하다고 할 수 있다」등으로서, Zoom사의 로고가 줌사의 상표권을 침해했다고 인정했습니다.
다만, 신형 코로나 바이러스의 감염 확대를 받아 Zoom사의 온라인 회의가 보급된 결과, 2020년 7월 이후는, 일반 이용자가 양사를 오인·혼동할 우려는 없어졌다고 판단해, 과거의 상표권 침해에 대한 라이센스료 상당액의 지불을 Zoom사에 명하는 한편, 로고의 사용 중지는 인정하지 않았습니다.
그런데 상표권의 보호대상은 상표 그 자체가 아니라 상표로 화체한 업무상의 신용입니다(상표법 1조). 이에 관하여, 소승수 사건(대법원 헤세이 6년(오) 제1102호 동 9년 3월 11일 제3 소법정 판결·민집 제51권 3호 1055페이지)의 조사관 해설이 참고가 됩니다.
“특허권, 실용신안권과 같은 권리의 경우와 상표권의 경우에서는 다른 고려를 할 필요가 있다. 특허권 등의 대가에 해당하는 부분이 있다. 또한 침해품이 팔렸다는 것은 해당 특허권 등의 실시품에 대한 수요가 존재한다는 것을 의미하는 것이고, 원래 침해품이 판매되고 있다는 것 자체가 당해 특허권 등의 실시권 설정에 대한 수요가 존재한다는 것을 의미한다.
이에 대해 상표권의 경우 그 자체는 창작적 가치를 가지는 것이 아니라 상품의 출처인 기업 등의 영업상의 신용 등과 연결되어 처음으로 일정한 가치를 갖는 것이다. 즉, 상표를 붙인 상품이 팔렸다고 해서 즉시 해당 상표가 매출에 기여했다는 것이 아니고, 상품이 팔렸다고 하여 해당 상표에 대한 사용 허락을 요구하는 수요가 존재한다는 것을 의미하는 것은 아니다. (동판결, 대법원 판례 해설 민사편 2007년(상) 370페이지)
본건 소송에서는, 피고인 Zoom사는 미국에서 설립된 법인이며, 온라인 회의 시스템에 첨부된 로고 「Zoom」은 단기간에 유명 상표가 되었습니다. Zoom사가 일본에 있어서, 주식회사 줌의 상표의 라이센스 허락을 받는 이점은 없습니다.
하지만, 양자의 로고가 일반 소비자에게 오인·혼동되어, 주식회사 줌이 손해를 받은 것도 사실입니다.
그렇다면, 주식회사 줌은, 화상회의 서비스에 관한 문의가 온 단계에서, Zoom사에, 오인 혼동 방지 표시를 붙이도록 요구해, Zoom사는 소프트웨어의 화면이나 웹 페이지에 주식회사 줌과는 무관하다는 취지 표시해야 합니다.
주식회사 줌이 Zoom사에 대해 오인 혼동 방지 표시를 요청하지 않았다면 일반 소비자에 의한 오인·혼동은 주식회사 줌의 책임입니다.
주식회사 줌이, Zoom사에 대해, 오인 혼동 방지 표시를 요청했음에도 불구하고, Zoom사가 응하지 않았다고 하면, 「고의 또는 과실에 의해 타인의 권리 또는 법률상 보호되는 이익을 침해했다」(민법 709조) 경우에 해당해, 일반 불법 행위가 성립합니다.
본건은, 상표법, 특히 라이센스료(상표법 38조 3항)로 처리해야 할 사안이 아니고, 일반 불법 행위(민법 709조)로 처리해야 할 사안입니다. 본건 판결 내용으로부터는, 판사의 능력 부족을 느낍니다.