제23화

균등론에 관한 대법원 판결로는 볼 스플라인 사건(1998년 2월 24일 대법원 판결)과 막사칼시톨 사건(2017년 3월 24일 대법원 판결)이 있습니다.
볼 스플라인 사건에서 제시된 균등론은 일반적으로 출원 후 동일한 효과를 가진 새로운 물질이 등장할 경우 특허권자에게 구제가 가능하다는 것을 전제로 하며, 대체 용이성 판단 또한 침해 시점을 기준으로 합니다. 반면, 막사칼시톨 사건은 출원 당시 이미 존재하던 동일한 효과를 가진 물질을 사용했을 때 균등물 침해 여부가 문제가 된 사건이었습니다. (참고: 별지특허 2021년 11월호, “균등물론 재검토(균등물론 제5요건에 대한 심도 있는 고찰)”, 미무라 료이치 저 (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830))
막사칼시톨 사건의 원심(2016년 3월 25일 지식재산고등법원 대법정 판결)에서 법원은 균등성(비필수적 부분)의 첫 번째 요건을 판단하면서 “특허발명의 실질적 가치는 해당 기술 분야에서 선행기술과 비교하여 기여한 정도에 따라 결정되므로, 특허발명의 본질적 부분은 특허청구범위 및 명세서의 설명, 특히 명세서에 기재된 선행기술과의 비교를 통해 판단되어야 한다. (i) 특허발명의 기여도가 선행기술보다 크다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 일부는 더 높은 개념화로 인정되고, (ii) 특허발명의 기여도가 선행기술에 비해 크지 않다고 평가되는 경우, 특허청구범위의 설명과 거의 동일하게 인정된다”라고 판시했습니다.
” 이러한 전제에 따라, 법원은 균등성(특수한 사정)의 다섯 번째 요건을 판단하면서 ” 출원 당시 특허청구범위 밖의 다른 구성이 청구항에 기재된 구성의 다른 부분에 대한 대체물로 인정되었다는 것이 객관적이고 외부적으로 인정되는 경우, 출원인이 청구항에 해당 다른 구성을 기재하지 않은 것은 제5 요건에 따른 ‘특별한 사정’에 해당한다고 할 수 있다.
막사칼시톨 사건에서 대법원 판결은 앞서 언급한 하급심 판결을 확정했습니다. 막사칼시톨 사건은 균등물(비필수적 부분)의 첫 번째 요건과 특별한 사정(특별한 상황)의 다섯 번째 요건을 판단하는 방법을 규정하여, 출원 당시 이미 존재했던 동일한 효과를 가진 재료를 사용한 경우에도 균등물 침해를 적용할 수 있도록 했습니다.
균등론은 볼 스플라인 사건에서 창안되었고 막사칼시톨 사건에서 발전했습니다.
막사칼시톨 사건 이후 특허 침해 소송은 새로운 국면에 접어들었으며, 특허 침해 소송에서 문언 침해와 균등물 침해를 함께 심리하게 되었습니다. 원고가 균등물 침해를 주장하지 않는 경우, 법원은 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려하는 관행을 가지고 있습니다. 그러나 법원이 원고에게 균등물 침해를 주장하도록 장려한다고 해서 반드시 균등물 침해를 인정하려는 것은 아닙니다. 이는 항소심에 있어서, 제1심의 심리 부진을 지적되지 않게 하기 위해서입니다.

제22화

기업이 브랜드 이미지를 구축하고자 할 때, 제품 표면의 배경 무늬나 포장지의 배경 무늬를 권리로 보호하는 것이 효과적일 수 있습니다.
이와 관련하여, 일본 특허청 상표심사기준은 상표등록 요건인 상표법 제3조 제1항 제6호(특정 업무와 관련된 상품 또는 서비스업으로서 수요자가 인식할 수 없는 상표)의 적용에 대해 다음과 같이 명시하고 있습니다. "배경 무늬로 구성된 상표에 관하여"
"상표가 도형으로 연속적으로 반복되는 도형으로 구성되어 단순한 배경 무늬로 인식되는 경우, 이 항목에 해당한다고 판단합니다. 단, 배경 무늬로 인식되는 경우에도 그 구성에서 식별력이 있는 형태가 발견되는 등 사정이 있는 경우, 이 항목에 해당되는지 여부를 판단할 때 고려합니다." 즉, 배경 무늬는 원칙적으로 등록될 수 없지만, 특히 식별력이 있는 경우에는 등록될 수 있습니다.
거절결정에 대한 항소심에서, 타원형 윤곽선 중앙에 당초무늬가 결합된 타원형 도형으로 이루어진 상표가 도형 부분은 금색, 배경 부분은 연두색으로 칠해져 상표법 제3조 제1항 제6호에 해당하여 등록될 수 없다고 판결했습니다(1971년 항소심 제6195호).
이에 항소심 법원은 항소심 판결 취소 소송에서, 도형상표를 구성하는 꽃과 당초무늬는 단순한 구조적 요소일 뿐이며, 개별 요소가 평범하더라도 그 배열, 조합, 색상 등을 통해 전체적으로 식별력을 가질 수 있다는 것을 쉽게 알 수 있다고 판단했습니다(도쿄고등법원 1974년 사건(행가) 제7호, 1974년 9월 18일 판결).
제품 표면의 배경 무늬나 포장지의 배경 무늬를 상표로 등록하기 위해서는 그 무늬가 식별력을 가져야 합니다.이를 위해 해당 무늬를 계속 사용하더라도 다른 사업자가 그 사이에 유사한 무늬를 사용한다면 식별력이 없게 됩니다.
먼저, 배경 무늬는 디자인으로 등록됩니다. 디자인 등록은 신규성(디자인법 제3조 제1항)과 창작 비 용이성(디자인법 제3조 제2항)을 요구합니다. 즉, 새로운 배경 무늬는 등록이 용이합니다. 디자인권은 디자인등록출원일로부터 25년간 보호기간을 가지므로(디자인법 제21조 제1항), 그 기간 동안의 사용을 통해 타인의 상품과 식별력을 획득한 디자인이라면 디자인권의 존속기간 만료 후에도 상표로 등록하여 영구적으로 사용할 수 있습니다.

제21화

기업이 브랜드 전략을 책정할 때 그 중심이 되는 것이 상호와 상표입니다.
회사는 그 명칭을 상호로 합니다(회사법 6조 1항).
상표란, 문자, 도형, 기호 등이며, 상품 또는 용역에 대해서 사용을 하는 것입니다(상표법 2조 1항).
가치있는 브랜드의 구축은 하루 아침에 저녁에 할 수 있는 것이 아니고, 장기간에 걸치는 부단한 노력이 필요합니다. 브랜드 전략에서 상호 및 상표의 중요성을 보여주는 사례를 소개합니다.
・사례 1(상호)：레나운은, 과거에는 매출에서 일본 제일이 된 의류 대기업이었습니다만, 2020년에 경영 파탄했습니다. 그 주력 사업을 오지 인터내셔널이 계승해, 회 사 명 「레나운」으로 변경했습니다.
・사례 2(상표)：일본 항공의 심볼 마크는 쓰루마루로, 오랫동안 사용되어 왔습니다. 2002년에 일본 에어 시스템과의 통합시에 새로운 디자인으로 이행해, 일시, 소멸했습니다. 그러나 2010년 1월 경영 파탄 후 경영 재건을 맡은 이나모리 카즈오씨(교세라 회장)가 원점 회귀의 뜻을 담아 쓰루마루를 부활시켰다.
・사례 3(상표)：DUNLOP는, 영국을 발상으로 하는 고무, 타이어의 브랜드입니다. 일본에서는 스미토모 고무 공업이 상표권을 가지고 있습니다. 스미토모 고무공업은 Goodyear사로부터 유럽·북미·오세아니아 지역에 있어서의 4륜 타이어의 DUNLOP 상표권등을 526백만 달러(826억엔)로 취득한다고 발표했습니다. 이 상표권 취득에 의해, 일부 지역이나 상재를 제외하고 스미토모 고무 공업이 글로벌하게 DUNLOP 브랜드로 타이어 사업의 전개가 가능하게 된다고 하는 것입니다.
· 사례 4(상표)：스코틀랜드에서는 증류소의 이름을 딴 싱글 몰트 위스키가 있습니다. 산토리의 위스키 「야마자키」는, 동사의 야마자키 증류소의 몰트 위스키만으로 만들어진 국산 최초의 싱글 몰트 위스키입니다. 이 명칭이 일반적인 씨이기도 하기 때문에, 발매 당초는 상표를 출원하지 않았습니다. 판매 실적을 쌓은 1994년에 출원, 거절 평가에 대한 심판을 거쳐, 상표법 3조 2항(사용에 의한 식별성의 획득)에 의해 1999년에 등록이 인정되었습니다. 싱글 몰트 위스키의 개성을 주장하거나 브랜드 이미지를 확립하는 데에도 증류소의 이름을 딴 상품명을 상표 등록하는 것이 중요했습니다.
최근, 역사 있는 대기업이 알파벳 몇 문자에 의한 새회사명으로 변경하는 사례가 있습니다. 그러한 경우, 새회사명을 봐도 어떤 회사인지 모르고, 구사명을 보고 「그 회사인가」라고 알 수 있는 경우도 있습니다. 이러한 회사 중 일부는 신사명의 TV CM을 대대적으로 운영하는 회사도 있습니다.
"광고의 몰락과 홍보의 부상"(알 라이즈, 롤러 라이즈 공저, 2002년)라는 명저가 있습니다. 그 중에서 "근본적인 문제는 광고의 신뢰성 문제다. 아무리 작품이 크리에이티브이든 아무리 매체 선택이 적절하더라도 광고는 신뢰성이 부족하다는 벽에 부딪친다."라고 지적하고 있습니다. 게다가 "브랜드 구축에 관한 한, 광고는 시대 지연이 되어 버린 것이다. 이제 브랜드를 구축하는 것은 언론이 발하는 정보이다."라고 지적하고 있습니다.