제32화

제7화에서는 특허 출원서 작성 시 발명의 효과에 대한 과도한 설명이 권리 범위를 제한할 수 있다는 점을 다루었습니다.
발명의 진보성과 그 효과 간의 연관성에 관하여, 법원은 다음과 같은 판결을 내렸습니다(도쿄도 고등법원, 사건번호 2002(교케) 제460호, 2004년 3월 23일 판결): "발명의 진보성은 원칙적으로 그 객관적인 구조에 비추어 평가되어야 한다. 특정한 문제를 해결하기 위해 그러한 구조를 사용하려는 행위 자체는 궁극적으로 발명가의 주관적인 의도에서 비롯된다. 그러한 의도에 근거하여 특허성을 주장하는 것은 객관적으로 동일한 구조를 가진 여러 특허를 부여하는 결과를 초래하므로 용납될 수 없다." 그러나, 예외적인 상황에서는 그 구조가 쉽게 상상 가능한 발명이라 할지라도 특허를 부여할 수 있다. 예를 들어, 당업자가 쉽게 예측하거나 발견할 수 없었던 효과가 발견된 경우이다.
발명 단계와 발명의 효과 사이의 연관성에 관하여, 대법원은 (2019년 8월 27일 제3재판부, 사건번호 262, 51쪽, 2018년 제69호 판결) “화합물의 약학적 용도에 관한 특허 발명의 발명 단계 존재 여부와 관련하여, 하급심은 특허 발명의 효과가 예측 불가능하고 중대하다는 주장을 기각하였다.”라고 판시했다.
이 판결은 “화합물의 약학적 용도에 관한 특허 발명이 발명 단계를 포함하는지 여부”라는 문제를 구체적으로 다루고 있지만, 그 기본 원칙은 특허 출원 심사 시 발명 단계를 판단하는 데에도 적용될 수 있다.
명세서에서 발명의 효과를 설명하는 방식은 발명의 특징이 기본 구성에 있는지, 아니면 그 구성에 의해 달성되는 중요한 효과에 있는지에 따라 달라집니다. 명세서를 작성할 때에는, 출원 당시 당업자가 발명 구성의 효과를 예측할 수 있었는지, 그리고 그 효과가 당업자가 예측할 수 있었던 범위를 넘어서는 중요한 효과인지를 신중하게 고려해야 합니다. 만약 그렇다면, 그 효과는 명세서에 반드시 기재되어야 합니다.
현재, 균등물에 의한 침해는 특허 침해 소송의 틀 안에서 심사되고 있습니다(23화 참조). 청구된 발명과 다른 구성을 가진 침해 제품에 대한 균등물 침해를 쉽게 인정받기 위해서는, 청구된 발명이 가져다주는 이점을 구체적으로 명시하여 균등성의 두 번째 조건(동일한 기능적 효과)을 명확히 하는 것이 효과적이라고 여겨집니다. 균등물 침해의 인정을 용이하게 함으로써 권리의 범위를 확대할 수 있을 것입니다.

제31화

특허청구의 범위의 보정 또는 정정에 있어서 제외하는 클레임에 대해 해설합니다.
"제외하는 클레임"이란 청구항에 기재한 사항의 기재표현을 남긴 채로 청구항에 관련된 발명에 포함되는 일부 사항만을 그 청구항에 기재한 사항으로부터 제외하는 것을 명시한 청구항을 말한다(심사기준 제2장 3.3.1(4) 제외하는 클레임으로 하는 보정의 경우).
「제외 클레임」에 대해서, 지재고재 헤세이 18년(행케) 제10563호 동 20년 5월 30일 대합의 판결을 인용해 해설합니다.
본 판결은, 「제외하는 클레임」으로 하는 정정이 인정될지 어떨지를 판단하는 전제로서, 정정의 요건으로서 특허법이 정하는 「명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서」에 대해, 다음과 같은 일반적인 판단 기준을 제시했다.
『명세서 또는 도면에 기재한 사항』이란, 기술적 사상의 고도의 창작인 발명에 대해서, 특허권에 의한 독점을 얻는 전제로서, 제3자에 대해서 개시되는 것이기 때문에, 여기서 말하는 『사항』이란 명세서 또는 도면에 의해 개시된 발명에 관한 기술적 사항인 것이 전제가 되는 곳 『 명세서 또는 도면에 기재한 사항 '이란 당업자에 의해 명세서 또는 도면의 모든 기재를 종합함으로써 인도되는 기술적 사항이며, 보정이 이와 같이 인도되는 기술적 사항과의 관계에서 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것일 때에는 해당 보정은 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'할 수 있다'.
그 위에 다음과 같이 판시하여 특허출원에 관한 발명 가운데 특허출원시에는 공개되지 않았던 선원발명과 동일한 부분을 소위 「제외하는 클레임」에 의해 제외하는 정정을 청구하는 경우에 대해서도 일반적인 판단기준이 적용되는 것을 밝혔다.
"특허권자는 특허출원시에 선원발명의 존재를 인식하고 있지 않기 때문에 당해 특허출원에 관한 명세서 또는 도면에는 선원발명에 관한 구체적인 기재가 존재하지 않는 것이 통상이지만, 명세서 또는 도면에 구체적으로 기재되어 있지 않은 사항을 정정사항으로 하는 정정에 대해서도 특허법 134조 2 제1항 단서가 적용되는 것에 변함이 없으며, 이러한 정정도 명세서 또는 도면의 기재에 의해 개시된 기술적 사항에 대하여 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것으로 인정되는 한 '명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서'하는 정정이어야 한다.
'제외하는 클레임'으로 하는 보정이 본래 인정되지 않는 것임을 전제로 하는 사고방식은 적절하지 않다. 즉 「제외하는 클레임」으로 하는 보정과 같이 보정사항이 소극적인 기재가 되어 있는 경우에서도, 보정사항이 명세서 등에 기재된 사항일 때는, 적극적인 기재를 보정사항으로 하는 경우와 마찬가지로, 특별한 사정이 없는 한 , 새로운 기술적 사항을 도입하는 것은 아니다고 할 수 있지만, 반대로, 보정사항 자체가 명세서 등에 기재되어 있지 않다고 해서, 해당 보정에 의해 새로운 기술적 사항이 도입되게 된다는 성질의 것은 아니다.
따라서, 「제외하는 클레임」으로 하는 보정에 대해서도 해당 보정이 명세서 등에 「기재한 사항의 범위 내에서」하는 것일 수 있는지에 대해서는, 최종적으로, 명세서 등에 기재된 기술적 사항과의 관계에 있어서, 보정이 새로운 기술적 사항을 도입하지 않는 것인지를 기준으로서 판단해야 한다.

제30화

이 글에서는 법률 체계에 대해 설명합니다. 법률 체계는 판례법과 성문법으로 나뉩니다. 판례법은 영미법이라고도 하며, 성문법은 민법이라고도 하고 로마법에 기원을 두고 있습니다.
판례법 체계는 선행 판결이 후행 판결에 구속력을 갖는다는 특징이 있습니다.
성문법 체계에서 법의 근원은 성문법입니다. 사법 판례는 성문법을 보완하는 역할을 하며, 구속력을 갖지는 않습니다.
일본은 에도 시대까지 판례법 체계를 따랐습니다. 당시에는 판사가 재판을 진행할 때 과거 법원 기록을 참고하여 유사 사례를 바탕으로 판결을 내렸습니다.
세계 여러 나라들이 과거 유럽 열강의 식민지배를 받았습니다. 독립 후 이러한 국가들은 근대화 과정에서 과거 식민 지배국의 영향력에 취약한 모습을 보입니다.
일본은 식민지배를 받은 적이 없었기 때문에 메이지 정부가 새로운 국가 체제를 구축할 당시 유럽 주요 국가(영국, 프랑스, ​​독일)를 방문하여 각국의 제도를 독자적으로 선택하고 거부한 후, 자체적인 법률 체계를 채택했습니다. 이러한 역사를 가진 나라는 일본이 유일합니다.
일본에서 "판례"란 "다른 사건에 적용될 법률적 의견을 담고 있는 판결"을 의미합니다(대법원, 1951년 (아) 제3474호, 제1소법원 판결, 1953년 2월 12일, 형사사건 제7권 제2호, 211쪽).
일본에서 "판례"는 구속력이 없으며, "모든 판사는 양심에 따라 독립적으로 판단할 수 있으며, 이 헌법과 법률에만 구속된다"고 규정하고 있습니다(헌법 제76조 제3항). "헌법 제76조 3항에 명시된 바와 같이 판사는 양심에 따라 행동해야 한다는 것은 판사가 유형적이든 무형적이든 외부의 압력이나 유혹에 굴복하지 않고 자신의 내면의 선한 판단력과 도덕적 감각을 따라야 함을 의미한다." (대법원, 1947년 (레) 제337호, 대법정 판결, 1948년 11월 17일, 형사 사건집, 제2권, 제12호, 1565쪽)