Épisode 25

Dans l'épisode 24, nous avons évoqué l'appel (Haute Cour de la propriété intellectuelle, Reiwa 3 (Ne) n° 10037, jugement du 27 mai 2025) concernant l'action en dommages-intérêts intentée contre Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pour contrefaçon du brevet d'utilisation de Toray pour un antiprurigineux oral (brevet n° 3531170, dont la durée d'enregistrement prolongée expire en novembre 2022, ci-après dénommé le « Brevet »). Dans le cadre de cette action, les défendeurs ont été condamnés à verser un total de 21 763 810 000 yens de dommages-intérêts et d'intérêts de retard, soit le montant le plus élevé jamais versé dans un procès en propriété intellectuelle. Le jugement n'avait pas encore été rendu public à l'époque (1er juillet), mais il l'a été le 22 juillet ; nous en détaillons donc le contenu.
Dans sa décision sur la théorie de la contrefaçon, le tribunal a directement cité une référence pour interpréter le terme « principe actif » dans les revendications du brevet. Un même terme peut avoir des significations différentes selon le contexte lorsqu'il est utilisé dans une phrase. La Loi sur les brevets stipule que le sens des termes énoncés dans les revendications doit être interprété en tenant compte des descriptions figurant dans le mémoire descriptif et les dessins (article 70 de la Loi sur les brevets). Cependant, se contenter de citer des descriptions de la littérature générale et de les utiliser pour interpréter une revendication constitue une violation de la loi.
Dans sa décision relative aux dommages-intérêts, le tribunal a jugé que Torii Pharmaceutical, titulaire exclusif de la licence non exclusive du brevet en question, avait un droit indépendant de réclamer des dommages-intérêts à Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical, et que Toray avait reçu une cession de cette créance de Torii Pharmaceutical.
Toutes les formulations du demandeur fabriquées par Toray étaient vendues par l'intermédiaire de Torii Pharmaceutical. Pendant la durée du brevet en question, Torii Pharmaceutical s'est vu accorder une licence exclusive non exclusive en tant que partenaire du demandeur, au moins pour la formulation de ce dernier (pour dialyse), tandis que Toray, le titulaire du brevet, était en relation avec Torii Pharmaceutical, fabriquant et fournissant la formulation du demandeur en tant que responsable de la fabrication.
Le droit du titulaire de la licence exclusive non exclusive à réclamer des dommages et intérêts pour manque à gagner fondé sur la contrefaçon active d'une revendication, et le droit du titulaire du brevet à réclamer des dommages et intérêts, constituent tous deux des demandes de dommages et intérêts découlant de l'acte de contrefaçon de brevet commis par le contrefacteur présumé. Par conséquent, dans la mesure où ils se chevauchent, ils relèvent d'une relation de fausses réclamations solidaires. (Tribunal de district de Tokyo, affaire n° 22491 de 2015 (Wa), jugement du 27 juillet 2017)
Si le titulaire du brevet, Toray, exerce son droit de réclamer des dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet contre les contrefacteurs présumés (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical), le débiteur (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical) sera réputé avoir réglé sa dette envers le créancier (Toray), et cette dette sera éteinte (article 473 du Code civil).
Une licence exclusive non exclusive est une forme de licence non exclusive, c'est-à-dire « un titulaire de brevet concédant une licence non exclusive à une autre personne en vertu du droit de brevet » (article 78 de la Loi sur les brevets). De ce fait, lorsqu'un titulaire de brevet exerce son droit de réclamer des dommages et intérêts contre un contrefacteur présumé sur la base de son droit de brevet, la réclamation fondée sur ce droit de brevet est éteinte et le licencié exclusif non exclusif ne peut exercer ses droits dans la mesure du chevauchement. Toutefois, la Haute Cour de la propriété intellectuelle a statué que « même en l'espèce, si, au vu des faits spécifiques, l'intérêt de Torii Pharmaceutical dans la vente de la formulation du demandeur est considéré comme un intérêt juridiquement protégé du point de vue du droit de la responsabilité délictuelle à l'égard du contrefacteur, Torii Pharmaceutical devrait se voir reconnaître un droit inhérent à réclamer des dommages et intérêts pour la violation illicite de cet intérêt.»
La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle dans cette affaire a permis à un licencié exclusif et non exclusif d'exercer ses droits dans la mesure du chevauchement, même si le titulaire du brevet (Toray) a exercé son droit de réclamer des dommages et intérêts contre les contrefacteurs présumés (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical) sur la base de son droit de brevet, et que la réclamation fondée sur ce droit a été éteinte. Cette décision est illégale et s'écarte du cadre du droit des obligations, et ne peut être considérée comme un jugement dans un État de droit.
Si un tel procès devait avoir lieu, les entreprises étrangères concluraient que les décisions en matière de propriété intellectuelle au Japon sont peu prévisibles et que faire des affaires dans un tel pays représente un risque élevé. Cela va à l'encontre de la politique du gouvernement qui prône le Japon comme une « nation fondée sur la propriété intellectuelle ».

Épisode 24

Toray a intenté une action en dommages et intérêts contre Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pour contrefaçon du brevet de médicament générique fondé sur le brevet d'utilisation d'un antiprurigineux oral (brevet n° 3531170, extension enregistrée : demande de brevet n° 2017-700154, demande de brevet n° 2017-700310, ci-après « le droit de brevet », expirant en novembre 2022). Lors du procès en appel (Haute Cour de la propriété intellectuelle, Reiwa 3 (Ne) n° 10037, jugement du 27 mai 2025), il a été jugé que la fabrication et la vente de médicaments génériques par Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical constituaient une violation du droit de brevet. Un jugement a été rendu condamnant Sawai Pharmaceutical à verser 14 290 930 000 yens de dommages et intérêts et 7 472 870 000 yens de dommages et intérêts pour retard à Fuso Pharmaceutical. Il s'agit du montant le plus élevé dans un procès en propriété intellectuelle.
La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle n'a pas été publiée sur le site de recherche de jurisprudence de la Cour suprême. Il est inhabituel que cette décision ne soit pas publiée sur un site de recherche de jurisprudence, malgré son immense retentissement social. Il doit y avoir une raison à cela.
Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical ont fait appel de la décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle devant la Cour suprême. La Cour suprême examinera l'affaire sous un angle politique. Le gouvernement encourage l'utilisation de médicaments génériques afin de réduire les coûts médicaux et pharmaceutiques en constante augmentation (https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf). La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle est contraire à la politique gouvernementale. Par conséquent, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, compétent en matière de coûts médicaux et pharmaceutiques, et le ministère des Finances, compétent en matière de budget public, doivent déposer une plainte auprès du Bureau des affaires civiles du Secrétariat de la Cour suprême. Ce dernier examinera la décision et envisagera des mesures pour répondre aux plaintes du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales et du ministère des Finances.
Le chargé de recherche de la Cour suprême chargé de cet appel examinera les motifs de la décision de la cour d'appel conformément aux mesures de réponse du Bureau des affaires civiles. À la Cour suprême, des juges d'élite, appelés chargés de recherche de la Cour suprême, examinent le dossier d'appel et rédigent un projet de jugement, qui est ensuite modifié par les juges de la Cour suprême pour rendre le jugement. Dans cette affaire, en première instance (tribunal de district de Tokyo, Heisei 30 (Wa) n° 38504, n° 38508, jugement du 30 mars 2021), la demande s'élevait à 10 millions de yens, soit une réclamation partielle de 622,1 millions de yens contre Sawai Pharmaceutical, et à 10 millions de yens, soit une réclamation partielle de 321,05 millions de yens contre Fuso Pharmaceutical. Cependant, la cour d'appel a autorisé une modification élargie de la demande.
En première instance, aucune contrefaçon littérale n'a été constatée, ni aucune contrefaçon équivalente en raison d'une exclusion délibérée (exigence 5). Le juge président de la première instance était le juge Tanaka Koichi. Dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol, il a rendu un jugement sur la méthode d'appréciation de la cinquième exigence d'équivalence en tant que chercheur à la Cour suprême, puis est devenu juge président de la division de la propriété intellectuelle du tribunal de district de Tokyo. Il s'agit d'un juge de propriété intellectuelle classique, expert dans l'appréciation de l'applicabilité de la doctrine des équivalents aux brevets pharmaceutiques.
En revanche, le juge président de la cour d'appel est le juge Hibiki Shimizu, spécialisé dans les litiges en droit du travail. Ces dernières années, des juges non spécialisés en propriété intellectuelle ont été nommés présidents de la Haute Cour de la propriété intellectuelle. Le Secrétariat de la Cour suprême, habilité à nommer les juges, a pour politique de ne pas former de juges de propriété intellectuelle purs. Ce qui importe en matière civile, c'est la conclusion, et non le raisonnement. Si les juges de propriété intellectuelle étaient formés de manière pure, ils se soucieraient davantage du raisonnement que de la conclusion.
Les litiges en matière de propriété intellectuelle sont des affaires économiques ayant un impact considérable sur la société. C'est pourquoi, dans ce type de litige, il est nécessaire de rendre des jugements accordant plus d'importance à l'impact sur la société qu'au raisonnement.
Toray, l'appelant (plaignant) dans cette affaire, est déficitaire dans son activité pharmaceutique en raison de la pénétration des médicaments génériques et des révisions de prix des médicaments. Si Toray perd ce procès, les médicaments génériques se répandront de plus en plus, et Toray sera contrainte d'envisager de se retirer de son activité pharmaceutique ou de la céder à une autre société.
La Loi sur les brevets stipule que « la présente loi a pour objet d'encourager les inventions en favorisant leur protection et leur utilisation, contribuant ainsi au développement de l'industrie » (article 1). Faire perdre le procès à Toray irait à l'encontre de l'objectif juridique de la Loi sur les brevets et découragerait le développement pharmaceutique.
En revanche, faire perdre le procès à Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical irait à l'encontre de la politique gouvernementale visant à promouvoir l'utilisation des médicaments génériques et à réduire les coûts médicaux et pharmaceutiques.
 En général, les procès civils tentent de résoudre le litige par un règlement à l'amiable. Un règlement à l'amiable est « un accord entre les parties visant à faire des concessions l'une à l'autre et à mettre fin au litige qui les oppose » (article 695 du Code civil). Dans les demandes de dommages et intérêts, il est courant que le défendeur transige en versant une somme d'argent au demandeur. Dans cette affaire portée devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle, la sollicitation de règlement à l'amiable a dû être menée en tenant compte des circonstances propres à l'appelant (demandeur) et à l'intimé (défendeur). Cependant, du point de vue de Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical, malgré leur victoire en première instance, l'idée d'un règlement à l'amiable par le versement d'une somme d'argent était inacceptable, et il est possible qu'elles aient refusé.
Par conséquent, pour parvenir à un règlement à l'amiable, elles ont changé de camp et contraint Toray à faire des concessions et à accepter un règlement. Pour ce faire, elles devaient d'abord obtenir gain de cause de la part de Toray.
 La Haute Cour de la propriété intellectuelle a donc eu l'idée de condamner Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical à verser des dommages et intérêts importants, les faisant perdre le procès et les forçant à faire appel, qu'elles le veuillent ou non. De ce fait, la décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle reposait cette fois sur l'hypothèse d'une annulation par la Cour suprême, ce qui pourrait être mal motivé.
Lors de l'audience d'appel, les plaidoiries orales ont lieu en premier (interprétation contraire de l'article 319 du Code de procédure civile), puis la Cour suprême annule le jugement initial et renvoie l'affaire devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle (article 325 de la même loi).
Lors de l'audience de renvoi, la Haute Cour de la propriété intellectuelle encouragera à nouveau un accord transactionnel, mais cette fois, c'est Toray qui fera des concessions. Une proposition de règlement possible consisterait à ce que Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical versent à Toray un montant équivalent au montant réclamé en première instance. Si Toray parvient à obtenir un règlement équivalent au montant réclamé en première instance, elle atteindra son objectif initial, et Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pourront réduire le montant de l'indemnisation à 1/23 de ce qu'il était avant le renvoi. Le tribunal n'aura pas à rendre de jugement et l'information ne sera pas rendue publique. Il s'agit d'une proposition de règlement gagnant-gagnant-gagnant. Lors de la présentation de la proposition de règlement, le tribunal menacera de rejeter la demande si Toray ne l'accepte pas. Il s'agit d'une tactique courante des tribunaux.
Cela illustre l'importance de cette décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle et les développements futurs attendus. Si le juge président Shimizu Hibiki a pu anticiper une telle situation avant de rendre sa décision, il doit être un fin stratège.

Épisode 23

Les décisions de la Cour suprême sur la doctrine des équivalents incluent l'affaire Ball Spline (arrêt de la Cour suprême du 24 février 1998) et l'affaire Maxacalcitol (arrêt de la Cour suprême du 24 mars 2017).
La ​​doctrine des équivalents présentée dans l'affaire Ball Spline suppose généralement un soulagement pour les titulaires de brevets lorsqu'un nouveau matériau ayant le même effet apparaît après le dépôt, et l'appréciation de la facilité de substitution est également basée sur la date de la contrefaçon. En revanche, dans l'affaire Maxacalcitol, la question de savoir s'il y avait ou non contrefaçon d'équivalents se posait lorsqu'un matériau ayant le même effet, déjà existant au moment du dépôt, était utilisé (Référence : Bessatsu Patent, numéro de novembre 2021, « Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents) », par Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
 Lors du procès initial dans l'affaire Maxacalcitol (jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle du 25 mars 2016), la Cour a statué, en déterminant la première exigence d'équivalents (parties non essentielles), que « étant donné que la valeur substantielle d'une invention brevetée est déterminée en fonction de son degré de contribution par rapport à l'état de la technique dans son domaine technique, les parties essentielles d'une invention brevetée doivent être déterminées à partir des revendications et de la description du mémoire descriptif, en particulier par comparaison avec l'état de la technique décrit dans le mémoire descriptif ; et, (i) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé supérieur à celui de l'état de la technique, une partie des revendications sera reconnue comme une conceptualisation supérieure ; et (ii) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé inférieur à l'état de la technique, elle sera alors reconnue presque identique à la description figurant dans les revendications.» Sur la base de ce principe, pour déterminer la cinquième exigence d'équivalents (circonstances particulières), la Cour a statué que « lorsqu'elle est objectivement et extérieurement reconnue ». qu'au moment du dépôt de la demande, une autre configuration, hors du champ d'application de la revendication de brevet, a été reconnue comme substitut à une partie différente de la configuration décrite dans les revendications, le fait que le demandeur n'ait pas décrit cette autre configuration dans les revendications peut être qualifié de « circonstance particulière » au sens de la cinquième exigence.
L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol a confirmé la décision susmentionnée du tribunal de première instance. L'affaire Maxacalcitol a établi un ensemble de méthodes pour déterminer la première exigence d'équivalents (parties non essentielles) et la cinquième exigence (circonstances particulières), de sorte que la contrefaçon d'équivalents puisse être appliquée même en cas d'utilisation d'un matériau ayant le même effet et existant déjà au moment du dépôt.
La doctrine des équivalents a été créée dans l'affaire Ball Spline et renforcée dans l'affaire Maxacalcitol.
Depuis l'affaire Maxacalcitol, les litiges en contrefaçon de brevets ont franchi une nouvelle étape : la contrefaçon littérale et la contrefaçon d'équivalents sont désormais examinées conjointement dans les procédures de contrefaçon de brevets. Dans les cas où le demandeur ne prétend pas à la contrefaçon d'équivalents, les tribunaux ont pour habitude de l'encourager à le faire. Cependant, même si le tribunal encourage le demandeur à invoquer la contrefaçon d'équivalents, il n'entend pas nécessairement reconnaître la contrefaçon d'équivalents. Cela vise à empêcher le tribunal de première instance de souligner le manque d'équité de sa procédure en appel.