Épisode 23

Les décisions de la Cour suprême sur la doctrine des équivalents incluent l'affaire Ball Spline (arrêt de la Cour suprême du 24 février 1998) et l'affaire Maxacalcitol (arrêt de la Cour suprême du 24 mars 2017).
La ​​doctrine des équivalents présentée dans l'affaire Ball Spline suppose généralement un soulagement pour les titulaires de brevets lorsqu'un nouveau matériau ayant le même effet apparaît après le dépôt, et l'appréciation de la facilité de substitution est également basée sur la date de la contrefaçon. En revanche, dans l'affaire Maxacalcitol, la question de savoir s'il y avait ou non contrefaçon d'équivalents se posait lorsqu'un matériau ayant le même effet, déjà existant au moment du dépôt, était utilisé (Référence : Bessatsu Patent, numéro de novembre 2021, « Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents) », par Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
 Lors du procès initial dans l'affaire Maxacalcitol (jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle du 25 mars 2016), la Cour a statué, en déterminant la première exigence d'équivalents (parties non essentielles), que « étant donné que la valeur substantielle d'une invention brevetée est déterminée en fonction de son degré de contribution par rapport à l'état de la technique dans son domaine technique, les parties essentielles d'une invention brevetée doivent être déterminées à partir des revendications et de la description du mémoire descriptif, en particulier par comparaison avec l'état de la technique décrit dans le mémoire descriptif ; et, (i) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé supérieur à celui de l'état de la technique, une partie des revendications sera reconnue comme une conceptualisation supérieure ; et (ii) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé inférieur à l'état de la technique, elle sera alors reconnue presque identique à la description figurant dans les revendications.» Sur la base de ce principe, pour déterminer la cinquième exigence d'équivalents (circonstances particulières), la Cour a statué que « lorsqu'elle est objectivement et extérieurement reconnue ». qu'au moment du dépôt de la demande, une autre configuration, hors du champ d'application de la revendication de brevet, a été reconnue comme substitut à une partie différente de la configuration décrite dans les revendications, le fait que le demandeur n'ait pas décrit cette autre configuration dans les revendications peut être qualifié de « circonstance particulière » au sens de la cinquième exigence.
L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol a confirmé la décision susmentionnée du tribunal de première instance. L'affaire Maxacalcitol a établi un ensemble de méthodes pour déterminer la première exigence d'équivalents (parties non essentielles) et la cinquième exigence (circonstances particulières), de sorte que la contrefaçon d'équivalents puisse être appliquée même en cas d'utilisation d'un matériau ayant le même effet et existant déjà au moment du dépôt.
La doctrine des équivalents a été créée dans l'affaire Ball Spline et renforcée dans l'affaire Maxacalcitol.
Depuis l'affaire Maxacalcitol, les litiges en contrefaçon de brevets ont franchi une nouvelle étape : la contrefaçon littérale et la contrefaçon d'équivalents sont désormais examinées conjointement dans les procédures de contrefaçon de brevets. Dans les cas où le demandeur ne prétend pas à la contrefaçon d'équivalents, les tribunaux ont pour habitude de l'encourager à le faire. Cependant, même si le tribunal encourage le demandeur à invoquer la contrefaçon d'équivalents, il n'entend pas nécessairement reconnaître la contrefaçon d'équivalents. Cela vise à empêcher le tribunal de première instance de souligner le manque d'équité de sa procédure en appel.

Épisode 22

Lorsqu'une entreprise cherche à développer son image de marque, il peut être judicieux de protéger le motif de fond à la surface du produit ou celui du papier d'emballage.
À ce propos, les Directives d'examen des marques de l'Office japonais des brevets, concernant l'application de l'article 3, paragraphe 1, point 6 de la Loi sur les marques (marque non identifiable par les consommateurs comme un produit ou un service lié à une activité donnée), condition requise pour l'enregistrement d'une marque, stipulent que « Concernant les marques constituées de motifs de fond », « Si une marque est reconnue comme un simple motif de fond parce qu'elle est composée de figures, etc., répétées de manière continue, elle sera considérée comme relevant de cette catégorie. Cependant, même si elle est reconnue comme motif de fond, la présence d'une forme distinctive dans sa composition, par exemple, sera prise en compte pour déterminer si elle relève de cette catégorie.» En d'autres termes, les motifs de fond ne peuvent en principe pas être enregistrés, mais s'ils sont particulièrement distinctifs, ils peuvent l'être.
 Dans un recours contre une décision de rejet, il a été jugé qu'une marque constituée d'une ellipse ornée de motifs arabesques combinés au centre du contour de l'ellipse, la partie du motif étant de couleur or et la partie de fond de couleur vert clair, relevait de l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la loi sur les marques et ne pouvait être enregistrée (affaire n° 6195 de 1971).
En réponse, dans une action en annulation de la décision d'appel, le tribunal a estimé que les fleurs et les motifs arabesques qui composent la marque figurative ne sont que des éléments structurels et que, même si les éléments individuels sont courants, il est évident que la marque peut avoir un caractère distinctif dans son ensemble par sa disposition, sa combinaison, sa coloration, etc. (affaire de la Haute Cour de Tokyo 1974 (Gyo-ke) n° 7, jugement du 18 septembre 1974).
 Pour enregistrer un motif de fond sur la surface d'un produit ou sur du papier d'emballage en tant que marque, il est nécessaire que ce motif présente un caractère distinctif. Par conséquent, même s'il continue d'être utilisé, si une autre entreprise utilise entre-temps un motif similaire, il ne présentera aucun caractère distinctif.
Tout d'abord, le motif de fond est enregistré en tant que dessin ou modèle. L'enregistrement d'un dessin ou modèle requiert la nouveauté (article 3, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles) et la non-facilité de création (article 3, paragraphe 2). Autrement dit, l'enregistrement de nouveaux motifs de fond est plus facile. Les droits relatifs aux dessins et modèles bénéficient d'une durée de protection de 25 ans à compter de la date de la demande d'enregistrement (article 21, paragraphe 1, de la loi sur les dessins et modèles). Ainsi, si le dessin ou modèle acquiert la capacité de distinguer ses produits des autres par son utilisation pendant cette période, après l'expiration du droit, le motif de fond peut être utilisé de manière permanente en l'enregistrant en tant que marque.

Épisode 21

Lorsqu'une entreprise élabore sa stratégie de marque, le nom commercial et la marque déposée en sont le cœur.
Le nom d'une entreprise est son nom commercial (article 6, paragraphe 1 de la loi sur les sociétés).
Une marque est un caractère, une figure, un symbole, etc., utilisé en lien avec des produits ou des services (article 2, paragraphe 1 de la loi sur les marques).
Construire une marque de valeur ne se fait pas du jour au lendemain, mais exige des efforts constants sur le long terme. Voici quelques exemples illustrant l'importance des noms commerciaux et des marques déposées dans les stratégies de marque.
・Cas 1 (Nom commercial) : Renown était autrefois une grande entreprise de vêtements affichant les ventes les plus élevées au Japon, mais a fait faillite en 2020. Oggi International a repris son activité principale et a changé le nom de l'entreprise en « Renown ».
・Cas 2 (Marque) : Le symbole de Japan Airlines, une grue et un cercle, est utilisé depuis longtemps. En 2002, lors de sa fusion avec Japan Air System, l'entreprise a adopté un nouveau design et a temporairement disparu. Cependant, après la faillite de l'entreprise en janvier 2010, Kazuo Inamori (président de Kyocera), chargé de sa restructuration, a réintroduit la grue et le cercle, avec l'intention de renouer avec ses racines.
・Cas 3 (Marque) : DUNLOP est une marque de caoutchouc et de pneus originaire du Royaume-Uni. Au Japon, Sumitomo Rubber Industries détient les droits de la marque. Sumitomo Rubber Industries a annoncé l'acquisition des droits de la marque DUNLOP pour les pneus quatre roues en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie auprès de Goodyear pour 526 millions de dollars américains (82,6 milliards de yens). Grâce à cette acquisition, Sumitomo Rubber Industries pourra développer son activité pneus sous la marque DUNLOP à l'échelle mondiale, à l'exception de certaines régions et de certains produits.
・Cas 4 (Marque) : En Écosse, il existe un whisky single malt portant le nom d'une distillerie. Le whisky « Yamazaki » de Suntory est le premier whisky single malt produit localement, élaboré uniquement à partir de whisky de malt de la distillerie Yamazaki de l'entreprise. Ce nom étant un nom de famille générique, aucune marque n'a été déposée lors de sa première commercialisation. La demande a été déposée en 1994, alors que l'entreprise avait déjà établi un historique de ventes. Après un procès sur la décision de rejet de la demande, la marque a été enregistrée en 1999 en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur les marques (acquisition de caractère distinctif par l'usage). Il était important d'enregistrer le nom du produit portant le nom de la distillerie en tant que marque afin d'affirmer l'individualité du whisky single malt et d'établir une image de marque.
Ces dernières années, de grandes entreprises établies de longue date ont changé de nom pour adopter des noms composés de quelques lettres de l'alphabet. Dans de tels cas, il est possible que le public ne reconnaisse pas l'entreprise en voyant son nouveau nom, mais qu'il la reconnaisse en voyant l'ancien. Certaines de ces entreprises ont même diffusé de nombreuses publicités télévisées sous leur nouveau nom.
Il existe un livre célèbre intitulé « The Fall of Advertising & the Rise of PR » (coécrit par Al Ries et Laura Ries, 2002). Ils y soulignent que « le problème fondamental réside dans la crédibilité de la publicité. Quelle que soit la créativité du travail, quelle que soit la pertinence du support, la publicité se heurte à un mur de manque de crédibilité.» Ils soulignent également que « en matière de développement de marque, la publicité est devenue obsolète. Désormais, ce sont les informations diffusées par les médias qui construisent les marques. »