Épisode 32

Dans l'épisode 7, nous avons abordé le point suivant : des descriptions excessives des effets d'une invention lors de la rédaction d'un brevet peuvent restreindre la portée des droits.
Concernant le lien entre l'activité inventive d'une invention et ses effets, une décision de justice (Cour d'appel de Tokyo, affaire n° 2002 (Gyo-Ke) n° 460, arrêt du 23 mars 2004) a statué : « L'activité inventive d'une invention doit, en principe, être appréciée au regard de sa structure objective. L'acte même de tenter de résoudre un problème spécifique grâce à cette structure relève, en définitive, de la seule intention subjective de l'inventeur. Affirmer la brevetabilité sur la base d'une telle intention aboutirait à la délivrance de multiples brevets présentant des structures objectivement identiques et est donc inacceptable. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la délivrance d'un brevet pour une invention dont la structure est aisément concevable, par exemple lorsqu'un effet est découvert qui n'aurait pas été facilement anticipé ou découvert par une personne du métier. »
Concernant le lien entre l'activité inventive et l'effet de l'invention, la Cour suprême a statué (arrêt n° 69 de 2018 (Gyo-Hi) du 27 août 2019, troisième chambre, affaire n° 262, p. 51) que, « s'agissant de l'existence d'une activité inventive dans une invention brevetée relative à l'usage pharmaceutique d'un composé, la juridiction inférieure a rejeté l'argument selon lequel l'effet de l'invention brevetée était imprévisible et significatif .»
Bien que cet arrêt porte spécifiquement sur la question de savoir « si une invention brevetée relative à l'usage pharmaceutique d'un composé comporte une activité inventive », le principe fondamental peut également s'appliquer à l'appréciation de l'activité inventive lors de l'examen des demandes de brevet.
La description de l'effet de l'invention dans le mémoire descriptif diffère selon que la caractéristique de l'invention réside dans sa configuration de base ou dans l'effet significatif obtenu par cette configuration. Lors de la rédaction du mémoire descriptif, il convient d'examiner attentivement si l'effet de la configuration de l'invention aurait pu être prédit par une personne du métier au moment du dépôt, et s'il s'agit d'un effet significatif allant au-delà de ce qu'une personne du métier aurait pu prévoir de cette configuration. Si tel est le cas, il doit être décrit dans le mémoire descriptif.
Actuellement, la contrefaçon par équivalents est examinée dans le cadre des actions en contrefaçon de brevets (voir l'épisode 23). Afin de faciliter la reconnaissance de la contrefaçon par équivalents pour les produits prétendument contrefaisants présentant des configurations différentes de l'invention revendiquée, il est jugé efficace de préciser les avantages obtenus par l'invention revendiquée afin de clarifier la seconde condition d'équivalence (avoir le même effet fonctionnel). Faciliter la reconnaissance de la contrefaçon par équivalents permettra d'étendre la portée des droits.