Épisode 25

Dans l'épisode 24, nous avons évoqué l'appel (Haute Cour de la propriété intellectuelle, Reiwa 3 (Ne) n° 10037, jugement du 27 mai 2025) concernant l'action en dommages-intérêts intentée contre Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical pour contrefaçon du brevet d'utilisation de Toray pour un antiprurigineux oral (brevet n° 3531170, dont la durée d'enregistrement prolongée expire en novembre 2022, ci-après dénommé le « Brevet »). Dans le cadre de cette action, les défendeurs ont été condamnés à verser un total de 21 763 810 000 yens de dommages-intérêts et d'intérêts de retard, soit le montant le plus élevé jamais versé dans un procès en propriété intellectuelle. Le jugement n'avait pas encore été rendu public à l'époque (1er juillet), mais il l'a été le 22 juillet ; nous en détaillons donc le contenu.
Dans sa décision sur la théorie de la contrefaçon, le tribunal a directement cité une référence pour interpréter le terme « principe actif » dans les revendications du brevet. Un même terme peut avoir des significations différentes selon le contexte lorsqu'il est utilisé dans une phrase. La Loi sur les brevets stipule que le sens des termes énoncés dans les revendications doit être interprété en tenant compte des descriptions figurant dans le mémoire descriptif et les dessins (article 70 de la Loi sur les brevets). Cependant, se contenter de citer des descriptions de la littérature générale et de les utiliser pour interpréter une revendication constitue une violation de la loi.
Dans sa décision relative aux dommages-intérêts, le tribunal a jugé que Torii Pharmaceutical, titulaire exclusif de la licence non exclusive du brevet en question, avait un droit indépendant de réclamer des dommages-intérêts à Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical, et que Toray avait reçu une cession de cette créance de Torii Pharmaceutical.
Toutes les formulations du demandeur fabriquées par Toray étaient vendues par l'intermédiaire de Torii Pharmaceutical. Pendant la durée du brevet en question, Torii Pharmaceutical s'est vu accorder une licence exclusive non exclusive en tant que partenaire du demandeur, au moins pour la formulation de ce dernier (pour dialyse), tandis que Toray, le titulaire du brevet, était en relation avec Torii Pharmaceutical, fabriquant et fournissant la formulation du demandeur en tant que responsable de la fabrication.
Le droit du titulaire de la licence exclusive non exclusive à réclamer des dommages et intérêts pour manque à gagner fondé sur la contrefaçon active d'une revendication, et le droit du titulaire du brevet à réclamer des dommages et intérêts, constituent tous deux des demandes de dommages et intérêts découlant de l'acte de contrefaçon de brevet commis par le contrefacteur présumé. Par conséquent, dans la mesure où ils se chevauchent, ils relèvent d'une relation de fausses réclamations solidaires. (Tribunal de district de Tokyo, affaire n° 22491 de 2015 (Wa), jugement du 27 juillet 2017)
Si le titulaire du brevet, Toray, exerce son droit de réclamer des dommages et intérêts pour contrefaçon de brevet contre les contrefacteurs présumés (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical), le débiteur (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical) sera réputé avoir réglé sa dette envers le créancier (Toray), et cette dette sera éteinte (article 473 du Code civil).
Une licence exclusive non exclusive est une forme de licence non exclusive, c'est-à-dire « un titulaire de brevet concédant une licence non exclusive à une autre personne en vertu du droit de brevet » (article 78 de la Loi sur les brevets). De ce fait, lorsqu'un titulaire de brevet exerce son droit de réclamer des dommages et intérêts contre un contrefacteur présumé sur la base de son droit de brevet, la réclamation fondée sur ce droit de brevet est éteinte et le licencié exclusif non exclusif ne peut exercer ses droits dans la mesure du chevauchement. Toutefois, la Haute Cour de la propriété intellectuelle a statué que « même en l'espèce, si, au vu des faits spécifiques, l'intérêt de Torii Pharmaceutical dans la vente de la formulation du demandeur est considéré comme un intérêt juridiquement protégé du point de vue du droit de la responsabilité délictuelle à l'égard du contrefacteur, Torii Pharmaceutical devrait se voir reconnaître un droit inhérent à réclamer des dommages et intérêts pour la violation illicite de cet intérêt.»
La décision de la Haute Cour de la propriété intellectuelle dans cette affaire a permis à un licencié exclusif et non exclusif d'exercer ses droits dans la mesure du chevauchement, même si le titulaire du brevet (Toray) a exercé son droit de réclamer des dommages et intérêts contre les contrefacteurs présumés (Sawai Pharmaceutical et Fuso Pharmaceutical) sur la base de son droit de brevet, et que la réclamation fondée sur ce droit a été éteinte. Cette décision est illégale et s'écarte du cadre du droit des obligations, et ne peut être considérée comme un jugement dans un État de droit.
Si un tel procès devait avoir lieu, les entreprises étrangères concluraient que les décisions en matière de propriété intellectuelle au Japon sont peu prévisibles et que faire des affaires dans un tel pays représente un risque élevé. Cela va à l'encontre de la politique du gouvernement qui prône le Japon comme une « nation fondée sur la propriété intellectuelle ».