Épisode 23

Les décisions de la Cour suprême sur la doctrine des équivalents incluent l'affaire Ball Spline (arrêt de la Cour suprême du 24 février 1998) et l'affaire Maxacalcitol (arrêt de la Cour suprême du 24 mars 2017).
La ​​doctrine des équivalents présentée dans l'affaire Ball Spline suppose généralement un soulagement pour les titulaires de brevets lorsqu'un nouveau matériau ayant le même effet apparaît après le dépôt, et l'appréciation de la facilité de substitution est également basée sur la date de la contrefaçon. En revanche, dans l'affaire Maxacalcitol, la question de savoir s'il y avait ou non contrefaçon d'équivalents se posait lorsqu'un matériau ayant le même effet, déjà existant au moment du dépôt, était utilisé (Référence : Bessatsu Patent, numéro de novembre 2021, « Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents) », par Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
 Lors du procès initial dans l'affaire Maxacalcitol (jugement de la Haute Cour de la propriété intellectuelle du 25 mars 2016), la Cour a statué, en déterminant la première exigence d'équivalents (parties non essentielles), que « étant donné que la valeur substantielle d'une invention brevetée est déterminée en fonction de son degré de contribution par rapport à l'état de la technique dans son domaine technique, les parties essentielles d'une invention brevetée doivent être déterminées à partir des revendications et de la description du mémoire descriptif, en particulier par comparaison avec l'état de la technique décrit dans le mémoire descriptif ; et, (i) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé supérieur à celui de l'état de la technique, une partie des revendications sera reconnue comme une conceptualisation supérieure ; et (ii) si le degré de contribution de l'invention brevetée est jugé inférieur à l'état de la technique, elle sera alors reconnue presque identique à la description figurant dans les revendications.» Sur la base de ce principe, pour déterminer la cinquième exigence d'équivalents (circonstances particulières), la Cour a statué que « lorsqu'elle est objectivement et extérieurement reconnue ». qu'au moment du dépôt de la demande, une autre configuration, hors du champ d'application de la revendication de brevet, a été reconnue comme substitut à une partie différente de la configuration décrite dans les revendications, le fait que le demandeur n'ait pas décrit cette autre configuration dans les revendications peut être qualifié de « circonstance particulière » au sens de la cinquième exigence.
L'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Maxacalcitol a confirmé la décision susmentionnée du tribunal de première instance. L'affaire Maxacalcitol a établi un ensemble de méthodes pour déterminer la première exigence d'équivalents (parties non essentielles) et la cinquième exigence (circonstances particulières), de sorte que la contrefaçon d'équivalents puisse être appliquée même en cas d'utilisation d'un matériau ayant le même effet et existant déjà au moment du dépôt.
La doctrine des équivalents a été créée dans l'affaire Ball Spline et renforcée dans l'affaire Maxacalcitol.
Depuis l'affaire Maxacalcitol, les litiges en contrefaçon de brevets ont franchi une nouvelle étape : la contrefaçon littérale et la contrefaçon d'équivalents sont désormais examinées conjointement dans les procédures de contrefaçon de brevets. Dans les cas où le demandeur ne prétend pas à la contrefaçon d'équivalents, les tribunaux ont pour habitude de l'encourager à le faire. Cependant, même si le tribunal encourage le demandeur à invoquer la contrefaçon d'équivalents, il n'entend pas nécessairement reconnaître la contrefaçon d'équivalents. Cela vise à empêcher le tribunal de première instance de souligner le manque d'équité de sa procédure en appel.