Folge 38

Die Klage im Zusammenhang mit *Palworld* sowie die dazugehörigen Patentanmeldungen sind Gegenstand von Diskussionen.
Es handelt sich um eine Patentverletzungsklage, die von Nintendo Co., Ltd. und The Pokémon Company gegen Pocketpair, Inc. – den Entwickler und Vertreiber der Spielesoftware *Palworld* – eingereicht wurde.
Bei Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit Spielesoftware kommen sowohl Urheberrechts- als auch Patentverletzungen als Streitpunkte in Betracht.
Bei Klagen wegen Urheberrechtsverletzung müssen sowohl Ähnlichkeit als auch eine Abhängigkeit nachgewiesen werden, was eine hohe Hürde darstellt. So verklagte beispielsweise GREE, Inc. das Unternehmen DeNA Co., Ltd. und andere mit der Behauptung, das mobile Internetspiel *Tsuri-ge Town 2* verletze das Urheberrecht der Klägerin; während das erstinstanzliche Gericht eine einstweilige Verfügung und teilweisen Schadensersatz zusprach, stellte das Berufungsgericht keine Urheberrechtsverletzung fest und hob das ursprüngliche Urteil auf.
Bei Patentverletzungsklagen wird typischerweise geltend gemacht, dass die Algorithmen des Spiels die Patentrechte der Klägerin verletzen. Kläger können sich einen strategischen Vorteil verschaffen, indem sie einen Teil der ursprünglichen Patentanmeldung abspalten und eine auf das mutmaßlich verletzende Produkt zugeschnittene Teilanmeldung einreichen.
Beklagte können eine Verletzung vermeiden, indem sie das Design des beanstandeten Produkts ändern. In solchen Fällen könnte die Klägerseite die „Äquivalenzlehre“ anführen oder eine neue Teilanmeldung einreichen, die auf das überarbeitete Produkt abgestimmt ist.
Beklagte können zudem Einwände auf der Grundlage von Nichtigkeitsgründen vorbringen (Artikel 104-3 des Patentgesetzes).
Rechtsstreitigkeiten wegen Patentverletzung sind mit Mixed Martial Arts vergleichbar. Selbst wenn man glaubt, die Oberhand zu gewinnen, kann ein Gegenangriff des Gegners das Blatt augenblicklich wenden.
Gerichte streben häufig eine Beilegung des Falls durch Vergleich an, anstatt ein förmliches Urteil zu fällen (Artikel 89 der Zivilprozessordnung). Ein Vergleich erspart dem Gericht die Mühe der Urteilsabfassung. Während Gerichtsakten grundsätzlich öffentlich zugänglich sind (Artikel 91 Absatz 1 des Gesetzes), werden die Teile, die sich auf die Vergleichsbedingungen beziehen, vertraulich behandelt (Artikel 91 Absatz 2 Satz 2), sodass die Parteien eine öffentliche Bekanntgabe der Einzelheiten des Vergleichs vermeiden können. Im Rechtsstreit um *Palworld* hat eine Teilanmeldung (Patentanmeldung Nr. 2026-19762) – die aus dem Klagepatent hervorgegangen ist (Prioritätsdatum der Stammanmeldung: Dezember 2021) – für Aufsehen gesorgt, nachdem sie einen Zurückweisungsbescheid erhalten hatte. Dieser stützte sich auf ein Video einer Spielesoftware, das im Rahmen einer Eingabe durch Dritte vorgelegt worden war; das betreffende Video stammte aus dem Jahr 2013.
Es wird vermutet, dass die Klägerin die Teilanmeldung in der Hoffnung einreichte, sich für den Fall einer gerichtlichen Vergleichsempfehlung günstigere Bedingungen zu sichern. Doch durch den Erhalt der Zurückweisung – begründet mit einem Video, das bereits vor dem Prioritätsdatum des ursprünglichen Patents veröffentlicht worden war – lieferte sie der Gegenseite faktisch Argumente für die Ungültigkeit des Patents. Kurz gesagt: Sie hat in ein Wespennest gestochen.

Folge 37

In dieser Folge erkläre ich das Konzept des „Teildesigns“ und wie dessen Ähnlichkeit beurteilt wird.
Traditionell galt ein „Artikel“ als ein materieller Gegenstand, der auf dem Markt im Umlauf war. Teile eines Artikels, die nicht selbstständig vermarktet werden konnten, galten nach dem Designgesetz nicht als „Artikel“, und Designs, die sich auf Teile eines Artikels bezogen, waren nicht schutzfähig.
Es gab jedoch eine Vielzahl von raffinierten Nachahmungen – bei denen das Gesamtdesign keine Rechtsverletzung darstellte und gleichzeitig ein kreatives und unverwechselbares Element enthielt –, wodurch ein angemessener Schutz der damit verbundenen Investitionen unmöglich wurde. Daher wurde der Schutzumfang mit der Revision von 1998 auf Designs ausgeweitet, die sich auf Teile eines Artikels beziehen (*Artikel-für-Artikel-Kommentar zu Gesetzen des gewerblichen Eigentums*).
Hinsichtlich der Ähnlichkeit solcher Teildesigns haben die Gerichte Folgendes entschieden: Das System der Teildesigns zielt darauf ab, ein eingetragenes Teildesign zu schützen, wenn das Design des jeweiligen Teils mit dem eines anderen Designs identisch oder ähnlich ist, selbst wenn sich die Gesamtform des Teils (dargestellt durch gestrichelte Linien) unterscheidet. Daher ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Teildesigns sicherzustellen, dass Unterschiede in der Position (oder ähnliche Merkmale) des eingetragenen Teils im Verhältnis zum entsprechenden Teil den Zweck des Systems der Teildesigns nicht beeinträchtigen. Positionsunterschiede, die als vorhersehbar gelten können – wie etwa Positionsänderungen innerhalb eines vernünftigerweise denkbaren Bereichs, unter Berücksichtigung der Form der gestrichelten Linien und des Inhalts des Teildesigns – haben keinen Einfluss auf die Beurteilung der Ähnlichkeit (Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 31. Januar 2007; Aktenzeichen 2006 (Gyo-Ke) 10317).
In Fällen der Ähnlichkeit, in denen das Hauptdesign ein „Gesamtdesign“ (ein Design, das den gesamten Artikel umfasst) und die zugehörige Designanmeldung ein „Teildesign“ betrifft, ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 29. Mai 2025 (Az.: 2024 (Gyo-Ke) 10108) als hilfreiche Referenz zu verstehen. Die vorliegende Klage zielt auf die Aufhebung einer Berufungsentscheidung (Berufung Nr. 2023-19811) ab, mit der die Eintragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes zurückgewiesen wurde. Das Design, das Gegenstand dieser Anmeldung ist, bezieht sich auf einen sogenannten „Kragen“ – einen Teil des Artikels (eines Verpackungsbehälters) –, während das zitierte Design (das fragliche eingetragene Design) den Artikel als Ganzes umfasst (einen Aufbewahrungsbehälter). Somit unterscheiden sie sich wesentlich hinsichtlich „Verwendung, Funktion, Position, Größe und Umfang“ sowie der Form. Folglich kann das Design dieser Anmeldung nicht als ähnlich dem zitierten Design angesehen und nicht gemäß Artikel 10 Absatz 1 des Designgesetzes als verwandtes Design eingetragen werden.
Da das Design dieser Anmeldung nicht als verwandtes Design eingetragen werden kann, unterliegt das zitierte Design (das fragliche eingetragene Design) nicht den Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 2 des Designgesetzes und fällt daher auch nicht unter Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 dieses Gesetzes. Die mit dem Design dieser Anmeldung und dem zitierten Design verbundenen Gegenstände sind jeweils ein „Verpackungsbehälter“ und ein „Aufbewahrungsbehälter“ mit ähnlichen Verwendungszwecken und Funktionen. Die relevanten Teile beider Designs bestehen aus einem Kragen an der linken und rechten Seite des Gegenstands, der sich vom oberen Drittel des Außenrandes bis zur Oberkante des Gegenstands erstreckt. Sie weisen gemeinsame Merkmale auf – wie die Form des oberen Endes des Kragens, dessen Profilansicht und eine ausgeprägte Einbuchtung nach einem erhabenen Abschnitt am unteren Ende des Kragens –, was auf eine Formähnlichkeit hindeutet. Daher wird der Entwurf der vorliegenden Anmeldung als ähnlich dem zitierten Entwurf (oder dem entsprechenden Teil davon) angesehen und ist gemäß Artikel 3(1)(3) des Gesetzes nicht zur Registrierung geeignet.
Beim Vergleich eines „Hauptdesigns“ (das sich auf den gesamten Artikel bezieht) mit einem „verwandten Design“, das ein Teildesign darstellt, erfolgt der Vergleich zwischen dem gesamten Hauptdesign und dem spezifischen Teil des Designs, für den die Eintragung beantragt wird. Umgekehrt gilt: Beim Vergleich des Designs, für das die Eintragung beantragt wird, mit einem zitierten Design (einem öffentlich bekannten Design) liegt ein Mangel an Neuheit (im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 des Designgesetzes) vor, wenn auch nur ein Teil des zitierten Designs identisch oder ähnlich ist. Der Vergleich erfolgt somit zwischen dem Design, für das die Eintragung beantragt wird, und einem Teil (dem zitierten Teil) des zitierten Designs. Wenn also ein Design ein Teildesign und das andere sich auf den gesamten Artikel bezieht (unabhängig davon, ob es sich um ein zitiertes oder ein Hauptdesign handelt), unterscheidet sich der Umfang des Vergleichs je nachdem, ob die Ähnlichkeit zwischen einem Hauptdesign und einem verwandten Design (das ein Teildesign ist) oder die Ähnlichkeit (hinsichtlich Neuheit usw.) zwischen dem Design, für das die Eintragung beantragt wird, und einem zitierten Design bewertet wird.
Grundsätzlich ist es unzulässig, ein Design, das sich auf einen gesamten Gegenstand bezieht, als Hauptdesign und einen Teil davon als verwandtes Design anzumelden.
Im Patentrecht wird das Verhältnis zwischen früheren und späteren Anmeldungen durch Vergleich der in den jeweiligen Patentansprüchen beschriebenen Erfindungen bestimmt. Hinsichtlich der Neuheits- und Ähnlichkeitskriterien erfolgt der Vergleich jedoch zwischen der in den Ansprüchen der betreffenden Anmeldung beschriebenen Erfindung und der gesamten früheren veröffentlichten Anmeldung (einschließlich ihrer Beschreibung). Ein ähnliches Vorgehen gilt für Designs.

Folge 36

Diesmal erläutere ich das Konzept der Ähnlichkeit bei Designs.
Die Ähnlichkeit von Designs spielt in zwei Phasen eine Rolle: in der Prüfungsphase (Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes) und in der Phase nach der Eintragung (Artikel 23 und Artikel 24 Absatz 2 desselben Gesetzes).
Gemäß einem Urteil des Obersten Gerichtshofs (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974, 3. Senat, Az. 45 (Gyo-Tsu) von 1970; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308) gilt Folgendes:
1. Ein Design, das einem eingetragenen Design ähnlich ist (Artikel 23 des Designgesetzes), ist ein Design, das – bei Anwendung auf einen Gegenstand, der mit dem dem eingetragenen Design zugeordneten Gegenstand identisch oder diesem ähnlich ist – bei allgemeinen Verbrauchern einen ästhetischen Eindruck hervorruft, der dem des eingetragenen Designs ähnelt.
2. Daraus folgt, dass sich die in Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 des Designgesetzes genannte Ähnlichkeit auf die Ähnlichkeit der ästhetischen Eindrücke hinsichtlich des Designs eines Gegenstands bezieht, betrachtet aus der Sicht allgemeiner Verbraucher.
3. Artikel 3 Absatz 2 des Designgesetzes hebt die Beschränkung hinsichtlich der Identität oder Ähnlichkeit der Gegenstände auf; stattdessen konzentriert er sich auf die Neuheit oder Originalität des Designkonzepts – betrachtet aus der Sicht eines Fachmanns – auf der Grundlage von Motiven, die in der Gesellschaft allgemein bekannt sind.
In diesem Urteil verwarf der Oberste Gerichtshof die Theorie der „Schöpfung durch einen Fachmann“ im Hinblick auf die Designähnlichkeit und folgte stattdessen der Theorie der „Verwechslung durch allgemeine Verbraucher“.
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass einige Gerichtsurteile und Praxisansätze die Designähnlichkeit aus der Sicht von Fachleuten (wie etwa Designern) beurteilten. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Beurteilungsmethoden – die von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs abwichen – führte zu Unklarheiten darüber, wie die Designähnlichkeit zu bestimmen ist (wie in den Erläuterungen zur Gesetzesänderung von 2006 festgehalten). Folglich wurde im Rahmen der Gesetzesänderung von 2006 Artikel 24 Absatz 2 in das Designgesetz aufgenommen. Dieser legt fest, dass „die Beurteilung, ob ein eingetragenes Design und ein anderes Design einander ähnlich sind, auf der Grundlage des ästhetischen Eindrucks zu erfolgen hat, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern hervorgerufen wird“. Unter Berücksichtigung zahlreicher Gerichtsurteile, die bei der Bestimmung der Designähnlichkeit die Sichtweisen von Händlern und Verbrauchern einbeziehen, wurde gesetzlich verankert, dass sich diese Beurteilung auf das Vorhandensein oder Fehlen eines gemeinsamen ästhetischen Eindrucks stützt, der bei „Verbrauchern“ – und nicht etwa bei „allgemeinen Verbrauchern“ – hervorgerufen wird (Kommentar zu den Gesetzen über gewerblichen Rechtsschutz).
Wer genau ist nun als „Verbraucher“ anzusehen? Hierfür bietet der sogenannte „Dachziegel-Fall“ (Urteil des Intellectual Property High Court vom 12. Juni 2023; Az. 2023 (Gyo-Ke) Nr. 10008) einen nützlichen Anhaltspunkt. Gegenstand des Verfahrens war die Aufhebung einer Entscheidung (Nichtigkeitsverfahren Nr. 2021-880006) zur Ungültigerklärung einer Designeintragung gemäß Artikel 48 Absatz 1 Ziffer 1 des Designgesetzes (wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 3).
In diesem Urteil befand das Gericht: „Zwar basiert die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen einem eingetragenen Design und einem anderen Design auf dem ästhetischen Eindruck, der durch die visuelle Wahrnehmung von Verbrauchern entsteht (Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes), doch umfasst der Kreis der Verbraucher bei dem hier strittigen Design – Dachziegel – nicht nur die Bauunternehmer, welche die Ziegel verlegen, sondern auch die Auftraggeber (Grundstückseigentümer), die die Dacharbeiten in Auftrag geben und Eigentümer des fertigen Produkts werden; auch diese Auftraggeber sind maßgebliche Verbraucher. Zudem müssen selbst Bauunternehmer letztlich den ästhetischen Vorstellungen des Auftraggebers nach der Verlegung Rechnung tragen. Daher sollte die Bewertung des ästhetischen Eindrucks – ein Schlüsselfaktor für die Bestimmung der Ähnlichkeit bei dem fraglichen Design – aus der Sicht der ästhetischen Werte erfolgen, die für den Auftraggeber nach der Verlegung von Bedeutung sind, und nicht allein aus der Sicht des Bauunternehmers.“ In diesem Rechtsstreit liegt jedoch ein logischer Sprung vor: Das Gericht stützte seine Feststellung der Ähnlichkeit auf Artikel 24 Absatz 2 des Designgesetzes, obwohl es im vorliegenden Fall um die Ähnlichkeit im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 ging. Idealerweise hätte die Entscheidung auf der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs beruhen müssen (Urteil des Dritten Senats des Obersten Gerichtshofs vom 19. März 1974; 1970 (Gyo-Tsu) Nr. 45; *Minshu* Bd. 28, Nr. 2, S. 308). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf der Grundlage dieser Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs – die auf die „Ähnlichkeit der ästhetischen Wirkung aus der Sicht durchschnittlicher Verbraucher“ abstellt – ist die ästhetische Wirkung maßgeblich, wie sie vom Auftraggeber (der Partei, die das Dach in Auftrag gibt und letztlich dessen Eigentümer ist) und nicht vom ausführenden Bauunternehmer wahrgenommen wird. Auch wenn das Ergebnis gleich bleibt, unterscheidet sich die zugrunde liegende Argumentation.
Andererseits wird in Verletzungsverfahren die Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Verletzung auf der Grundlage der Artikel 23 und 24 Abs. 2 des Designgesetzes beurteilt. Wird in einem solchen Verfahren die Einrede der Ungültigkeit erhoben, so erfolgt die Beurteilung der Ähnlichkeit zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung auf der Grundlage von Artikel 3 Abs. 1 Nr. iii des Designgesetzes. Obwohl beide Beurteilungen auf der „ästhetischen Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ beruhen, kann sich diese Wahrnehmung im Laufe der Zeit wandeln.
Die Verbreitung sozialer Medien und ähnlicher Plattformen in den letzten Jahren hat gezeigt, dass sich die Wertvorstellungen der allgemeinen Verbraucher rasch ändern können. Folglich kann ein Design zum Zeitpunkt der Verletzung als unähnlich, zum Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung jedoch als ähnlich (oder umgekehrt) eingestuft werden.
Sollte eine Partei in künftigen Verletzungsverfahren nachweisen können, dass sich die „ästhetische Ähnlichkeit aus der Sicht der allgemeinen Verbraucher“ im Laufe der Zeit gewandelt hat, könnten Gerichtsurteile ergehen, in denen die Feststellung der Ähnlichkeit für den Zeitpunkt der Verletzung und den Zeitpunkt der Prüfungsentscheidung unterschiedlich ausfällt.