Folge 23

Zu den Urteilen des Obersten Gerichtshofs zur Äquivalenzlehre gehören der Ball-Spline-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. Februar 1998) und der Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017).
Die im Ball-Spline-Fall dargelegte Äquivalenzlehre geht typischerweise von einer Entlastung des Patentinhabers aus, wenn nach der Anmeldung ein neues Material mit gleicher Wirkung erscheint. Die Beurteilung der Ersetzbarkeit basiert zudem auf dem Zeitpunkt der Patentverletzung. Im Gegensatz dazu stellte sich im Maxacalcitol-Fall die Frage, ob eine Verletzung von Äquivalenten vorlag, als ein zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits vorhandenes Material mit gleicher Wirkung verwendet wurde (Referenz: Bessatsu Patent, Ausgabe November 2021, „Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents)“ von Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
Im ursprünglichen Verfahren im Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Thema geistiges Eigentum vom 25. März 2016) entschied das Gericht bei der Bestimmung des ersten Erfordernisses der Äquivalente (nicht wesentliche Teile): „Da der wesentliche Wert einer patentierten Erfindung nach ihrem Beitrag zum Stand der Technik auf ihrem technischen Gebiet bestimmt wird, sollten die wesentlichen Teile einer patentierten Erfindung anhand der Ansprüche und der Beschreibung der Spezifikation bestimmt werden, insbesondere anhand eines Vergleichs mit dem in der Spezifikation beschriebenen Stand der Technik. (i) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung als größer als der des Stands der Technik eingeschätzt, wird ein Teil der Ansprüche als höhere Konzeptualisierung anerkannt. (ii) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik als nicht so groß eingeschätzt, wird sie als nahezu identisch mit der Beschreibung in den Ansprüchen anerkannt.
“ Auf dieser Grundlage entschied das Gericht bei der Bestimmung des fünften Erfordernisses der Äquivalente (besondere Umstände): „Wenn es objektiv und äußerlich Da zum Zeitpunkt der Anmeldung eine andere Konfiguration außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs als Ersatz für einen anderen Teil der in den Ansprüchen beschriebenen Konfiguration anerkannt wurde, kann die Tatsache, dass der Anmelder diese andere Konfiguration nicht in den Ansprüchen beschrieben hat, als „besonderer Umstand“ im Sinne der fünften Voraussetzung angesehen werden.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall bestätigte die oben genannte Entscheidung des Untergerichts.Der Maxacalcitol-Fall legte eine Reihe von Methoden zur Bestimmung der ersten Voraussetzung der Äquivalente (nicht wesentliche Teile) und der fünften Voraussetzung (besondere Umstände) fest, sodass eine Verletzung von Äquivalenten auch dann geltend gemacht werden kann, wenn ein Material mit gleicher Wirkung verwendet wird, das zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits existierte.
Die Äquivalentdoktrin wurde im Ball Spline-Fall eingeführt und im Maxacalcitol-Fall weitergeführt.
Seit dem Maxacalcitol-Fall sind Patentverletzungsverfahren in eine neue Phase eingetreten, und sowohl die Verletzung von Wortlaut als auch die Verletzung von Äquivalenten werden in Patentverletzungsverfahren gemeinsam geprüft. In Fällen, in denen der Kläger keine Verletzung gleichwertiger Schutzrechte geltend macht, ermutigen die Gerichte den Kläger in der Regel, eine solche geltend zu machen. Selbst wenn das Gericht den Kläger jedoch zur Geltendmachung einer Verletzung gleichwertiger Schutzrechte ermutigt, beabsichtigt es nicht zwangsläufig, eine solche anzuerkennen. Dies soll verhindern, dass das erstinstanzliche Gericht im Berufungsverfahren auf die mangelnde Fairness seines Verfahrens hinweist.

Folge 22

Beim Aufbau eines Markenimages kann es sinnvoll sein, das Hintergrundmuster auf der Produktoberfläche oder das Hintergrundmuster auf dem Geschenkpapier rechtlich schützen zu lassen.
Die Richtlinien des japanischen Patentamts zur Markenprüfung besagen in Bezug auf Artikel 3 Absatz 1 Punkt 6 des Markengesetzes (eine Marke, die von Verbrauchern nicht als Produkt oder Dienstleistung eines bestimmten Unternehmens erkannt werden kann), der Voraussetzung für die Markenregistrierung ist, Folgendes: „Zu Marken, die aus Hintergrundmustern bestehen, gilt: Wird eine Marke lediglich als Hintergrundmuster erkannt, weil sie aus sich wiederholenden Figuren usw. besteht, fällt sie unter diesen Punkt. Selbst wenn sie als Hintergrundmuster erkannt wird, werden Umstände wie eine besondere Form in ihrer Zusammensetzung berücksichtigt, um zu entscheiden, ob sie unter diesen Punkt fällt.“ Mit anderen Worten: Hintergrundmuster können grundsätzlich nicht registriert werden, können aber bei besonderer Unterscheidungskraft registriert werden.
In einem Einspruch gegen einen Zurückweisungsbescheid wurde festgestellt, dass eine Marke, bestehend aus einer Ellipsenfigur mit in der Mitte des Ellipsenumrisses kombinierten Arabeskenmustern, wobei der Musterteil goldfarben und der Hintergrund hellgrün ist, unter Artikel 3 Absatz 1 Punkt 6 des Markengesetzes fällt und nicht eingetragen werden kann (Berufungsfall Nr. 6195 von 1971).
In einer Klage auf Aufhebung des Berufungsbescheids stellte das Gericht daraufhin fest, dass die Blumen- und Arabeskenmuster, aus denen die Bildmarke besteht, lediglich strukturelle Elemente sind und dass selbst bei Alltäglichkeit der einzelnen Elemente leicht erkennbar ist, dass die Marke als Ganzes durch ihre Anordnung, Kombination, Farbgebung usw. Unterscheidungskraft besitzen kann (Tokio High Court Case 1974 (Gyo-ke) Nr. 7, Urteil vom 18. September 1974).
Um ein Hintergrundmuster auf der Oberfläche eines Produkts oder auf Geschenkpapier als Marke eintragen zu lassen, muss das Muster Unterscheidungskraft besitzen. Selbst wenn das Muster weiterhin verwendet wird, verliert es daher seine Unterscheidungskraft, wenn ein anderes Unternehmen in der Zwischenzeit ein ähnliches Muster verwendet.
Zunächst wird das Hintergrundmuster als Design registriert. Die Designeintragung erfordert Neuheit (Artikel 3 Absatz 1 des Designgesetzes) und darf nicht leicht zu erstellen sein (Artikel 3 Absatz 2). Anders ausgedrückt: Neue Hintergrundmuster lassen sich leichter eintragen. Designrechte haben eine Schutzdauer von 25 Jahren ab dem Tag der Anmeldung zur Designeintragung (Artikel 21 Absatz 1 des Designgesetzes). Erlangt das Design während dieser Zeit durch Verwendung die Fähigkeit, seine Produkte von anderen zu unterscheiden, kann das Hintergrundmuster nach Ablauf der Designrechte dauerhaft verwendet werden, indem es als Marke eingetragen wird.

Folge 21

Wenn ein Unternehmen eine Markenstrategie entwickelt, stehen der Handelsname und die Warenzeichen im Mittelpunkt.
Der Name eines Unternehmens ist sein Handelsname (Artikel 6 Absatz 1 des Aktiengesetzes).
Eine Warenzeichen ist ein Zeichen, eine Figur, ein Symbol usw., das im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen verwendet wird (Artikel 2 Absatz 1 des Markengesetzes).
Der Aufbau einer wertvollen Marke lässt sich nicht über Nacht erreichen, sondern erfordert kontinuierliche Anstrengungen über einen langen Zeitraum. Hier einige Beispiele, die die Bedeutung von Handelsnamen und Warenzeichen in Markenstrategien verdeutlichen.
Fall 1 (Handelsname): Renown war einst ein bedeutendes Bekleidungsunternehmen mit den höchsten Umsätzen in Japan, ging jedoch 2020 in Konkurs. Oggi International übernahm das Hauptgeschäft und änderte den Firmennamen in „Renown“.
Fall 2 (Warenzeichen): Das Symbol von Japan Airlines besteht aus einem Kranich und einem Kreis und wird seit langem verwendet. Im Jahr 2002 fusionierte das Unternehmen mit Japan Air System, wechselte zu einem neuen Design und verschwand vorübergehend. Nach der Insolvenz des Unternehmens im Januar 2010 brachte Kazuo Inamori (Vorsitzender von Kyocera), der mit der Restrukturierung des Unternehmens betraut war, Kranich und Kreis zurück, um zu den Wurzeln des Unternehmens zurückzukehren.
Fall 3 (Warenzeichen): DUNLOP ist eine Gummi- und Reifenmarke mit Ursprung in Großbritannien. In Japan hält Sumitomo Rubber Industries die Markenrechte. Sumitomo Rubber Industries gab bekannt, die DUNLOP-Markenrechte für Allradreifen in Europa, Nordamerika und Ozeanien von Goodyear für 526 Millionen US-Dollar (82,6 Milliarden Yen) zu erwerben. Mit dem Erwerb dieser Markenrechte kann Sumitomo Rubber Industries sein Reifengeschäft unter der Marke DUNLOP weltweit ausbauen, mit Ausnahme einiger Regionen und Produkte.
Fall 4 (Warenzeichen): In Schottland gibt es einen Single Malt Whisky, der nach einer Brennerei benannt ist. Suntorys Whisky „Yamazaki“ ist der erste im Inland produzierte Single Malt Whisky, der ausschließlich aus Malt Whisky der firmeneigenen Yamazaki-Brennerei hergestellt wird. Da es sich bei diesem Namen um einen allgemeinen Nachnamen handelt, wurde bei seiner Markteinführung keine Marke angemeldet. Die Anmeldung erfolgte 1994, nachdem das Unternehmen bereits einen guten Umsatz erzielt hatte. Nach einem Verfahren über die Ablehnung des Antrags wurde die Marke 1999 gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Markengesetzes (Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung) eingetragen. Es war wichtig, den Produktnamen mit dem Namen der Brennerei als Marke einzutragen, um die Individualität des Single Malt Whiskys zu unterstreichen und ein Markenimage aufzubauen.
In den letzten Jahren gab es Fälle, in denen große, alteingesessene Unternehmen ihre Namen in neue Namen änderten, die nur aus wenigen Buchstaben des Alphabets bestanden. In solchen Fällen ist das Unternehmen möglicherweise nicht anhand des neuen Namens erkennbar, wird aber anhand des alten wiedererkannt. Einige dieser Unternehmen haben sogar umfangreiche Fernsehwerbespots mit ihren neuen Namen ausgestrahlt.
Es gibt ein bekanntes Buch mit dem Titel „The Fall of Advertising & the Rise of PR“ (gemeinsam verfasst von Al Ries und Laura Ries, 2002). Darin weisen sie darauf hin, dass „das grundlegende Problem die Glaubwürdigkeit der Werbung ist. Egal wie kreativ die Arbeit ist, egal wie geeignet das Medium ist, Werbung stößt an die Grenzen ihrer Glaubwürdigkeit.“ Sie weisen weiter darauf hin, dass „Werbung für den Markenaufbau obsolet geworden ist. Heute sind es die von den Medien verbreiteten Informationen, die Marken aufbauen.“