Folge 32

In Folge 7 behandelten wir folgenden Punkt: Übermäßige Beschreibungen der Wirkungen einer Erfindung bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung können den Schutzumfang einschränken.
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der erfinderischen Tätigkeit einer Erfindung und ihren Wirkungen urteilte ein Gericht (Berufungsgericht Tokio, Az. 2002 (Gyo-Ke) Nr. 460, Urteil vom 23. März 2004): „Die erfinderische Tätigkeit einer Erfindung ist grundsätzlich anhand ihrer objektiven Struktur zu beurteilen. Der Versuch, ein spezifisches Problem mithilfe dieser Struktur zu lösen, entspringt letztlich allein der subjektiven Absicht des Erfinders. Die Patentierbarkeit allein auf der Grundlage einer solchen Absicht zu begründen, würde zur Erteilung mehrerer Patente mit objektiv identischen Strukturen führen und ist daher unzulässig. Ausnahmefälle können jedoch die Erteilung eines Patents für eine Erfindung rechtfertigen, deren Struktur leicht vorstellbar ist, beispielsweise wenn eine Wirkung entdeckt wird, die ein Fachmann nicht ohne Weiteres hätte vorhersehen oder entdecken können.“
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen erfinderischer Tätigkeit und der Wirkung der Erfindung entschied der Oberste Gerichtshof (Urteil Nr. 69 von 2018 (Gyo-Hi) vom 27. August 2019, Dritte Kammer, Rechtssache Nr. 262, S. 51), dass „hinsichtlich des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit bei einer patentierten Erfindung im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Verwendung eines Wirkstoffs das Untergericht das Argument zurückwies, die Wirkung der patentierten Erfindung sei unvorhersehbar und bedeutend.“
Obwohl sich dieses Urteil speziell mit der Frage befasst, „ob eine patentierte Erfindung im Zusammenhang mit der pharmazeutischen Verwendung eines Wirkstoffs erfinderische Tätigkeit beinhaltet“, lässt sich der Grundsatz auch auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei der Prüfung von Patentanmeldungen anwenden.
Die Beschreibung der Wirkung der Erfindung in der Patentschrift unterscheidet sich je nachdem, ob das Merkmal der Erfindung in ihrer Grundform oder in der durch diese Form erzielten bedeutenden Wirkung liegt. Bei der Abfassung der Beschreibung ist sorgfältig zu prüfen, ob die Wirkung der Konfiguration der Erfindung für einen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung vorhersehbar war und ob es sich um eine wesentliche Wirkung handelt, die über die Vorhersehbarkeit für den Fachmann hinausgeht. Ist dies der Fall, muss sie in der Beschreibung aufgeführt werden.
Die Verletzung durch Äquivalente wird derzeit im Rahmen von Patentverletzungsverfahren geprüft (siehe Folge 23). Um die Anerkennung von Patentverletzungen durch Äquivalente bei angeblich verletzenden Produkten mit von der beanspruchten Erfindung abweichenden Konfigurationen zu erleichtern, ist es sinnvoll, die Vorteile der beanspruchten Erfindung zu spezifizieren, um die zweite Äquivalenzbedingung (gleiche funktionelle Wirkung) zu verdeutlichen. Die erleichterte Anerkennung von Patentverletzungen durch Äquivalente erweitert den Schutzumfang.

Folge 31

Dieser Artikel erläutert Ausschlussansprüche bei Patentansprüchen und deren Berichtigung.
Ein Ausschlussanspruch ist ein Anspruch, der explizit nur einen Teil der beanspruchten Erfindung ausschließt, während der eigentliche Schutzumfang unberührt bleibt (Prüfungsrichtlinien, Kapitel 2, 3.3.1(4) – Änderungen zur Aufnahme eines Ausschlussanspruchs).
Dieser Artikel erläutert den Begriff „Ausschlussanspruch“ anhand der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum vom 30. Mai 2008, Rechtssache 10563 (Gyo-Ke) aus dem Jahr 2006. Als Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Berichtigung zur Aufnahme eines Ausschlussanspruchs legte diese Entscheidung die folgenden allgemeinen Kriterien fest, anhand derer sich feststellen lässt, ob eine Berichtigung „im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte“ gemäß dem Patentgesetz erforderlich ist.
„‚Die in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ sind solche, die Dritten als Voraussetzung für die Erlangung eines Monopols durch Patentrechte an Erfindungen, die auf hochentwickelten technischen Ideen beruhen, offengelegt werden. Daher handelt es sich bei den hier genannten ‚Sachverhalten‘ vermutlich um technische Sachverhalte, die mit der in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbarten Erfindung in Zusammenhang stehen. ‚Die in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ sind technische Sachverhalte, die ein Fachmann durch Kombination aller Beschreibungen in der Beschreibung oder den Zeichnungen ableiten kann. Führt eine Änderung keine neuen technischen Sachverhalte in Bezug auf die auf diese Weise abgeleiteten technischen Sachverhalte ein, so kann die Änderung als ‚im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte‘ vorgenommen gelten.“ Das Gericht entschied anschließend wie folgt und stellte klar, dass der allgemeine Beurteilungsmaßstab auch dann gilt, wenn eine Berichtigung beantragt wird, um mittels eines sogenannten ‚Ausschlussanspruchs‘ einen Teil einer Erfindung in einer Patentanmeldung auszuschließen, der mit einer früheren Erfindung identisch ist, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung nicht öffentlich offenbart war.
„…da dem Patentinhaber die Existenz der früheren Erfindung zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht bekannt ist, enthalten die Beschreibung oder die Zeichnungen der Patentanmeldung üblicherweise keine spezifische Beschreibung der früheren Erfindung. Die Ausnahmebestimmung in Artikel 134-2 Absatz 1 des Patentgesetzes gilt jedoch weiterhin für Berichtigungen, die Sachverhalte korrigieren, die nicht ausdrücklich in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschrieben sind. Solange solche Berichtigungen nicht als Einführung neuer technischer Sachverhalte in die durch die Beschreibungen in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbarten technischen Sachverhalte angesehen werden, sind sie als Berichtigungen zu betrachten, die „im Rahmen der in der Beschreibung oder den Zeichnungen beschriebenen Sachverhalte“ vorgenommen wurden.“
Es ist nicht angemessen anzunehmen, dass Änderungen zur Begründung eines Ausschlussanspruchs grundsätzlich unzulässig sind. Anders ausgedrückt: Selbst wenn die Änderungen negativ formuliert sind, wie beispielsweise bei einer Änderung zur Begründung eines Ausschlussanspruchs, und die zu ändernden Sachverhalte in der Spezifikation usw. beschrieben sind, so kann – wie bei Änderungen mit positiven Beschreibungen – davon ausgegangen werden, dass keine neuen technischen Sachverhalte eingeführt werden, sofern keine besonderen Umstände vorliegen. Umgekehrt bedeutet jedoch nicht, dass die Änderung neue technische Sachverhalte einführt, nur weil die zu ändernden Sachverhalte selbst nicht in der Spezifikation usw. beschrieben sind.
Daher sollte letztlich beurteilt werden, ob eine Änderung zur Begründung eines Ausschlussanspruchs als „im Rahmen der in der Spezifikation usw. beschriebenen Sachverhalte“ liegend angesehen werden kann, ob die Änderung keine neuen technischen Sachverhalte im Verhältnis zu den in der Spezifikation usw. beschriebenen technischen Sachverhalten einführt.

Folge 30

Dieser Artikel erklärt das Rechtssystem. Rechtssysteme lassen sich in Fallrecht und Gesetzesrecht unterteilen. Fallrecht ist auch als angloamerikanisches Recht bekannt. Gesetzesrecht, auch Zivilrecht genannt, hat seinen Ursprung im römischen Recht.
Fallrechtssysteme zeichnen sich durch die Bindung von Präzedenzfällen aus. Das bedeutet, dass Entscheidungen aus früheren Gerichtsverfahren auch für spätere Entscheidungen bindend sind.
Die Rechtsquelle in Gesetzessystemen ist das Gesetzesrecht. Präzedenzfälle ergänzen das Gesetzesrecht, sind aber nicht präzedenzbindend.
Japan folgte bis zur Edo-Zeit einem Fallrechtssystem. Bei Gerichtsverhandlungen konsultierten die Richter frühere Gerichtsakten und fällten ihre Entscheidungen auf Grundlage ähnlicher Fälle.
Viele Länder der Welt waren einst Kolonien europäischer Mächte. Nach ihrer Unabhängigkeit sind diese Länder im Zuge ihrer Modernisierung weiterhin dem Einfluss ihrer ehemaligen Kolonialherren ausgesetzt.
Japan war nie eine Kolonie. Als die Meiji-Regierung ein neues nationales System aufbaute, besuchte sie die wichtigsten europäischen Länder (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) und wählte, nachdem sie unabhängig voneinander die Systeme jedes Landes ausgewählt und verworfen hatte, ein gesetzliches Rechtssystem aus.Japan ist weltweit das einzige Land mit einer solchen Geschichte.
In Japan bezeichnet der Begriff „Präzedenzfall“ ein Urteil, das „Rechtsgutachten enthält, die auf andere Fälle anzuwenden sind“ (Oberster Gerichtshof, 1951 (A) Nr. 3474, Entscheidung des Ersten Amtsgerichts vom 12. Februar 1953, Strafsachen, Bd. 7, Nr. 2, S. 211).
Präzedenzfälle sind in Japan jedoch nicht bindend. „Alle Richter sind in der Ausübung ihres Gewissens unabhängig und nur an diese Verfassung und das Gesetz gebunden“ (Artikel 76 Absatz 3 der Verfassung). „Die in Artikel 76 Absatz 3 der Verfassung festgelegte Pflicht der Richter, ihrem Gewissen zu folgen, bedeutet, dass Richter ihrem eigenen inneren gesunden Menschenverstand und moralischen Empfinden folgen sollen, ohne äußerem Druck oder Versuchungen, seien sie greifbar oder ungreifbar, nachzugeben“ (Oberster Gerichtshof, 1947 (Re) Nr. 337, Entscheidung des Großen Senats, 17. November 1948, Strafsachen, Band 2, Nr. 12, S. 1565).