Folge 25

In Folge 24 besprachen wir die Berufung (Oberster Gerichtshof für geistiges Eigentum, Reiwa 3 (Ne) Nr. 10037, Urteil vom 27. Mai 2025) in der Klage gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical auf Schadensersatz wegen Verletzung des Patents von Toray für ein orales juckreizstillendes Mittel (Patent Nr. 3531170, verlängerte Registrierungsfrist läuft im November 2022 aus, nachfolgend „Patent“ genannt). In dieser Klage wurden die Beklagten zur Zahlung von insgesamt 21.763.810.000 Yen Schadensersatz und Verzugszinsen verurteilt – der höchste jemals in einem Rechtsstreit um geistiges Eigentum gezahlte Betrag. Das Urteil war zum Zeitpunkt des Urteils (1. Juli) noch nicht veröffentlicht, wurde aber am 22. Juli veröffentlicht. Daher erläutern wir den Inhalt des Urteils.
In der Entscheidung zur Verletzungstheorie bezog sich das Gericht direkt auf eine Referenz zur Auslegung des Begriffs „Wirkstoff“ in den Patentansprüchen. Derselbe Begriff kann je nach Kontext in einem Satz unterschiedliche Bedeutungen haben. Das Patentgesetz schreibt vor, dass die Bedeutung der in den Ansprüchen dargelegten Begriffe unter Berücksichtigung der Beschreibungen in der Beschreibung und den Zeichnungen auszulegen ist (Artikel 70 des Patentgesetzes). Es verstößt jedoch gegen das Gesetz, Beschreibungen aus der allgemeinen Literatur lediglich zu zitieren und diese zur Auslegung eines Anspruchs heranzuziehen.
Im Schadensersatzurteil stellte das Gericht fest, dass Torii Pharmaceutical, der ausschließliche, nicht ausschließliche Lizenznehmer des betreffenden Patents, einen unabhängigen Anspruch auf Schadensersatz gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical hatte und dass Toray eine Abtretung dieses Anspruchs von Torii Pharmaceutical erhalten hatte.
Alle von Toray hergestellten Formulierungen des Klägers wurden über Torii Pharmaceutical vertrieben. Während der Laufzeit des betreffenden Patents wurde Torii Pharmaceutical als Partner des Klägers eine exklusive, nicht-exklusive Lizenz gewährt, zumindest hinsichtlich der Formulierung des Klägers (für den Dialysegebrauch), während Toray, der Patentinhaber, in einer Beziehung zu Torii Pharmaceutical stand und die Formulierung des Klägers als Produktionsleiter herstellte und lieferte.
Das Recht des exklusiven, nicht-exklusiven Lizenznehmers, Schadensersatz für entgangenen Gewinn aufgrund der aktiven Verletzung eines Anspruchs zu verlangen, und das Recht des Patentinhabers, Schadensersatz zu verlangen, sind beides Schadensersatzansprüche, die sich aus der Patentverletzung des mutmaßlichen Verletzers ergeben, und stehen daher, soweit sie sich überschneiden, in einem Verhältnis unwahrer gesamtschuldnerischer Ansprüche. (Bezirksgericht Tokio, Rechtssache Nr. 22491 von 2015 (Wa), Urteil vom 27. Juli 2017)
Wenn der Patentinhaber Toray sein Recht auf Schadensersatz wegen Patentverletzung gegenüber den mutmaßlichen Patentverletzern (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) geltend macht, gilt die Schuld des Schuldners (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) gegenüber dem Gläubiger (Toray) als beglichen, und die Schuld erlischt (Artikel 473 des Zivilgesetzbuchs).
Eine exklusive, nicht-exklusive Lizenz ist eine Form der nicht-exklusiven Lizenz, bei der ein Patentinhaber einer anderen Person im Rahmen seines Patentrechts eine nicht-exklusive Lizenz gewährt (Artikel 78 des Patentgesetzes). Wenn ein Patentinhaber daher sein Recht auf Schadensersatz gegenüber einem mutmaßlichen Patentverletzer auf Grundlage seines Patentrechts geltend macht, erlischt der Anspruch auf Grundlage dieses Patentrechts, und ein exklusiver, nicht-exklusiver Lizenznehmer kann seine Rechte im Umfang der Überschneidung nicht mehr ausüben.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum stellte jedoch fest: „Selbst in diesem Fall, wenn angesichts der konkreten Fakten das Interesse von Torii Pharmaceutical am Verkauf der Formulierung des Klägers aus deliktsrechtlicher Sicht gegenüber dem Verletzer als rechtlich geschütztes Interesse angesehen wird, sollte Torii Pharmaceutical ein inhärentes Recht auf Schadensersatz für die rechtswidrige Verletzung dieses Interesses zuerkannt werden.“
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum in diesem Fall gestattete einem exklusiven, nicht-exklusiven Lizenznehmer die Ausübung seiner Rechte im Umfang der Überschneidung, obwohl der Patentinhaber (Toray) sein Recht auf Schadensersatz gegen die mutmaßlichen Verletzer (Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical) auf Grundlage seines Patentrechts geltend machte und der auf diesem Patentrecht beruhende Anspruch erloschen war. Dieses Urteil ist rechtswidrig und weicht vom Rahmen des Schuldrechts ab. Es kann in einem Rechtsstaat nicht als Urteil angesehen werden.
Sollte es zu einem solchen Prozess kommen, würden ausländische Unternehmen zu dem Schluss kommen, dass die Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten zum geistigen Eigentum in Japan wenig vorhersehbar sind und dass Geschäftstätigkeiten in einem solchen Land ein hohes Risiko darstellen. Dies widerspricht der Politik der japanischen Regierung, Japan als eine „auf geistigem Eigentum basierende Nation“ zu propagieren.

Folge 24

Toray reichte Schadensersatzklage gegen Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical wegen Verletzung des Generikapatents ein, das auf dem Patent für die Verwendung eines oralen Antipruritikums (Patent Nr. 3531170, eingetragene Verlängerung: Patentanmeldung Nr. 2017-700154, Patentanmeldung Nr. 2017-700310, nachfolgend „das Patentrecht“, gültig bis November 2022) basiert. In der Berufungsverhandlung (Oberster Gerichtshof für geistiges Eigentum, Reiwa 3 (Ne) Nr. 10037, Urteil vom 27. Mai 2025) wurde festgestellt, dass die Herstellung und der Vertrieb von Generika durch Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical eine Patentverletzung darstellten. Sawai Pharmaceutical wurde per Urteil zur Zahlung von 14.290.930.000 Yen Schadensersatz und 7.472.870.000 Yen Verzugsschadenersatz an Fuso Pharmaceutical verurteilt. Dies ist der höchste Betrag in einem Rechtsstreit um geistiges Eigentum.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum wurde nicht auf der Rechtsprechungssuchseite des Obersten Gerichtshofs veröffentlicht. Es ist ungewöhnlich, dass diese Entscheidung trotz ihrer immensen gesellschaftlichen Auswirkungen nicht auf einer Rechtsprechungssuchseite veröffentlicht wird. Dafür muss es einen Grund geben.
Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical haben gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum Berufung beim Obersten Gerichtshof eingelegt. Der Oberste Gerichtshof wird den Fall aus politischer Perspektive prüfen. Die Regierung fördert die Verwendung von Generika, um die ständig steigenden medizinischen und pharmazeutischen Kosten zu senken (https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf). Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum widerspricht der Regierungspolitik.
 Daher müssen das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales, das für die medizinischen und pharmazeutischen Kosten zuständig ist, und das Finanzministerium, das für die öffentlichen Haushalte zuständig ist, beim Büro für Zivilangelegenheiten des Sekretariats des Obersten Gerichtshofs Beschwerde einreichen. Dieses prüft die Entscheidung und erwägt Maßnahmen zur Reaktion auf die Beschwerden des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales sowie des Finanzministeriums.
Der mit dieser Berufung betraute wissenschaftliche Mitarbeiter des Obersten Gerichtshofs prüft die Gründe für die Entscheidung des Berufungsgerichts gemäß den Reaktionsmaßnahmen des Büros für Zivilangelegenheiten. Am Obersten Gerichtshof prüfen hochrangige Richter, die sogenannten wissenschaftlichen Mitarbeiter des Obersten Gerichtshofs, die Berufungsakte und verfassen ein Urteil, das dann von den Richtern des Obersten Gerichtshofs geändert und verkündet wird.
 In diesem Fall belief sich die Forderung in erster Instanz (Bezirksgericht Tokio, Heisei 30 (Wa) Nr. 38504, Nr. 38508, Urteil vom 30. März 2021) auf 10 Millionen Yen, was einer Teilforderung von 622,1 Millionen Yen gegen Sawai Pharmaceutical entspricht, und 10 Millionen Yen, was einer Teilforderung von 321,05 Millionen Yen gegen Fuso Pharmaceutical entspricht. Das Berufungsgericht ließ jedoch eine erweiterte Änderung der Forderung zu.
In erster Instanz wurde weder eine wörtliche Patentverletzung noch eine äquivalente Patentverletzung aufgrund bewussten Ausschlusses (Anforderung 5) festgestellt. Vorsitzender Richter in erster Instanz war Richter Tanaka Koichi. In der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall äußerte er sich als Forscher am Obersten Gerichtshof zur Methode zur Beurteilung der fünften Äquivalenzanforderung und wurde später Vorsitzender Richter der Abteilung für geistiges Eigentum des Bezirksgerichts Tokio. Er ist ein traditioneller Richter für geistiges Eigentum und Experte für die Beurteilung der Anwendbarkeit der Äquivalenzdoktrin auf Arzneimittelpatente.
 Vorsitzender Richter des Berufungsgerichts ist hingegen Richter Hibiki Shimizu, der auf Arbeitsrechtsstreitigkeiten spezialisiert ist. In den letzten Jahren wurden Richter ohne Spezialisierung auf geistiges Eigentum zu Präsidenten des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum ernannt. Das Sekretariat des Obersten Gerichtshofs, das zur Ernennung von Richtern befugt ist, verfolgt die Politik, keine reinen Richter für geistiges Eigentum auszubilden. In Zivilsachen zählt die Schlussfolgerung, nicht die Begründung. Wenn Richter für geistiges Eigentum ausschließlich im Bereich des geistigen Eigentums ausgebildet würden, würden sie sich mehr mit der Begründung als mit der Schlussfolgerung befassen.
Streitigkeiten um geistiges Eigentum sind wirtschaftliche Angelegenheiten mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Daher ist es in solchen Streitigkeiten notwendig, Urteile zu fällen, die den Auswirkungen auf die Gesellschaft mehr Gewicht verleihen als der Argumentation.
Toray, der Beschwerdeführer (Kläger) in diesem Fall, erleidet in seinem Pharmageschäft aufgrund der Verbreitung von Generika und Preisanpassungen Verluste. Sollte Toray diesen Prozess verlieren, würden Generika zunehmend verbreitet sein und Toray wäre gezwungen, einen Rückzug aus dem Pharmageschäft oder dessen Übertragung an ein anderes Unternehmen in Erwägung zu ziehen.
Das Patentgesetz besagt: „Zweck dieses Gesetzes ist es, Erfindungen zu fördern, indem deren Schutz und Nutzung gefördert werden, um so zur Entwicklung der Branche beizutragen“ (Artikel 1). Ein Verlust von Torays Fall würde dem rechtlichen Ziel des Patentgesetzes zuwiderlaufen und die pharmazeutische Entwicklung behindern.
 Andererseits würde ein Verlust von Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical der Regierungspolitik zuwiderlaufen, die Verwendung von Generika zu fördern und die medizinischen und pharmazeutischen Kosten zu senken.
 Zivilklagen versuchen in der Regel, den Streit durch eine gütliche Einigung beizulegen. Ein Vergleich ist eine Vereinbarung zwischen den Parteien, einander Zugeständnisse zu machen und den Streit zwischen ihnen zu beenden (Artikel 695 des Zivilgesetzbuches). Bei Schadensersatzklagen ist es üblich, dass der Beklagte dem Kläger durch Zahlung eines Geldbetrags einen Kompromiss eingeht. Im vorliegenden Fall vor dem Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum musste der Vergleichsantrag unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Beschwerdeführers (Klägers) und des Beklagten (Beklagten) gestellt werden. Aus Sicht von Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical war die Idee einer außergerichtlichen Einigung durch eine Geldzahlung trotz ihres Sieges in erster Instanz jedoch nicht akzeptabel, und sie hätten dies möglicherweise abgelehnt.
Um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, wechselten sie daher die Seiten und zwangen Toray zu Zugeständnissen und einem Vergleich. Dazu mussten sie zunächst ihren Fall gegen Toray gewinnen.
Der Oberste Gerichtshof für geistiges Eigentum verurteilte Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical daher zur Zahlung erheblichen Schadensersatzes, wodurch diese den Prozess verloren und – ob gewollt oder nicht – Berufung einlegen mussten. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum basierte dieses Mal daher auf der Annahme, der Oberste Gerichtshof würde die möglicherweise schlecht begründete Entscheidung aufheben.
 In der Berufungsverhandlung finden zunächst mündliche Verhandlungen statt (entgegen der Auslegung von Artikel 319 der Zivilprozessordnung), anschließend hebt der Oberste Gerichtshof das ursprüngliche Urteil auf und verweist den Fall an den Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum zurück (Artikel 325 desselben Gesetzes).
In der Zurückverweisungsverhandlung wird der Oberste Gerichtshof für geistiges Eigentum erneut einen Vergleich anstreben, doch dieses Mal wird Toray Zugeständnisse machen. Ein möglicher Vergleichsvorschlag wäre, dass Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical Toray einen Betrag zahlen, der dem in erster Instanz geforderten Betrag entspricht. Gelingt es Toray, einen Vergleich in Höhe des erstinstanzlich geforderten Betrags zu erzielen, hat das Unternehmen sein ursprüngliches Ziel erreicht. Sawai Pharmaceutical und Fuso Pharmaceutical können die Entschädigungssumme auf 1/23 des Betrags vor der Zurückverweisung reduzieren. Das Gericht muss kein Urteil fällen, und die Informationen werden nicht veröffentlicht. Dies ist ein Win-Win-Win-Vergleichsvorschlag. Bei Vorlage des Vergleichsvorschlags droht das Gericht mit der Ablehnung des Antrags, falls Toray ihn nicht annimmt. Dies ist eine gängige Taktik der Gerichte.
Dies verdeutlicht die Bedeutung dieser Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für geistiges Eigentum und die zu erwartenden künftigen Entwicklungen. Wenn der Vorsitzende Richter Shimizu Hibiki eine solche Situation vor seiner Entscheidung vorhersehen konnte, muss er ein kluger Stratege sein.

Folge 23

Zu den Urteilen des Obersten Gerichtshofs zur Äquivalenzlehre gehören der Ball-Spline-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. Februar 1998) und der Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017).
Die im Ball-Spline-Fall dargelegte Äquivalenzlehre geht typischerweise von einer Entlastung des Patentinhabers aus, wenn nach der Anmeldung ein neues Material mit gleicher Wirkung erscheint. Die Beurteilung der Ersetzbarkeit basiert zudem auf dem Zeitpunkt der Patentverletzung. Im Gegensatz dazu stellte sich im Maxacalcitol-Fall die Frage, ob eine Verletzung von Äquivalenten vorlag, als ein zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits vorhandenes Material mit gleicher Wirkung verwendet wurde (Referenz: Bessatsu Patent, Ausgabe November 2021, „Revisiting the Doctrine of Equivalents (Further Consideration of the Fifth Requirement of Equivalents)“ von Ryoichi Mimura (https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)).
Im ursprünglichen Verfahren im Maxacalcitol-Fall (Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Thema geistiges Eigentum vom 25. März 2016) entschied das Gericht bei der Bestimmung des ersten Erfordernisses der Äquivalente (nicht wesentliche Teile): „Da der wesentliche Wert einer patentierten Erfindung nach ihrem Beitrag zum Stand der Technik auf ihrem technischen Gebiet bestimmt wird, sollten die wesentlichen Teile einer patentierten Erfindung anhand der Ansprüche und der Beschreibung der Spezifikation bestimmt werden, insbesondere anhand eines Vergleichs mit dem in der Spezifikation beschriebenen Stand der Technik. (i) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung als größer als der des Stands der Technik eingeschätzt, wird ein Teil der Ansprüche als höhere Konzeptualisierung anerkannt. (ii) Wird der Beitrag der patentierten Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik als nicht so groß eingeschätzt, wird sie als nahezu identisch mit der Beschreibung in den Ansprüchen anerkannt.
“ Auf dieser Grundlage entschied das Gericht bei der Bestimmung des fünften Erfordernisses der Äquivalente (besondere Umstände): „Wenn es objektiv und äußerlich Da zum Zeitpunkt der Anmeldung eine andere Konfiguration außerhalb des Schutzbereichs des Patentanspruchs als Ersatz für einen anderen Teil der in den Ansprüchen beschriebenen Konfiguration anerkannt wurde, kann die Tatsache, dass der Anmelder diese andere Konfiguration nicht in den Ansprüchen beschrieben hat, als „besonderer Umstand“ im Sinne der fünften Voraussetzung angesehen werden.
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs im Maxacalcitol-Fall bestätigte die oben genannte Entscheidung des Untergerichts.Der Maxacalcitol-Fall legte eine Reihe von Methoden zur Bestimmung der ersten Voraussetzung der Äquivalente (nicht wesentliche Teile) und der fünften Voraussetzung (besondere Umstände) fest, sodass eine Verletzung von Äquivalenten auch dann geltend gemacht werden kann, wenn ein Material mit gleicher Wirkung verwendet wird, das zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits existierte.
Die Äquivalentdoktrin wurde im Ball Spline-Fall eingeführt und im Maxacalcitol-Fall weitergeführt.
Seit dem Maxacalcitol-Fall sind Patentverletzungsverfahren in eine neue Phase eingetreten, und sowohl die Verletzung von Wortlaut als auch die Verletzung von Äquivalenten werden in Patentverletzungsverfahren gemeinsam geprüft. In Fällen, in denen der Kläger keine Verletzung gleichwertiger Schutzrechte geltend macht, ermutigen die Gerichte den Kläger in der Regel, eine solche geltend zu machen. Selbst wenn das Gericht den Kläger jedoch zur Geltendmachung einer Verletzung gleichwertiger Schutzrechte ermutigt, beabsichtigt es nicht zwangsläufig, eine solche anzuerkennen. Dies soll verhindern, dass das erstinstanzliche Gericht im Berufungsverfahren auf die mangelnde Fairness seines Verfahrens hinweist.