第２４話

　東レは、経口そう痒症改善剤に関する用途特許（特許第3531170号、延長登録：特願2017-700154号、特願2017-700310号、以下「本件特許権」、2022年11月存続期間満了）に基づき、沢井製薬、扶桑薬品に対し、後発医薬品に関する本件特許権侵害行為による損害賠償請求訴訟を提起しました。その控訴審（知財高裁 令和3年（ネ）第10037号、令和7年5月27日判決）において、沢井製薬、扶桑薬品による後発医薬品の製造販売行為が本件特許権の侵害にあたると認定され、沢井製薬に対して142億9093万余円、扶桑薬品に対して74億7287万余円の賠償金および遅延損害金の支払い命じる判決が言い渡されました。これは、知財訴訟における最高額です。

　今回の知財高裁の判決は、最高裁が提供する裁判例検索サイトでは、公開されていません。これだけ社会的な関心を集めているにもかかわらず、判決が裁判例検索サイトで公開されないのは異常です。これには、何らかの理由があるはずです。

　今回の知財高裁の判決に対し、沢井製薬と扶桑薬品は、最高裁に上告しました。最高裁では、政治的な観点からの審理がなされます。

　政府は増大し続ける医療費・薬剤費を削減するため、後発医薬品の使用を促進しています（https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/h30_jigyou01a_day1.pdf）。今回の知財高裁の判決は、政府の方針に反するものです。このため、医療費・薬剤費を所管する厚生労働省と政府の予算を所管する財務省から、最高裁事務総局民事局に苦情が来ているはずです。同民事局では判決内容を精査し、厚生労働省及び財務省からの苦情に対処するための対応策を検討することになります。

　本件上告を担当する最高裁判所調査官は同民事局の対応策に沿うべく、上告審の判決理由を考えることになります。なお、最高裁では、最高裁判所調査官と呼ばれるエリート裁判官が上告事件の事案を検討して判決の原案を作成し、それを最高裁裁判官が加筆修正して、判決とします。

　本件は、第一審（東京地裁 平成30年（ワ）第38504号、第38508号、令和3年3月30日判決）では、沢井製薬に対する請求額が6億2210万円の一部請求として1000万円、扶桑薬品に対する請求額が3億2105万円の一部請求として1000万円でしたが、控訴審では、訴えの拡張的変更が認められています。

　第一審では、文言侵害は認められず、均等侵害も意識的除外（第5要件）を理由に認められませんでした。第一審の裁判長は、田中孝一裁判官です。マキサカルシトール事件最高裁判決では、最高裁裁判所調査官として均等の第5要件の判断手法を判示し、その後、東京地裁の知的財産権部の裁判長になりました。典型的な知財系裁判官で、医薬品特許に均等論を適用するか否かを判断する専門家です。

　これに対し、控訴審の裁判長は、清水響裁判官で、労働関係訴訟が専門です。近年、知財高裁の裁判長は、知財系が専門ではない裁判官が就任しています。裁判官の人事権を有する最高裁事務総局は、いわゆる知財系裁判官について、純粋培養はしない方針です。民事訴訟で重要なのは、理由付けではなく結論です。知財系裁判官を純粋培養すると、結論よりも理由付けに拘るようになります。

　知財訴訟は経済事件であり、社会に与える影響が大きいです。このため、知財訴訟では、理由付けよりも社会に与える影響を重視した判断をする必要があります。

　今回の事件の控訴人（原告）である東レの医薬事業は、後発医薬品の浸透と薬価改定の影響を受けて赤字です。今回の事件で東レが敗訴すれば、今後、後発医薬品がますます浸透し、東レは医薬事業から撤退あるいは他社への売却を検討せざるを得なくなります。

　特許法は、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しています（同法1条）。東レを敗訴させることは、特許法の法目的に反し、医薬品の開発意欲を減退させることになります。

　しかし、沢井製薬と扶桑薬品を敗訴させることは、後発医薬品の使用を促進して、医療費・薬剤費を削減する政府の方針に反することになります。

　一般に、民事訴訟では、和解による解決を試みます。和解とは、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること」です（民法695条）。損害賠償請求では、被告が原告に解決金を支払って和解するのが一般的です。今回の知財高裁の事件でも、控訴人（原告）側及び被控訴人（被告）側双方の事情を考慮して、和解勧試が行われていたはずです。しかし、沢井製薬、扶桑薬品からすれば、第一審で勝訴しているにもかかわらず、解決金を支払って和解するのは納得がいかず、拒否した可能性があります。

　そこで、和解させるための方策として、譲歩する側を転換し、東レ側を譲歩させて和解に応じさせることです。そのためには、一旦、東レ側を勝訴させる必要があります。

　そこで、知財高裁が考えたのが、沢井製薬、扶桑薬品に高額の賠償金の支払いを命じて敗訴させ、嫌でも上告せざるを得ない状況にします。このため、今回の知財高裁の判決は、最高裁で破棄されることを前提としているので、かなりお粗末な理由付けとなっている可能性があります。

　上告審では、まず口頭弁論を開き（民訴法319条反対解釈）、最高裁は原判決を破棄して知財高裁に差し戻す判決をします（同法325条）。

　差戻し審では、知財高裁は再び和解勧試を行いますが、今度は東レが譲歩する側です。考えられる和解案としては、沢井製薬・扶桑薬品が東レに対し第一審で請求された額相当の解決金を支払うことです。東レは第一審の請求額相当の解決金を得ることができれば当初の目的を達成でき、沢井製薬・扶桑薬品は賠償額を差戻し前の23分の1にすることができます。裁判所は判決を出さずに済み、情報が公開されることを避けることができます。三方良しの和解案です。和解案を提示する際、東レがこの和解案に応じない場合は、請求を棄却するという伝家の宝刀をちらつかせます。裁判所の常套手段です。

　以上が、今回の知財高裁の判決の意義と、今後予想される展開です。今回の判決の清水響裁判長がそこまで先読みして判決したのであれば、かなりの策士です。

第２３話

　均等論の最高裁判決には、ボールスプライン事件（最高裁平成10年2月24日判決）とマキサカルシトール事件（最高裁平成29年3月24日判決）があります。

　ボールスプライン事件が示した均等論は，典型的には出願後に新たな同効材が出現した場合における特許権者の救済を想定したものであり，置換容易性の判断も侵害時を基準とするものです。これに対して，マキサカルシトール事件の事案は，出願時に既に存在した同効材を用いた場合について均等侵害の成否が問題となったものです（参考文献：別冊パテント2021年11月号「均等論再論（均等の第５要件に関する更なる検討）」、三村量一著(https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830)）。

　マキサカルシトール事件の原審（知財高裁平成28年3月25日大合議判決）では、均等の第１要件（非本質的部分）の判断において、「特許発明の実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり，そして，①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許請求の範囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され，②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には，特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」と判示しました。

　その前提の上で、均等の第５要件（特段の事情）の判断において、「出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるときには，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，第５要件における「特段の事情」に当たるものといえる。」と判示しました。

　マキサカルシトール事件の最高裁判決は、上記原審の判断を追認したものです。マキサカルシトール事件は、出願時に既に存在した同効材を用いた場合についても均等侵害を適用できるように、均等の第１要件（非本質的部分）と第５要件（特段の事情）の判断手法をセットで判示したものです。

　均等論は、ボールスプライン事件が生みの親であり、マキサカルシトール事件が育ての親です。

　マキサカルシトール事件以降、特許権侵害訴訟は新たに段階に入り、特許権侵害の審理において、文言侵害と均等侵害がセットで審理されるようになりました。原告が、均等侵害を主張しない場合には、裁判所が均等の主張を促す実務も行われています。ただし、裁判所が原告に均等の主張を促したからといっても、必ずしも均等侵害を認める趣旨ではありません。控訴審において、第一審の審理不尽を指摘されないようにするためです。

第２２話

　企業がブランドイメージを構築しようとする際、製品表面の地模様や包み紙の地模様を権利として保護できれば有効と考えられる場合があります。

　これについて、特許庁の商標審査基準は、商標登録の要件である商標法3条1項6号（需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標）の適用について、「地模様からなる商標について」は、「商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。」と規定しています。すなわち、地模様については、原則登録不可ですが、特別顕著性があれば、登録される場合もあることになります。

　拒絶査定に対する審判において、唐草模様からなる楕円輪郭の内部中央に唐草を組み合わせた楕円図形を表わしてなり、模様の部分は金色、その背影となる部分は薄緑色に着色された商標について、商標法第3条第1項第6号に該当し、商標登録を受けることができないとされました（昭和46年審判第6195号）。

　これに対し、審決取消訴訟では、図形商標を構成する花や唐草模様は、単なる構成上の素材にすぎず、個々の素材がありふれたものであつても、それらの配置、組合せ、彩色等によって、全体として自他商品識別力を生ずることは、十分可能なことは見易いところであるとして、当該審決を取消しました（東京高裁昭和49年(行ケ)第7号同49年9月18日判決）。

　製品表面の地模様や包み紙の地模様を商標登録するには、自他商品識別力を生ずることが必要とされます。そのために、その地模様を使用し続けても、その間に他社が類似の地模様を使用すれば、自他商品識別力を得られません。

　そこで、まず、その地模様を意匠登録します。意匠登録には、新規性（意匠法3条1項）及び創作非容易性（同条2項）が要求されます。すなわち、新規の地模様の方が登録を受け易くなります。意匠権は、意匠登録出願の日から25年権利期間があるので（同法21条1項）、その間の使用によって、自他商品識別力を獲得できれば、意匠権満了後は、商標登録することによって、永続的にその地模様を使用できるようになります。