第40集

本期将探讨一起旨在撤销日本特许厅（JPO）关于外观设计复审裁决的诉讼案件。该案在今年3月引起了广泛关注（知识产权高等法院，2025年（行-经）第10091号；判决日期：2026年3月10日）。
原告针对“摩托车”这一物品提交了外观设计注册申请，并向日本特许厅（JPO）提交了“外观设计丧失新颖性例外适用证明文件”（依据《外观设计法》第4条第3款）。
《外观设计法》中涉及第4条第3款的修订案已于2024年1月1日生效。由于本案所涉申请提交于2023年8月31日，因此适用修订前的《外观设计法》第4条第3款。该条款规定：“欲适用《外观设计法》第4条第2款规定者，须在提交外观设计注册申请的同时，向日本特许厅长官提交相关声明文件；此外，还须在提交外观设计注册申请之日起30日内，提交证明文件，以证实该外观设计（即已落入《外观设计法》第3条第1款第1项或第2项所列情形的外观设计）符合上述例外适用的条件。”
修订后，该条款新增了以下内容：“但若有权获得外观设计注册者曾实施过两次或两次以上导致该外观设计落入《外观设计法》第3条第1款第1项或第2项所列情形的行为，则仅需针对其中最早发生的一次行为提交证明文件即可。”
本案中被公开的外观设计属于摩托车，该摩托车曾在上述证明文件中所提及的展览会上进行过展出。针对本外观设计申请，审查员在最初的驳回理由通知中，将某出版机构编辑部拍摄的一款曾在展览会上公开展示的摩托车照片作为“对比设计”予以引用。
原告提交书面意见后，审查员又提出了新的驳回理由。此次引用的对比设计是一张由该出版机构编辑部制作的计算机生成（CG）图像，该图像出现在该机构运营网站上的一篇文章中。
原告再次提交了书面意见，但随后仍收到了驳回决定；原告遂针对该决定提起上诉。对此，日本特许厅（JPO）作出复审决定，认定“上诉理由不成立”。
该决定的核心逻辑如下：申请注册的外观设计与对比设计属于同一类物品，且在形状及其他特征上相近，因此被认定为“相似”。此外，由于该编辑部发布的“预测性”CG图像无法被视为与实际展出的原型设计“实质相同”，因此不适用“丧失新颖性例外”条款。据此，该外观设计属于《外观设计法》第3条第1款第3项所规定的不得注册的情形。同时，由于没有证据表明该对比设计系未经授权的创作，或其公开违背了申请人的意愿，因此《外观设计法》第4条第1款的规定也不适用。
原告提起诉讼，请求撤销日本特许厅的上述复审决定。原告提出的撤销理由包括：第一，在适用“丧失新颖性例外”条款时存在错误；第二，在评估申请注册的外观设计与对比设计之间的相似性时存在错误。
在针对该复审决定的撤销诉讼中，原告代理律师援引《外观设计审查指南》主张该决定违法，但该主张最终被驳回。如前所述——并援引最高法院的一项先例（1978年10月4日大法庭判决；1975年（行津）第120号案；《民集》第32卷第7号，第1223页）——审查指南并不具备法律规范的地位。本案判决也确认了这一点，指出“外观设计审查指南不具备法律规范的地位”。在寻求撤销行政决定（例如日本特许厅所作出的审决）的诉讼中，司法审查的对象并非该决定是否符合审查指南，而是所行使的权力是否超出了法律所赋予的裁量权范围，或者是否构成了对该裁量权的滥用（《行政事件诉讼法》第30条）。
接下来，让我们探讨在本案中，为撤销相关行政决定而应提出的论点。
回归基本原则，有观点指出：“无形财产法本质上旨在禁止不正当竞争”（《法学基础3：财产》，第290页；中山信弘著《无形财产权》）。
摩托车制造商与摩托车杂志出版商之间并非竞争关系，而是一种“合作关系”。
当摩托车杂志出版商根据摩托车制造商所展示的原型车设计，制作并发布计算机生成（CG）图像——即对未来可能上市产品的设计进行预测——且该预测设计与最终实际产品高度相似时，出版商在读者群中的声誉会随之提升，进而带动杂志销量的增长。
对于摩托车制造商而言，出版商这种制造话题的行为，有助于促进其新产品的销售。
简而言之，摩托车制造商与摩托车杂志出版商之间可被视为存在一种“合作关系”。即便由这种具有合作关系的商业主体所公开的预测性CG图像，在实质内容上与展会上实际展出的原型车设计并非完全相同，该CG图像的披露也可被视为等同于由有权获得外观设计注册的人所实施的披露行为。这种解读也符合《外观设计法》第1条所规定的“促进产业发展”这一立法宗旨。
接下来，我们将探讨：若由具有合作关系的商业主体制作并披露了预测性CG图像，该披露行为若要适用《外观设计法》第4条第2款，是否必须满足该法第4条第3款所规定的程序要求。由于本申请的申请日为2023年8月31日，因此适用2023年修订前《外观设计法》第4条第3款的规定。“鉴于该条款旨在确立一种针对‘丧失新颖性’的例外情形，若因权利人的行为导致了多次公开，原则上应针对每一次公开分别履行法定程序。然而，若某次公开与已履行法定程序的另一次公开密切相关，且可被视为实质上相同，则无需针对该次公开另行履行程序，即可适用上述例外规定。”（知识产权高等法院2023年6月12日判决；案号：2023（行け）10008）
此外，尽管下述判例涉及专利案件，但法院指出：“鉴于《专利法》第30条第2款旨在确立一种针对‘丧失新颖性’的例外情形，若因权利人的行为导致了发明内容的多次公开，原则上应针对每一次公开分别履行法定程序。然而，若某次公开与已履行法定程序的另一次公开密切相关，且可被视为实质上相同，则无需针对该次公开另行履行程序，即可适用上述例外规定。”（大阪地方法院2017年4月20日判决；案号：2016（わ）928）
综上所述，对于处于合作关系中的商业主体所制作的“预测性CG（计算机图形）”的公开情形，若要援引《外观设计法》第4条第2款规定的例外情形，则无需履行该法第4条第3款所规定的程序。
需注意，对于2024年1月1日及之后提交的外观设计注册申请，适用《外观设计法》（2023年修订版）第4条第3款；因此，在主张适用“丧失新颖性例外”条款时，已无需再援引司法判例作为依据。
鉴于上述情况，在本案（旨在撤销原审裁决的诉讼）中，应主张原审裁决违背了立法目的（《外观设计法》第1条），并构成了对法律所赋予裁量权的滥用（《行政案件诉讼法》第30条）。
即便知识产权高等法院未采纳这一论点，也值得向最高法院提起上诉；若最高法院作出有利于我们的判决，这将成为知识产权法领域具有里程碑意义的先例。

第39集

5月下旬至6月上旬期间，专利代理师圈子里有一本书成了热门话题：
《专利实务中关于创造性的一切》
该书由八位具有理工科背景的专利代理师撰写，并由一位同样具备理工科背景的律师担任监修。虽然我有些后知后觉，但也从图书馆借来翻阅了一番（不过并未通读全书）。
在第一章第1-2节“关于创造性判断的基本概念”中，该书只是简单地照搬了日本特许厅（JPO）审查标准中关于“本领域技术人员”、“逻辑构建（逻辑推理）”、“公知常识”、“周知或惯用技术”以及“现有技术”等术语的定义。看来，作者和监修者似乎认为，探讨“创造性”就等同于照搬审查标准。
此外，在“专栏3：事后诸葛亮（Hindsight）”中，该书虽然引用并解读了审查标准，但其背后的依据其实是一份具体的知识产权高等法院判决（知识产权高等法院2008年（行溪）第10096号案，2009年1月28日判决）。
顺带一提，“审查标准”的定义是“根据法律法规的规定，判断是否给予申请所请求的许可、批准等事项时所必需的标准”（《行政程序法》第2条第8项(b)）。
通常认为，这些审查标准并不具备法律效力，也不构成司法判决的约束性规范（来源：《行政程序法逐条解说 [修订版行政不服审查法对应]》；行政管理研究中心编）。
关于此问题，最高法院曾作出如下判决：“即便行政机关针对其拥有裁量权的事项制定了行使裁量权的准则，该准则的本质目的在于确保行政机关所作处分的妥当性；因此，即使作出的处分违反了上述准则，原则上仅涉及妥当与否的问题，该处分并不因此自动构成违法。唯有当处分超出了法律允许的裁量权范围或构成裁量权滥用时，该处分方为违法，法院也仅在此类情形下可撤销该处分；《行政案件诉讼法》第30条的规定仅旨在明确这一原则。”（最高法院大法庭判决，1978年10月4日；案号：1975年（行津）第120号；《民集》第32卷第7号，第1223页）。
换言之，审查标准对法院不具有法律约束力，这一点不言自明；其对审查员或审判官（审理人员）同样不具有法律约束力。因此，即使审查员或审判官得出的结论与审查标准不一致，仅凭这一点并不构成违法。
请求撤销审判决定的诉讼适用《行政案件诉讼法》的相关规定（《专利法》第67条第3款第9项）。因此，此类诉讼中司法审查的对象并非审判程序中所作决定是否符合审查标准，而是该决定是否超出了法律允许的裁量权范围或构成了裁量权滥用（《行政案件诉讼法》第30条）。
虽然在审查阶段提出反驳意见时可以援引审查标准，但在审判阶段提出反驳意见时，应当援引司法先例或法院判决，而非审查标准。这是因为，如果行政复审导致了驳回申请的决定，而该决定随后在寻求撤销它的诉讼中被推翻，这会对行政法官的绩效评估产生负面影响。
法院判决可分为两类：*hanrei*（具有约束力的先例）和 *saibanrei*（司法先例/法院判决）。术语“*hanrei*”指的是包含适用于其他案件的法律解释的判决；仅阐述针对特定案情的理由的判决，不属于 *hanrei*（最高裁判所第一小法庭1953年2月12日判决；1951年（A）第3474号案；《刑集》第7卷第2号，第211页）。换言之，判决是由最高裁判所、高等裁判所还是地方裁判所作出的，与区分 *hanrei* 和 *saibanrei* 无关。既有最高裁判所作出的 *saibanrei*，也有地方裁判所作出的 *hanrei*。然而，只有最高裁判所的 *hanrei*（若无此类判决，则为审理上诉的高等裁判所的 *hanrei*）才能作为申请受理终审上诉（*jokoku*）的依据（《民事诉讼法》第318条第1款）。
值得注意的是，涉及“创造性”的最高裁判所判决仅有一项：
・最高裁判所第三小法庭2019年8月27日判决；2018年（行ヒ）第69号案；《集民》第262号，第51页。
在探讨专利的创造性时，首先必须从各类知识产权判决中识别出 *hanrei*；然而，对于非法律专业人士而言，要在海量的法院判决中区分出 *hanrei* 并非易事。因此，若希望获取专业的法律见解，建议参阅以下文章：
高部真理子所著的《关于创造性的考量》（刊载于《Patent》杂志2022年1月刊）
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3931
该文作者是知识产权诉讼领域的专家，曾担任知识产权高等法院院长及最高裁判所调查官。

第38集

关于《幻兽帕鲁》（Palworld）的诉讼案及相关专利申请，一直是人们热议的话题。
这是一起由任天堂株式会社（Nintendo Co., Ltd.）和宝可梦公司（The Pokémon Company）针对《幻兽帕鲁》游戏软件开发商及发行商 Pocketpair, Inc. 提起的专利侵权诉讼。
涉及游戏软件的权利侵权问题时，通常可能存在著作权侵权和专利侵权两种情况。
著作权侵权诉讼要求证明“相似性”与“依赖关系”，这构成了较高的举证门槛。例如，GREE, Inc. 曾起诉 DeNA Co., Ltd. 等公司，主张其移动互联网游戏《钓鱼游戏城2》（Tsuri-ge Town 2）侵犯了原告的著作权；虽然一审法院颁发了禁令并判令赔偿部分损失，但上诉法院认定不构成著作权侵权，从而推翻了原判。
在专利侵权诉讼中，原告通常主张游戏算法侵犯了其专利权。原告可以通过将原始专利申请的一部分分离出来并继续进行程序，针对被控侵权产品提交“分案申请”，从而获得战略优势。
被告可以通过修改被控侵权产品的设计来规避侵权。在此类情况下，原告可能会主张适用“等同原则”，或者针对修改后的产品提交新的分案申请。
被告也可以基于专利无效理由提出抗辩（依据《专利法》第104条之3）。
专利侵权诉讼犹如综合格斗。即便你认为自己占据了上风，对手的一个反击动作也可能瞬间扭转局势。
法院往往倾向于通过和解而非正式判决来解决案件（依据《民事诉讼法》第89条）。达成和解可使法院免去撰写判决书的负担。虽然法院记录通常向公众公开（依据该法第91条第1款），但涉及和解条款的内容会被保密（依据第91条第2款后段），从而允许当事人避免公开和解细节。在针对《幻兽帕鲁》（Palworld）的诉讼中，一件分案申请（专利申请号 2026-19762）——即源自作为本案诉讼基础的专利（原申请优先权日为2021年12月）的分案——引发了关注。该分案申请收到了一份驳回通知，理由是第三方提交了相关信息（一段游戏软件视频），而该视频的发布时间可追溯至2013年。
据推测，原告提交该分案申请的初衷，是希望在法院建议和解时能争取到更有利的和解条件；然而，由于该申请因一段发布于原专利优先权日之前的视频而被驳回，原告实际上为对方主张该专利无效提供了依据。简而言之，他们此举可谓是“捅了马蜂窝”。