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第40集

本期将探讨一起旨在撤销日本特许厅(JPO)关于外观设计复审裁决的诉讼案件。该案在今年3月引起了广泛关注(知识产权高等法院,2025年(行-经)第10091号;判决日期:2026年3月10日)。
原告针对“摩托车”这一物品提交了外观设计注册申请,并向日本特许厅(JPO)提交了“外观设计丧失新颖性例外适用证明文件”(依据《外观设计法》第4条第3款)。
《外观设计法》中涉及第4条第3款的修订案已于2024年1月1日生效。由于本案所涉申请提交于2023年8月31日,因此适用修订前的《外观设计法》第4条第3款。该条款规定:“欲适用《外观设计法》第4条第2款规定者,须在提交外观设计注册申请的同时,向日本特许厅长官提交相关声明文件;此外,还须在提交外观设计注册申请之日起30日内,提交证明文件,以证实该外观设计(即已落入《外观设计法》第3条第1款第1项或第2项所列情形的外观设计)符合上述例外适用的条件。”
修订后,该条款新增了以下内容:“但若有权获得外观设计注册者曾实施过两次或两次以上导致该外观设计落入《外观设计法》第3条第1款第1项或第2项所列情形的行为,则仅需针对其中最早发生的一次行为提交证明文件即可。”
本案中被公开的外观设计属于摩托车,该摩托车曾在上述证明文件中所提及的展览会上进行过展出。针对本外观设计申请,审查员在最初的驳回理由通知中,将某出版机构编辑部拍摄的一款曾在展览会上公开展示的摩托车照片作为“对比设计”予以引用。
原告提交书面意见后,审查员又提出了新的驳回理由。此次引用的对比设计是一张由该出版机构编辑部制作的计算机生成(CG)图像,该图像出现在该机构运营网站上的一篇文章中。
原告再次提交了书面意见,但随后仍收到了驳回决定;原告遂针对该决定提起上诉。对此,日本特许厅(JPO)作出复审决定,认定“上诉理由不成立”。
该决定的核心逻辑如下:申请注册的外观设计与对比设计属于同一类物品,且在形状及其他特征上相近,因此被认定为“相似”。此外,由于该编辑部发布的“预测性”CG图像无法被视为与实际展出的原型设计“实质相同”,因此不适用“丧失新颖性例外”条款。据此,该外观设计属于《外观设计法》第3条第1款第3项所规定的不得注册的情形。同时,由于没有证据表明该对比设计系未经授权的创作,或其公开违背了申请人的意愿,因此《外观设计法》第4条第1款的规定也不适用。
原告提起诉讼,请求撤销日本特许厅的上述复审决定。原告提出的撤销理由包括:第一,在适用“丧失新颖性例外”条款时存在错误;第二,在评估申请注册的外观设计与对比设计之间的相似性时存在错误。
在针对该复审决定的撤销诉讼中,原告代理律师援引《外观设计审查指南》主张该决定违法,但该主张最终被驳回。如前所述——并援引最高法院的一项先例(1978年10月4日大法庭判决;1975年(行津)第120号案;《民集》第32卷第7号,第1223页)——审查指南并不具备法律规范的地位。本案判决也确认了这一点,指出“外观设计审查指南不具备法律规范的地位”。在寻求撤销行政决定(例如日本特许厅所作出的审决)的诉讼中,司法审查的对象并非该决定是否符合审查指南,而是所行使的权力是否超出了法律所赋予的裁量权范围,或者是否构成了对该裁量权的滥用(《行政事件诉讼法》第30条)。
接下来,让我们探讨在本案中,为撤销相关行政决定而应提出的论点。
回归基本原则,有观点指出:“无形财产法本质上旨在禁止不正当竞争”(《法学基础3:财产》,第290页;中山信弘著《无形财产权》)。
摩托车制造商与摩托车杂志出版商之间并非竞争关系,而是一种“合作关系”。
当摩托车杂志出版商根据摩托车制造商所展示的原型车设计,制作并发布计算机生成(CG)图像——即对未来可能上市产品的设计进行预测——且该预测设计与最终实际产品高度相似时,出版商在读者群中的声誉会随之提升,进而带动杂志销量的增长。
对于摩托车制造商而言,出版商这种制造话题的行为,有助于促进其新产品的销售。
简而言之,摩托车制造商与摩托车杂志出版商之间可被视为存在一种“合作关系”。即便由这种具有合作关系的商业主体所公开的预测性CG图像,在实质内容上与展会上实际展出的原型车设计并非完全相同,该CG图像的披露也可被视为等同于由有权获得外观设计注册的人所实施的披露行为。这种解读也符合《外观设计法》第1条所规定的“促进产业发展”这一立法宗旨。
接下来,我们将探讨:若由具有合作关系的商业主体制作并披露了预测性CG图像,该披露行为若要适用《外观设计法》第4条第2款,是否必须满足该法第4条第3款所规定的程序要求。由于本申请的申请日为2023年8月31日,因此适用2023年修订前《外观设计法》第4条第3款的规定。“鉴于该条款旨在确立一种针对‘丧失新颖性’的例外情形,若因权利人的行为导致了多次公开,原则上应针对每一次公开分别履行法定程序。然而,若某次公开与已履行法定程序的另一次公开密切相关,且可被视为实质上相同,则无需针对该次公开另行履行程序,即可适用上述例外规定。”(知识产权高等法院2023年6月12日判决;案号:2023(行け)10008)
此外,尽管下述判例涉及专利案件,但法院指出:“鉴于《专利法》第30条第2款旨在确立一种针对‘丧失新颖性’的例外情形,若因权利人的行为导致了发明内容的多次公开,原则上应针对每一次公开分别履行法定程序。然而,若某次公开与已履行法定程序的另一次公开密切相关,且可被视为实质上相同,则无需针对该次公开另行履行程序,即可适用上述例外规定。”(大阪地方法院2017年4月20日判决;案号:2016(わ)928)
综上所述,对于处于合作关系中的商业主体所制作的“预测性CG(计算机图形)”的公开情形,若要援引《外观设计法》第4条第2款规定的例外情形,则无需履行该法第4条第3款所规定的程序。
需注意,对于2024年1月1日及之后提交的外观设计注册申请,适用《外观设计法》(2023年修订版)第4条第3款;因此,在主张适用“丧失新颖性例外”条款时,已无需再援引司法判例作为依据。
鉴于上述情况,在本案(旨在撤销原审裁决的诉讼)中,应主张原审裁决违背了立法目的(《外观设计法》第1条),并构成了对法律所赋予裁量权的滥用(《行政案件诉讼法》第30条)。
即便知识产权高等法院未采纳这一论点,也值得向最高法院提起上诉;若最高法院作出有利于我们的判决,这将成为知识产权法领域具有里程碑意义的先例。