第３２話

　第７話では、特許明細書を作成する際、発明の効果等を書き過ぎると権利範囲を狭めるとの指摘について解説しました。

　発明の進歩性と効果の関係について、裁判例（東京高裁平成14年(行ケ)第460号同16年3月23日判決）では、「発明の進歩性は，原則として客観的な構成により判断されるべきである。その構成により特定の課題を解決しようとすること自体は，つまるところ，発明者の主観的な意図にすぎず，そのような意図の存在をもって特許性を肯定することは，結局，客観的には同じ構成の特許を複数認める結果を招来するものであって，採用することができない。ただし，当該構成のものとしても，当業者が容易に予想も発見もし得ないような効果を発見したときなどに，例外的に，構成自体は容易に推考できる発明にも，特許を認める余地はあろう。」と判示しています。

　この発明の進歩性と効果の関係について、最高裁判決（最高裁平成30年(行ヒ)第69号令和元年8月27日第三小法廷判決・集民第262号51頁）は、「化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法がある」と判示しました。

　本判決は、「化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無」という特定の分野に関する判断ですが、基本的な考え方は特許出願の審査における進歩性の判断にも適用できます。

　発明の特徴が基本的な構成にあるのか、あるいはその構成による顕著な効果にあるかで明細書の効果の記載の仕方が変わります。

　明細書作成に際し、出願時に本件発明の構成が奏する効果として当業者が予測することができるか否か，当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討し、そのような顕著な効果があれば、明細書に記載すべきということになります。

　現在、特許権侵害訴訟において均等侵害が審理されるようになっています（第２３話参照）。本件発明と構成が異なる被疑侵害品に対して均等侵害を認められやすくするため、均等の第２要件（同一の作用効果を奏するもの）を明確化するために本件発明によって得られる有利な効果を記載することは有効と考えられます。均等侵害を認められやすくすることは、権利範囲を広げることにつながります。