第３１話

　特許請求の範囲の補正又は訂正における除くクレームについて解説します。

　「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう（審査基準第2章3.3.1(4)除くクレームとする補正の場合）。

　「除くクレーム」について、知財高裁平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日大合議判決を引用して解説します。

　本判決は、「除くクレーム」とする訂正が認められるかどうかを判断する前提として，訂正の要件として特許法が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について，次のような一般的な判断基準を提示した。

　『明細書又は図面に記載した事項』とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる」。

　その上で，次のように判示して，特許出願に係る発明のうち，特許出願時には公開されていなかった先願発明と同一である部分を，いわゆる「除くクレーム」によって除外する訂正を請求する場合についても，一般的な判断基準が適用されることを明らかにした。

　「・・・特許権者は特許出願時において先願発明の存在を認識していないから当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，特許法１３４条の２第１項ただし書が適用されることに変わりはなく，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正であるというべきである。

　「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とする考え方は適切ではない。すなわち「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。

　したがって，「除くクレーム」とする補正についても当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，最終的に，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになる。