第23集

最高法院关于等同原则的裁决包括Ball Spline案(最高法院于1998年2月24日作出裁决)和Maxacalcitol案(最高法院于2017年3月24日作出裁决)。
Ball Spline案中提出的等同原则通常假设,当具有相同效果的新材料在申请后出现时,专利持有人可以获得救济,并且替代的简易性判断也基于侵权发生的时间。相比之下,在马沙骨化醇案中,当使用了申请时已经存在的、具有相同效果的材料时,是否构成等同物侵权的问题就出现了(参考文献:Bessatsu Patent 2021年11月刊,《再论等同物原则(对等同物第五要件的进一步思考)》,作者:三村量一(https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3830))。
在马沙骨化醇案(2016年3月25日知识产权高等法院大法庭判决)的原审中,法院在认定第一项等同要件(非必要部分)时裁定:“鉴于专利发明的实质性价值是根据其与所属技术领域的现有技术相比所做出的贡献程度来判断的,因此,专利发明的必要部分应当根据权利要求书和说明书的记载,特别是与说明书中记载的现有技术进行比较来判断;(i)如果专利发明的贡献程度被评价为大于现有技术,则权利要求书中的一部分应当被认定为更高概念化;(ii)如果专利发明的贡献程度被评价为与现有技术相比并不大,则应当认定为与权利要求书中的记载几乎相同。
”基于此前提,在认定第五项等同要件(特殊情况)时,法院裁定:“当客观且外部认定,在提交申请时,专利权利要求范围之外的另一种配置被认定为权利要求中所述配置的不同部分的替代品,而申请人未在权利要求中描述该其他配置这一事实,可以说是第五个要求下的“特殊情况”。
Maxacalcitol案的最高法院裁决确认了下级法院的上述裁决。Maxacalcitol案规定了一套确定等同物第一要求(非必要部分)和第五个要求(特殊情况)的方法,因此即使在使用了申请时已存在的具有相同效果的材料的情况下,也可以适用等同物侵权。
等同物原则在Ball Spline案中诞生,并在Maxacalcitol案中得到发展。
自马沙骨化醇案以来,专利侵权诉讼进入了新的阶段,在专利侵权诉讼中,文字侵权和等同侵权被一并审查。在原告未主张等同侵权的案件中,法院通常会鼓励原告主张等同侵权。然而,即使法院鼓励原告主张等同侵权,也未必会认定等同侵权。这是为了防止一审法院在上诉法院指出其程序缺乏公正性。